méxico - iccmx.com · 2015-07-20 · revista pauta no. 44 2 carta del presidente estimados socios...

México International Chamber of Commerce La organización mundial de las empresas

INDICE GENERAL

Pauta 44, junio 2004

CARTA DEL PRESIDENTE Lic. Luis de la Peña Stettner

PRESENTACION INAUGURAL

Lic. Carlos Müggenburg R. V.

INAUGURACIÓN Ing. Carlos Espinosa Castillo

MODULO 1. PATENTES FARMACÉUTICAS Y REGISTROS SANITARIOS

Lic. Esteban Gorches Guerrero y Lic. Armando Gómez Violante

MODULO II. MARCAS VS RESERVAS Lic. Bernardo Herrerías Franco

MÓDULO III. DAÑOS Y PERJUICIOS VS DECLARATORIA DE INFRACCION

Lic. Carlos Loperena Ruiz y Lic. Arturo Reyes Lomelín

MODULO IV. NORMAS OFICIALES VS. MARCAS Dra. Carmen Quintanilla Madero vs. Lic. Manuel Guerra Zamarro

MODULO V. PUBLICIDAD DE MARCAS Y SU RELACION CON OTRAS DISCIPLINAS DEL DERECHO

Lic. Julio Campuzano Reyes-Retana y Lic. Agustín Velázquez García López

MODULO VI. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL VS PRACTICAS MONOPÓLICAS Lic. Francisco Fuentes Ostos y Lic. Gabriel Pardo Lelo de Larrea

MODULO VII. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EXISTEN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO

Lic. Alejandro Staines Anzaldo

REVISTA PAUTA No. 44

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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados Socios y Amigos: En nombre del Consejo Directivo de ICC México, el cual me honro en presidir, me es grato presentar a usted el número 44 de “ICC México Pauta, Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio”, el cual incluye las memorias del Seminario: “La Protección Integral de los Derechos de Propiedad Intelectual; Interacción con Otros Derechos y/o Legislaciones”. Realizado el pasado 19 de Febrero de 2004, en la Ciudad de México. Este Seminario fue organizado por el Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, con el apoyo de su Comisión de Propiedad Intelectual e Industrial; a quienes agradecemos públicamente el continuo esfuerzo, apoyo y colaboración en la organización de este tipo de eventos sobre la materia. En este ejemplar, hemos incluido las memorias y ponencias que los expositores de este Seminario, tuvieron a bien otorgarnos, con la finalidad de difundir el conocimiento de la Propiedad Intelectual y sus alcances en otras áreas del Derecho en nuestro país. Como podrán observar al leer estas memorias, el campo de la Propiedad Intelectual, esta teniendo día con día mayor relevancia e importancia en su relación con otras disciplinas. Los temas incluidos en este documento son: Patentes Farmacéuticas y Registros Sanitarios, Marcas vs Reservas, Daños y Perjuicios vs Declaratoria de Infracción, Normas Oficiales vs Marcas, Publicidad de Marcas y su Relación con Otras Disciplinas del Derecho, Derecho de Propiedad Intelectual vs Prácticas Monopólicas y Nombres de Dominio vs Signos Distintivos. Tenemos la seguridad que los presentes artículos serán de interés y gran utilidad para usted y su empresa; por lo que ICC México se reitera a sus órdenes para ofrecer a usted los beneficios que ofrece esta Organización Mundial de las Empresas, para apoyarlos en el conocimiento y utilización de la Propiedad Intelectual. Cordialmente,

Luis de la Peña Stettner Presidente ICC México


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ÍNDICE

ÍNDICE...................................................................................................................................................................................................................... 3

PRESENTACION INAUGURAL........................................................................................................................................................................... 4

INAUGURACIÓN.................................................................................................................................................................................................... 5

MODULO 1. PATENTES FARMACÉUTICAS Y REGISTROS SANITARIOS......................................................................................... 7

PRESENTACIÓN LIC. ESTEBAN C. GORCHES G................................................................................................................................................7 I. Introducción................................................................................................................................................................................................. 7 II. Planteamiento del problema........................................................................................................................................................... 8 III. Definición de patente ....................................................................................................................................................................... 8 IV. Conclusion preliminar...................................................................................................................................................................12 VI. Conclusiones....................................................................................................................................................................................12

PRESENTACIÓN. LIC. ARMANDO GÓMEZ VIOLANTE...................................................................................................................................12 SESIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS, MÓDULO 1 ..........................................................................................................................................14

MODULO II. MARCAS VS RESERVAS ..........................................................................................................................................................16

PRESENTACIÓN LIC. BERNARDO HERRERÍAS FRANCO.................................................................................................................................16

MÓDULO III. DAÑOS Y PERJUICIOS VS DECLARATORIA DE INFRACCION................................................................................21

PRESENTACIÓN LIC. CARLOS LOPERENA RUIZ. ............................................................................................................................................21 PRESENTACIÓN LIC. ARTURO LOMELÍN. .......................................................................................................................................................23 PRESENTACIÓN II. LIC. CARLOS LOPERENA RUIZ........................................................................................................................................24 SESIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS. ...............................................................................................................................................................27

MODULO IV. NORMAS OFICIALES VS. MARCAS...................................................................................................................................30

PRESENTACION LIC. CARMEN QUINTANILLA MADERO .............................................................................................................................30 PRESENTACIÓN LIC. MANUEL GUERRA ZAMARRO:....................................................................................................................................32 SESIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS. ...............................................................................................................................................................34

MODULO V. PUBLICIDAD DE MARCAS Y SU RELACION CON OTRAS DISCIPLINAS DEL DERECHO ..................................37

PRESENTACIÓN DEL LIC. JULIO CAMPUZANO REYES-RETANA Y EL LIC. AGUSTÍN VELÁZQUEZ GARCÍA LÓPEZ ..........................37

MODULO VI. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL VS PRACTICAS MONOPÓLICAS ...................................................46

PRESENTACIÓN LIC. FRANCISCO FUENTES OSTOS........................................................................................................................................46 PRESENTACIÓN LIC. GABRIEL PARDO LELO DE LARREA ...........................................................................................................................47 TEMPORALIDAD. ................................................................................................................................................................................................47 AGOTAMIENTO DEL DERECHO........................................................................................................................................................................48 UTILIDAD PÚBLICA............................................................................................................................................................................................48 LICENCIAS OBLIGATORIAS. ...............................................................................................................................................................................48 USOS NO LUCRATIVOS........................................................................................................................................................................................49 SESIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS. ...............................................................................................................................................................54

MODULO VII. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EXISTEN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO .....56

PRESENTACIÓN LIC. ALEJANDRO STAINES ANZALDO................................................................................................................................56


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PRESENTACION INAUGURAL

Lic. Carlos Müggenburg R. V. 19 DE FEBRERO DE 2004 Como lo sugiere el título de este seminario del Capítulo Mexicano de la International Chamber of Commerce “La Protección Integral de los Derechos de Propiedad Intelectual; Interacción con Otros Derechos y/o Legislaciones”, la práctica de la profesión en materia de propiedad intelectual nos lleva a interactuar con otras disciplinas jurídicas, con las que muchas veces se complementa de manera congruente como parte de un sistema jurídico uniforme; sin embargo, en otras más, que nos gustaría que fueran las menos, no solo parece sino realmente se contrapone con ellas. Es ahí en donde la labor del jurista, no solo práctico de la materia sino sobre todo el estudioso de la misma, queda obligado éticamente a identificar las contrariedades, razonarlas y definir conforme al bien cualitativamente mayor, dentro de los intereses jurídicos protegidos, como hacerlas compatibles y si ello no es posible por ser inclusive contradictorias, cual debe prevalecer. El propósito de este seminario es precisamente que el jurista un tanto abstraído de los intereses inclusive legítimos de sus clientes, en un plano conceptual y un tanto más objetivo, pueda definir posiciones jurídicas que permitan generar una orientación técnicamente correcta para las autoridades aplicadoras de las normas y quizá y aún más importante, constituyan una enseñanza para que los que hacen la ley desgraciadamente en su mayoría tan ajenos a la práctica del derecho, humildemente se dejen guiar para crear un sistema jurídico congruente. De esta forma resulta indispensable que temas tan controversiales como (i) la subordinación de un registro sanitario a la existencia de patentes farmacéuticas, (ii) la prevalencia de una marca sobre una reserva obtenida subsecuentemente (iii) la intolerancia de nombres de dominio que usurpan signos distintivos registrados con independencia del medio de difusión (iv) la compatibilzación de las normas oficiales con la legislación particularmente marcaria (v) el uso no abusivo de la publicidad en deterioro de las marcas, (vi) los derechos de propiedad intelectual como excepciones de prácticas monopólicas y (vii) la coordinación entre determinación de infracción y los daños y perjuicios, sean sacados a la luz y resueltas sus contradicciones. Los temas anteriores que constituyen algunos ejemplos de la necesidad de proporcionar soluciones integrales a los problemas jurídicos en materia de propiedad intelectual y sobre todo de soluciones de la complejidad de éstos mediante la identificación de los intereses jurídicos a proteger, haciéndoles compatibles cuando lo sean o haciendo prevalecer al que comprenda al bien jurídicamente superior, pero dejando de lado la práctica de una mera supuesta transacción de intereses políticos que si de cortísimo plazo parecen resolver las diferencias, tarde o temprano generan inseguridad jurídica general y con ello inestabilidad inclusive política.


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INAUGURACIÓN

Ing. Carlos Espinosa Castillo Mi nombre es Carlos Espinosa, soy Ingeniero Químico y Administrador de Empresas y soy el Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio para aquellos que no me conocen. Me voy a permitir el día de hoy, a nombre de nuestro presidente el Lic. Luis de la Peña Stettner, Presidente del Consejo Directivo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio y del mío les damos la más amplia y cordial bienvenida al Seminario sobre la Protección Integral de los Derechos de Propiedad Intelectual, Interacción con otros Derechos y/o Legislaciones. Este seminario ha sido creado y organizado por esta Comisión de Propiedad Intelectual e Industrial presidida por los aquí presentes y por un grupo de importantes abogados que forman parte de la mesa directiva de esta comisión y quienes a lo largo de este día participaran activamente como catedráticos en las diversas ponencias que se presentaran las cuales estamos seguros que serán de interés de todos los presentes. Reconocemos públicamente el esfuerzo del Comité Organizador de este Seminario, realmente su apoyo ha sido muy necesario y ha sido muy útil, muchas gracias a esta parte, por lo que le agradecemos su amplia colaboración en el diseño, la estructura y realización de este evento. Agradecemos también a cada uno de ustedes por su interés y participación y les deseo a ustedes el mayor éxito en esta jornada por lo que cedo la palabra al Lic. Carlos Müggenburg para que se realice la inauguración oficial de este seminario, muchísimas gracias a todos ustedes; quiero decirles también que atrás de todo esto hay un equipo que me decía ahorita Carlos qué cuántos eran, le digo que son cinco personas de las cuales cinco son chicas que hecho un trabajo que no lo van a sentir pero lo van a ver. Buenos días, muchas gracias a los ponentes, quienes no solo le han dedicado mucho tiempo a la organización del evento mismo desde hace ya algún tiempo, sino también por el tiempo que le han dedicado a la preparación de sus ponencias y que le han distraído de sus actividades personales, profesionales, inclusive familiares porque es generalmente a donde se le resta el tiempo para estas cuestiones y además de la generosidad que tienen en darnos ya digeridos intelectualmente los temas que ellos manejan para facilitarnos la comprensión de los mismos. Debo mencionar que como el nombre del seminario lo indica, se escogió que despertara interés en virtud como lo dice el propio título del seminario la interacción que se da entre la materia de la propiedad intelectual y otras materias con el ánimo de buscar su complementación, ese es alguno de los objetivos y si ello no es posible cuando haya verdadera contraposición y no sea posible complementar esos temas que en la práctica vivimos como conflictivos pues habrá que efectivamente, buscar cuál de las instituciones en conflicto habrán de prevalecer, habrá que ver que intereses jurídicos son de mayor valor para hacerlo prevalecer y es un poco en alguna medida el objetivo de este evento identificar las contradicciones en el sistema jurídico, buscar su complementariedad si es posible y si no, pues en contar lo que debe prevalecer. Afortunadamente los podemos hacer como dije, con la presencia de nuestros comparecientes todos ellos expertos en la materia que verdaderamente la viven no solamente opinan sin saber sino que estudian y la saben y además nos han dado la oportunidad de abstraerse de alguna manera a un evento de estas características de la problemática muy legítima de los intereses de sus clientes que les llevan a tomar unas u otras decisiones en su práctica profesional pero aquí lo hacen con una finalidad más desinteresada objetiva más de carácter académico como ven también en el programa lo que buscamos es que donde existen esos temas controversiales que si un registro o una patente debe prevalecer, que si una marca o una reserva, que si una indemnización por daños o perjuicios o una infracción lo vamos a ir sabiendo hoy. Son cuestiones que las vivimos todos los días y queremos apoyar a encontrar cómo deben de resolverse esas cuestiones controvertidas y otra vez cómo lo vamos a hacer? pues buscando su complementariedad en la medida de lo posible y si no buscando el bien del interés jurídico protegido que tenga el mayor valor, ojalá que también este seminario pueda servir para que aquellos que tienen la aplicación de la ley escuchen a quienes del otro lado tienen los problemas y puedan seguir criterios de orientación para resolver esos conflictos que las distintas materias que vamos a tratar presentan y por último, más como un objetivo ambicioso ojalá que también esto pudiera llegar a aquellos que se encargan de hacer las leyes que presten atención a los expertos en la materia y que reconozcan con humildad que es difícil pensar que hoy los legisladores la puedan tener, agendas más de orden


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político pero que busquen escuchar a los que viven los problemas para que los orienten y tengamos una legislación más integrada, mas unificada, no de meras negociaciones o transacciones que si bien resuelven los problemas transitoriamente y de corto plazo, evidentemente no responden a la finalidad del sistema jurídico que es la seguridad y obviamente tarde o temprano pues generan alguna inestabilidad de orden político, entonces esas son las ideas que hay detrás del armado de todo este seminario que estamos ciertos será muy exitoso, nuevamente muchas gracias por su presencia porque es con la de unos y otros que estos eventos resultan culturalmente satisfactorios y además con una aplicación seguramente práctica de conveniencia para la sociedad, muchas gracias. Cedo la palabra al Lic. Agustín Velázquez que se encargará de hacerles algunos avisos o recomendaciones. Muchas gracias al Lic. Carlos Müggenburg y especialmente al Ing. Espinosa por estar presentes hoy aquí y les quisiera decir que por lo que veo ya la mayoría de las personas han estado llegando hay un poco de tráfico, lo cual nos retrasó y vamos a tratar de cumplir con los tiempos, entonces muchas gracias por su paciencia. También quisiera agradecer a nuestros patrocinadores a Martínez Arredondo y Asociados, quienes están aquí también presentes y son quienes nos otorgaron algunas becas para personas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Nacional de Derechos de Autor ya que es importante que este tipo de seminarios se permee también a las autoridades a efecto de que se tenga el mayor punto de vista homogéneo de estos temas, entonces nada más si también pudiéramos darles un aplauso a nuestros patrocinadores.


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MODULO 1. PATENTES FARMACÉUTICAS Y REGISTROS SANITARIOS.

Lic. Esteban Gorches Guerrero y Lic. Armando Gómez Violante Presentación Lic. Esteban C. Gorches G. Socio Creel, Garcia, Cuellar y Müggenburg S.C. I. Introducción Antes de entrar propiamente al desarrollo del tema “Patentes farmacéuticas y su interacción con los Registros Sanitarios” a manera de introducción, me gustaría atender a los siguientes conceptos: a) La legislación sanitaria (Reglamento de Insumos para la Salud, Norma Oficial Mexicana NOM-EM-003-SSA1-1998) aplicable define: (i) producto innovador.- como aquel medicamento que cuenta con la patente original a nivel mundial. Una primera reflexión al respecto consiste en destacar lo impreciso y vago de la definición arriba referida. Es necesario contar con una patente del producto de que se trate en todos los países del mundo para que se considere producto innovador en México? Qué se quiso decir con el enunciado a “nivel mundial? Qué pasa si dos empresas detentan legítimamente titularidad sobre una misma invención pero en sus respectivas jurisdicciones? etc. (ii) producto genérico intercambiable.- es aquel producto con el mismo fármaco o sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y con especificaciones farmacopeícas iguales o comparables, que después de cumplir con las pruebas requeridas, ha comprobado que sus perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a las del medicamento innovador o producto de referencia, y que se encuentre registrado en el catálogo de medicamentos genéricos intercambiables y se identifique con su denominación genérica. Nuevamente la definición transcrita contiene imprecisiones que generan inseguridad jurídica. El genérico intercambiable puede coexistir con un producto innovador? El Consejo de Salubridad General es el órgano encargado de emitir el listado de genéricos intercambiables; sin embargo, el actuar del Consejo de Salubridad General no puede inobservar los derechos de patente a que se refiere el artículo 28 constitucional. (iii) Finalmente, copia.- Es aquel medicamento con el mismo fármaco o substancia activa del producto innovador y con parámetros equivalentes pero que se identifica con una marca propia. b) A la industria farmacéutica la podemos dividir en dos grandes sectores: (i) El farmoquímico.- que se ocupa de la síntesis de substancias químicas con propiedad curativas, que se conocen como farmoquímicos, ingredientes activos o principios activos y aditivos, y (ii) Farmacéutico.- que producen medicamentos o formas farmacéuticas, como tabletas, cápsulas, soluciones, etc. El sector farmacéutico a su vez se subdivide en (i) medicamentos para uso humano y veterinario y (ii) materiales de curación, productos odontológicos e higiénicos, etc. c) Desarrollo de nuevos compuestos.- El conocimiento empleado para descubrir y desarrollar nuevos compuestos implica elevados costos.


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(i) De cada cinco mil compuestos con actividad terapéutica promisoria, en promedio, sólo cinco de ellos llegan a la fase de pruebas clínicas y únicamente uno es aprobado para uso humano. (ii) El costo aproximado para desarrollar un nuevo medicamento es del orden de quinientos millones de dólares. (iii) El tiempo promedio desde el descubrimiento de una molécula nueva hasta su lanzamiento como medicamento al mercado va de doce a quince años. Es importante indicar que las patentes farmacéuticas no proporcionan un monopolio sobre el tratamiento de una enfermedad, sino que exclusivamente confieren el derecho de impedir que terceros produzcan y vendan el medicamento patentado sin el permiso de su titular; estos terceros podrían tratar dicha enfermedad por medio de otros medicamentos. II. Planteamiento del problema Aún cuando existan patentes que le otorgan a su titular exclusividad de explotación, la Secretaría de Salud otorga en favor de cualquier tercero ajeno al titular de la patente, registros sanitarios que autorizan la comercialización de los productos materia de la patente. Parece que la Secretaría de Salud sostiene que el registro sanitario tiene por objeto evaluar la viabilidad del producto desde el punto de vista estrictamente de salud, sin interferir o limitar los derechos de Propiedad Industrial de sus legítimos titulares. Es decir, la Secretaría de Salud otorga registros sanitarios aún cuando existan patentes. Es esto jurídicamente posible? En mi opinión, la respuesta es no. El otorgamiento por parte de la Secretaría de Salud de registros sanitarios aún cuando existan patentes no es jurídicamente viable porque con ello se desconoce el derecho de exclusividad de las patentes. A efecto de confirmar lo anterior, resulta dable atender a: (i) el significado y alcance de lo que es una patente, (ii) definición de lo que es un registro sanitario y (iii) los requisitos para la obtención de registros sanitarios. III. Definición de patente Oímos con frecuencia que tal o cual invento cuenta con patente; sin embargo, en muchos casos obviamos su significado, alcance y objeto. Para la sociedad de la Edad Media era completamente extraño que un inventor pudiera tener algún derecho sobre su trabajo. Los primeros datos de los cuales se tiene noticia, son un Código de Propiedad Industrial establecido por Eduardo III en Inglaterra, quien pretendió atraer artesanos especializados del continente e iniciar el desarrollo de nuevas técnicas, mediante la emisión de cartas de protección a profesionales extranjeros. Así en 1331, Hohn Kemp, -flamenco- recibió protección en Inglaterra para el medicamento Tecalem. En 1789 se incluyó en la Constitución de los Estados Unidos de América una cláusula por virtud de la cual se otorgaba al inventor, por un período determinado, derechos exclusivos sobre su invento “con el propósito de desarrollar la ciencia y la tecnología”. El 20 de marzo de 1883 se instauró la convención de París, cuyo objeto es la protección de la Propiedad Industrial. México se adhirió al Convenio de París hasta 1976; sin embargo, en la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812 artículo 335, se regularon los privilegios en favor de los inventores en los siguientes términos: “Artículo 335.- Tocará a estas diputaciones (provinciales):


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V. Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industrial y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.” En la actualidad las patentes –o privilegios en favor de los inventores- encuentran su fundamento tanto en la Constitución, en diversos Tratados Internacionales de los que México es parte, así como en la Ley de la Propiedad Industrial, tal como se expone a continuación: A) Fundamento Constitucional 1.- La fracción XV del artículo 89 señala como facultades del Ejecutivo Federal conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado –con arreglo a la ley- a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 2.- Por su parte el artículo 28 Constitucional tiene como concepto teleológico “castigar severamente y prohibir todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”. La prohibición general de los monopolios no es absoluta. La propia constitución establece “monopolios permitidos” y que se refieren a (i) áreas estratégicas, (ii) asociación de trabajadores y (iii) privilegios o patentes por tiempo determinado en favor de los inventores o perfeccionadores de mejoras. Pudieren ser muchas las razones por virtud de las cuales el Constituyente Mexicano consideró necesario excepcionar del principio general de prohibición de los monopolios a los citados “monopolios permitidos”; sin embargo, tal como se mencionó anteriormente; -de un análisis histórico y sistemático de las disposiciones legales aplicables-, resulta claro que el fin de los ahora denominados privilegios, inventos o patentes es fomentar, impulsar o proteger, a la industria, agricultura y comercio, que constituyen conforme al artículo 25 Constitucional el motor o eje del sistema económico nacional, en donde, el Estado ejerce solo una función de rectoría. Confirma lo anterior, el hecho que dichos privilegios o patentes son por tiempo determinado ya que (i) estimula a los inventores a continuar con las labores de investigación que permita el avance tecnológico o perfeccionamiento del ramo de la industria de que se trate y (ii) a la expiración de su término resulta en el que el invento entra al estado de la técnica o al dominio público. Desde un punto de vista de bien común y de orden público, los mencionados privilegios, se confirman de una interpretación o contrario sensu de las garantías de igualdad contenidas en nuestra Constitución que proscriben las diferencias entre personas creadas artificiosamente. Es decir las patentes otorgan en favor de su titular, una calidad calificada justamente creada por su contribución a la mejora del motor de la economía. Además de sopesar las ventajas y desventajas de los privilegios o patentes, en aras del orden público, prevalecen dichos privilegios por que en sí protegen un orden público mayor, a saber, el motor de la economía. B) Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos La tutela al motor de la economía por medio del otorgamiento de privilegios o reconocimientos a la actividad inventiva, reviste importancia tal que se regula no solo de manera directa en la Constitución de México, sino que además en todos y cada uno de los tratados internacionales de los que México es parte y que versan en materia de derechos humanos, tal como la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, el Pacto de San José, etc. de los cuales se destaca lo siguiente: (i) Declaración Universal de los Derechos del Hombre: Artículo 27 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.


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2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. (ii) Convención Americana sobre Derechos Humanos; suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre derechos humanos en San José, Costa Rica: Artículo 26. Desarrollo Progresivo Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. C) Tratados Internacionales (i) TLC.- El artículo 1709 del Tratado de Libre Comercio sobre protección de Patentes señala lo siguiente: Artículo 1709. Patentes 1. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las Partes dispondrán el otorgamiento de patentes para cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial... … 5. Cada una de las Partes dispondrá que: (a) cuando la materia objeto de la patente sea un producto, la patente confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen o vendan la materia objeto de la patente, sin el consentimiento del titular; y (b) cuando la materia objeto de la patente sea un proceso, la patente confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan o importen, por lo menos, el producto obtenido directamente de ese proceso, sin el consentimiento del titular de la patente. (ii) ADPIC.- Por su parte, el artículo 28 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio es del tenor literal siguiente: Derechos Conferidos 1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente; b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento”. D) Ley de la Propiedad Industrial: Los artículos 9, 10 y 25 de la Ley de la Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: Artículo 9o.- -La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. Artículo 10. El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.


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Artículo 25. El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas: I. Si la materia objeto de la patente es un producto., el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento: y II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento. La explotación realizada por la persona a que se refiere el Artículo 69 de esta Ley se considerará efectuada por el titular de la patente. De lo anterior podemos claramente desprender que el titular de una patente será quien exclusivamente estará autorizado para explotar en exclusiva el producto o procedimiento protegido por dicha patente. Los privilegios o patentes, que como se ha visto son por tiempo determinado, se deben interpretar armónicamente con los registros sanitarios para productos patentados cuya existencia se justifica al momento del agotamiento del derecho de patente. Efectivamente, la patente otorga exclusividad por un plazo determinado para amortizar los altos gastos de investigación y desarrollo. Es un estímulo a la actividad inventiva. Dicha exclusividad incluye el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, en caso de ser un producto lo que se ha patentado, y de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento. Pretender una interpretación distinta sería tanto como desconocer el origen y función de las patentes o privilegios por tiempo determinado. Por tanto, desconocer o limitar dichos privilegios es tanto como controvertir el motor económico de nuestro país en perjuicio del bien común y del orden público, entendiendo por este último en la salvaguarda de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, es decir, supeditar los intereses de los particulares al bienestar colectivo. E) Tratados Internacionales y otras Legislaciones en lo relativo a la vigencia de las patentes farmacéuticas: Cómo se estableció en los párrafos precedentes, la vigencia de las patentes e por tiempo determinado, pero siempre con el objetivo de permitir la recuperación de la inversión realizada y que con esto se fomente la investigación. Lo anterior es así que incluso distintos tratados de los cuales México es parte prevén la posibilidad de extender la vigencia de las patentes en caso de que su comercialización se hubiese visto obstaculizada o retrasada por procedimientos administrativos. Efectivamente en el párrafo 12 del artículo 1709, se incluyó la obligación de proteger los privilegios / patentes de los nacionales de los países partes e incluso compensar retrasos administrativos extendiendo la vigencia de las patentes en los siguientes términos: “12. Cada una de las Partes establecerá un periodo de protección para las patentes de por lo menos veinte años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir de la fecha de otorgamiento de la patente. En los casos en que proceda, cada una de las Partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación.” Efectivamente tanto la Comunidad Europea como Estados Unidos contemplan en su legislación la obligación de extender la vigencia de las patentes para compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación. (i) La base en Estados Unidos para la extensión de patentes se contempla en la Secciones 155 a 156 del título 35 del Manual del procedimiento de Examen de Patentes (“Manual of Patent Examining Procedure”).


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(ii) Por su parte, la Unión Europea, emitió el 18 de junio de 1992 el Reglamento de la Comunidad Europea Número 1768/92 que prevé de igual manera la posibilidad de compensar retrasos administrativos de aprobación de los productos materia de la patente, mediante la extensión de la vigencia de la patente de que se trate.

IV. Conclusion preliminar De lo anterior podemos desprender que: (i) En México, en contraposición a un sistema Estatal centralizado de la economía, existe un sistema privado en donde el Estado ejerce una mera función de Rectoría, por tanto el motor de la economía lo constituye la agricultura, el comercio y la industria. (ii) Es fundamental para la promoción de las mencionadas ramas, el reconocimiento de privilegios o patentes. (iii) La patente o privilegios se pudieren considerar como una contraprestación del Estado en favor del inventor por su contribución al desarrollo de la economía, (iv) Conforme a las disposiciones legales vigentes, existe un imperativo / obligación de que los privilegios sean de por lo menos 20 años y (v) incluso existe mandato de ley –tratado internacional- de compensar o extender el plazo de la contraprestación referida si la comercialización del producto materia de la patente se hubiera visto obstaculizado por requerimientos administrativos. V. Registros sanitarios Por registro sanitario se entiende aquella autorización sanitaria mediante la cual la Secretaría de Salud autoriza al solicitante (persona pública o privada) a comercializar con medicamentos. Los registros sanitarios se encuentran regulados por la Ley General de Salud (artículos 204, 376 y 376 Bis), así como por el Reglamento de Insumos (artículos 165 a 192) y por la Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-1993. En este sentido, de interpretar armónicamente los artículos anteriormente mencionados se concluye lo siguiente: (i) Es decir, conforme al artículo 204 de la Ley de Salud, el objeto de un requisito sanitario es precisamente la comercialización del producto materia del registro. (ii) Para la obtención de un registro sanitario para un medicamento es necesario garantizar y acreditar la estabilidad, pureza, eficacia terapéutica e identidad de dicho medicamento. (iii) A fin de estar en posibilidades de garantizar y acreditar lo anterior, es indispensable realizar la fabricación de tres lotes piloto del medicamento cuyo registro sanitario se solicita. VI. Conclusiones De lo expuesto se puede concluir que el otorgamiento de registros sanitarios para productos cuya patente siga en vigor, es contrario a derecho porque se desconocen los derechos de exclusividad de explotación que le confiere una patente a su titular y atentan a cuestiones de orden público al restringir el alcance de los derechos de patentes que constituyen privilegios concedidos por el estado para fomentar la economía nacional. Presentación. Lic. Armando Gómez Violante. Director Jurídico de eLI Lilly De México S.A. de C.V. A la Cámara muchas gracias, en particular a Carlos, Esteban y Agustín por considerarme para compartir con ustedes sobre este tema, en descargo de lo que verán ustedes en el programa , en donde el tema se encuentra referido como Reforma Vinculatoria, quiero decir que en un ánimo reformador de la lengua asumo la culpa en el sentido de que el vocablo es vinculante y realmente la reforma puede traducirse como reforma enlace o “linkage”, según ha sido concebida en el argot farmacéutico, al respecto creo que una imagen dice más que mil palabras y pues estamos todavía en el mes de febrero y antes que nada, con todo respeto para los


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titulares de las dependencias involucradas (la lámina de la presentación de ese momento muestra una foto de Jorge Amigo, titular del IMPI junto a la de Julio Frenk, titular de la Secretaría de Salud, dentro de un corazón) pero realmente creo que esto deja mucho ver lo que esta reforma concreta, un trabajo de muchos años en el cual la industria farmacéutica ha venido insistiendo respecto de la coordinación entre el IMPI y la SSA en el tema otorgamiento de registros sanitarios a productos farmacéuticos respetando las patentes vigentes. En cuanto al fondo político de esta reforma, recordemos que el 1º. de mayo del año pasado México fue incluido en lo que se conoce como el reporte especial 301 que emite el Gobierno de Estados Unidos a través de la oficina del representante comercial esta vez y por primera vez desde 1999, México forma parte nuevamente de este reporte, mismo que tiene cuatro secciones habiendo sido colocado nuestro país digamos en la sección más leve pero sí reflejando focos rojos, este reporte es del tipo de las listas negras que el gobierno americano emite de modo propio y en este caso el reporte 301 incluye aquellos países que consideran con bajos estándares en materia de protección a la Propiedad Intelectual. Cabe resaltar que en el capítulo o la parte en la que se hace referencia a México respecto a su inclusión, destaca un laxo combate en materia de piratería de derechos de autor y marcas y hace un énfasis ya bien detallado señalando precisamente la falta de vinculación entre autoridades sanitarias e Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que genera que la primera, conceda registros sanitarios que prácticamente son una autorización para comercializar el producto a productos farmacéuticos que se encuentran protegidos por patentes vigentes, a través de dicho tipo de registro, el titular del mismo acredita que el medicamento en cuestión es lo que se conoce en el argot como seguro y eficaz es decir, que cumple con el propósito terapéutico para el cual fue creado y que no provoca un efecto colateral adverso inaceptable. , Dicha situación dio pie a que se reformaran el Reglamento de la Propiedad Industrial al cual se adicionó un articulo 47 Bis y el Reglamento de Insumos para la salud reformando el artículo 167, e incluyendoel artículo 167 Bis. Además el reporte especial 301 menciona también que esta falta de coordinación genera a su vez que la autoridad sanitaria permita que la información que es generada por aquellos que investigan y desarrollan productos farmacéuticos llegue a manos sin la autorización de éstos, de terceros o de laboratorios nacionales que la utilizan precisamente para obtener registros para sus productos en México, , entonces es esta iniciativa para mí una clara respuesta del gobierno mexicano en aras de buscar su salida de esta regla especial 301 que será revisada y emitida en el mes de mayo de este año, aunque debo decirles que me acabo de encontrar en internet una recomendación de la IACC (International Anticountereting Coalison que recomienda desafortunadamente que México permanezca en la lista este año, específicamente en razón del laxo combate al tema de piratería. En qué consiste o en qué se traduce esta reforma puntualmente, se ofrece de alguna manera a los titulares de patentes del campo farmacéutica la garantía de que no se concederán de ahora en adelante autorizaciones o registros sanitarios a aquellas personas que no sean titulares de la patente mientras esté vigente. una patente que ampare dicho producto De alguna manera esto significa también que de ahora en adelante para obtener un registro sanitario y poder comercializar un producto de este tipo en México los requisitos se amplían ya no al campo estrictamente sanitario sino a la observancia de derechos de Propiedad Industrial. En este caso quien solicite ahora un registro sanitario para un producto cuya protección de patente esté vigente tendrá que demostrar o acreditar que es el titular de dicha patente o que tiene autorización del titular para ello. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene la tarea entonces, de publicar los productos farmacéuticos amparados por patente vigente. Del documento de patente no contiene en ningún lado la mención del nombre genérico del producto y esto atiende a que cuando se presenta la solicitud de patente, es decir, cuando se generan los documentos para proteger la materia objeto de la invención, el nombre genérico del producto aún no existe, ese nombre se genera a través de un procedimiento que se sigue ante la Organización Mundial de la Salud Por tal motivo, cuando nosotros nos vemos en la práctica, en la necesidad de comprobar antela el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE o cualquier otra autoridad que un producto de un cliente nuestro está patentado y tratamos de hacerlo a través del documento de patente, resultará difícil vincular o establecer un enlace entre la materia que protege la patente y el producto farmacéutico tal y como se conoce en el mercado. Es precisamente ahí que esta reforma enlaza la patente con el producto, logro importante a destacar de esta iniciativa. Otra cosa interesante es que la reforma incluye lo que se conoce también en el argot farmacéutico como excepción Roche-Bolar que surge a raíz de un caso entre Roche Sintex y Bolar Pharmaceuticalsque no consiste mas que en lo siguiente, si bien la patente otorga a su titular un período exclusivo de tiempo para explotar la materia amparada por la misma, , esta excepción concede a las compañías fabricantes de productos genéricos, la oportunidad de tramitar ante la Secretaría de Salud un registro sanitario aún cuando la patente esta en vigor, sujetando el otorgamiento del registro sanitario correspondiente a la fecha en la cual la patente


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caiga al dominio público, lo que desde mi punto de vista, ofrece certidumbre tanto al titular de la patente como al productor del genérico. Anteriormente inscribir una licencia de patente, servía prácticamente como lo dice la Ley de Propiedad Industrial para que tal circunstancia fuese oponible a terceros, hoy en día a través de esta reforma la inscripción de las licencias ante el IMPI resulta obligatoria si se desea obtener un registro sanitario para comercializar el producto en cuestión. De acuerdo a esta reforma el IMPI contó con 60 días para emitieren su gaceta, misma en la que publica los derechos de propiedad industrial, los productos farmacéuticos amparados por patente vigente. De la misma tomé el ejemplo del producto “citrato de sindenafil” conocido por su aplicación en el campo de la disfunción eréctil bajo la marca VIAGRA mismo que a partir de la publicación derivada de esta reforma se encuentra relacionado en la citada gaceta vinculando su nombre genérico con su nombre químico con el número de patente correspondiente, la vigencia de la misma, inclusive a detalle se marca cuándo fue la última fecha en la cual que se cubrió la anualidad para mantener vigentes los derechos derivados de la patente, se refiere asimismo a un extracto de la reivindicación principal y en el apartado de observaciones encontrarán que se indica cuándo el producto es objeto de alguna licencia o fue objeto de alguna transmisión de derechos. , En materia de “Data Protection”, , en general tanto en ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés como en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte existen disposiciones particularmente interesantes en materia de Data Protection que básicamente se refieren a que la información que generan aquellos que invierten mucho dinero como en este caso para demostrar que un producto es seguro y eficaz hablando de un producto farmacéutico no deba o no pueda ser utilizada por terceros en aras de obtener una autorización o registro sanitario para otro producto. Se ha hablado mucho de si México cumple o no con esas disposiciones, desafortunadamente lo que tenemos aquí es una situación de incompatibilidad en cuanto al esquema que reina en Estados Unidos y el esquema que reina en México, si bien inclusive en México tenemos a la propia Ley de Propiedad Industrial protegiendo concretamente a la información ligada a la investigación en el campo farmoquímico, en el capítulo de secretos industriales de la Ley de Propiedad Industrial, en Estados Unidos esta información se hace pública por la propia FDA a través de internet, lo que resulta que pueda ser accesible por los laboratorios nacionales desde México y que puedan utilizarla para presentar sus solicitudes de registro sanitario en México basados en la información generada por el desarrollador del producto. La reforma establece un nuevo esquema para el trámite de un registro sanitario de este tipo de productos consistente en lo siguiente, quien solicite un registro sanitario tendrá que acreditar que es el titular de la patente o el licenciatario, de no hacerlo así puede declarar bajo protesta de decir verdad que está cumpliendo con las disposiciones de Propiedad Industrial en cuyo caso la Secretaría le pregunta al IMPI si esto es cierto, el IMPI tiene 10 días para responder, aquí hay una afirmativa ficta pues si el IMPI no dice nada se considera que no hay invasión y se sigue por el camino de otorgar el registro, si el IMPI dice que si hay derechos de propiedad industrial que se violentan pues la Secretaría le requiere al solicitante para que demuestre lo contrario, de no subsanar el requerimiento se le niega el registro. Bueno por último quiero llamar la atención de ustedes hacia lo siguiente tratando de ser muy objetivo, es una reforma importante que hacía falta, ofrece esquemas antes no previstos en pro del sistema de propiedad industrial.Una nota de una investigación deEl Economista publoicada recientemente dice que el mercado de medicamentos de patente en México se estima en el orden de los seis mil millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB nacional, al respecto destaca que la protección a las patentes es importante en la medida en la que permite generar innovación para que enfermedades que hoy en día no cuentan con tratamientos aceptables los tengan en el futuro, sólo un tercio de las enfermedades conocidas y descritas tienen tratamiento, de aquí la importancia de que veamos nosotros como abogados o profesionales cualquiera que sea nuestro ámbito la importancia de entender a profundidad los temas farmacéuticos, son apasionantes, yo los invito y estoy a sus órdenes para compartir en el futuro con ustedes, creo que estos temas deben tomarse con absoluta seriedad porque guardan una especial complejidad.

- Les pasaron unas hojitas y normalmente la mecánica de este Seminario del día de hoy va a ser que durante la plática ustedes formulen sus preguntas y las pasen cuanto antes para que una vez terminada la ponencia de los dos conferencistas, nos las pasen al frente y las podamos hacer, como vamos con el tiempo encima, les pido si pueden pasarlas y vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible para cumplir con los tiempos. Sesión Preguntas y Respuestas, Módulo 1


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- Cómo autoridad qué postura se debe tener con proveedores que sólo presenten un registro sanitario sin estar incluido en el catálogo del cuadro básico interinstitucional para insumos para la salud? Si estamos hablando de un proveedor, yo supongo que estamos hablando de un proceso licitatorio, de una u otra manera el hecho de que este proveedor sólo presente el registro sanitario, eso no significa que se tengan que cumplir con otras reglas a lo que me refiero es que generalmente se les pide a los proveedores o participantes de estos procesos licitatorios que presenten bajo protesta de decir verdad, que no infringen derechos de Propiedad Industrial, en mi opinión el hecho de que se presente una declaración o un documento privado en donde se diga: “ no violo derechos de Propiedad Industrial”, pues su valor probatorio es relativo, lo que trato de decir con esto es evidentemente cuando tengan este tipo de situaciones en donde se haya presentado este registro sanitario , en donde se ha presentado la declaratoria por virtud de la cual se establece que no se infringen derechos de Propiedad Industrial, pues también hay que en la medida de lo posible adminicular con algún otro elemento de prueba que exista, generalmente cuando se está licitando un medicamento concreto, pues evidentemente el legítimo titular de la patente tiene conocimiento, evidentemente toma en cuenta que se está desarrollando este proceso y presenta pruebas, pues hay que tomar en cuenta estas pruebas, evidentemente para llegar a una conclusión de que si es veraz o no es veraz la efectividad del registro sanitario y la efectividad del decir.

- Frente a una patente de medicamento qué pueden hacer los demás competidores, pueden crear un similar? Yo también le diría las disposiciones de Propiedad Industrial son de observancia general y ojo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, , yo creo que genérico y patente son como agua y aceite, lo que tiene una protección particular no puede ser genérico, es decir, no cae al dominio público hasta que esa patente expira

- La reforma o sea la vinculación de patente al registro es retroactiva? En términos generales yo diría que no, y les voy a decir por qué digo que no, aún cuando esta reforma surte sus efectos a partir de la fecha en que salió publicada, pues alguien me podría decir evidentemente si está afectando derechos previamente adquiridos pues llegaríamos a la conclusión de que sería retroactiva, no obstante esto en mi opinión antes de esta reforma ya existían los dispositivos legales conforme a los cuales era incompatible los registros sanitarios cuando existían patentes vigentes, entonces dicho de otra manera, esta reforma para mí es una mera confirmación de lo que ya existía, situación por la cual pues ahora sí que usando por analogía aquellas jurisprudencias que interpretan disposiciones pues yo lo que diría es una reiteración de lo ya existente, situación por la cual yo no basaría una alegación en la reforma sino lo que diría es las disposiciones legales vigentes desde hace mucho tiempo preveen que no es posible que coexistan registros sanitarios cuando existe una patente, tan esto es así que lo viene a confirmar con la reforma esta, entonces contestando la pregunta, desde mi punto de vista no sería retroactivo porque viene a confirmar algo que ya existía.


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MODULO II. MARCAS VS RESERVAS

Lic. Bernardo Herrerías Franco1 Presentación Lic. Bernardo Herrerías Franco Quiero agradecer la invitación de la ICC para exponer un punto de vista particular sobre las Reservas de Derechos, así como su participación para oír la propuesta e intercambiar puntos de vista. Partimos de la base de que existe una protección acumulada entre las marcas y las reservas para ciertos signos distintivos. Comencemos por ver qué es una marca y qué son las Reserva, ello debido a la similitud de derechos que otorga cada una de estas figuras. La Marca es todo signo visible que distingue a productos y servicios de una misma especie o clase en el mercado y el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)2; una vez otorgado el derecho los efectos se retrotraen, ya sea a la fecha de la presentación de la solicitud (que en el medio conocemos como fecha legal) o a la fecha de primer uso declarada en la solicitud3; es decir, en México en materia de marcas existe una doble protección, ya sea a partir de la presentación de la solicitud o a partir de la fecha de primer uso. La Reserva tiene una protección muy similar, que consiste en la facultad de usar y explotar en forma exclusiva los títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a algunos de los siguientes signos: i) publicaciones periódicas; ii) difusiones periódicas; iii) personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; iv) personas o grupos dedicados a actividades artísticas; y, v) promociones publicitarias4. Los derechos nacen a partir de que se emite el certificado por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). México es actualmente el único país que conserva este tipo de protección bajo la figura de la Reserva (hay países en donde ni siquiera se ha protegido como tal). No queremos decir con esto que es un error la existencia de las Reservas por el solo hecho de que nada más se protegen en México y que, por ello, estamos mal, no, de ninguna manera. Sostenemos que hay reservas que deben subsistir. Derivado de los conflictos que surgen en la práctica nos conduce a adoptar una posición diversa a la de la actual Ley, a efecto de que se elimine la protección para los siguientes tres tipos de Reservas (que se refieren a signos distintivos):

i) Publicaciones periódicas ii) Difusiones periódicas iii) Nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas

De los cinco tipos de Reservas, en este artículo vamos a referirnos sólo a los tres señalados, ya que creemos que son los que entran en conflicto con las marcas. Si hacemos una comparación entre las marcas y las reservas, particularmente en cuanto a las clases en las que creemos se podrían registrar como marcas5 las reservas para las figuras mencionadas, tenemos que los nombres de las publicaciones periódicas se pueden registrar en la clase 16, que cubre revistas, periódicos, cualquier tipo de material escrito y/o en la clase 41, en caso de que sea un escritor el que quiera proteger el nombre de la cabeza de su columna periodística, por ejemplo. Las difusiones periódicas son los programas de radio y televisión y si se quiere registrar como marca el nombre del programa, ello se puede hacer tanto en clase 38 (que ampara servicios de telecomunicaciones) como en la clase 41 (entretenimiento y educación). Por su parte, las personas dedicadas a cuestiones artísticas registran su nombre o el del grupo en la clase 41 (entretenimiento).

1 Socio en el área de Propiedad Intelectual en la firma Barrera, Siqueiros y Torres Landa, S.C.

2 Ver artículos 87 y 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI)

3 Ver artículos 92 fracción I, 95, 113 fracción III, 121 y 151 fracción II de la LPI.

4 Artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

5 Ver artículos 93 de la LPI y 59 del Reglamento de la LPI (RLPI)


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Entremos a la parte central de este artículo, en la cual expondremos las ventajas de contar sólo con una figura, que sería buscar que únicamente se protejan los signos distintivos antes indicados vía marcas, así como las desventajas que vemos por la coexistencia de ambas figuras. Los problemas surgen, en la práctica, básicamente cuando se tiene protegida la misma denominación o signo distintivo por personas diversas, uno bajo la reserva de derechos y el otro como marca registrada. Es importante destacar que en materia de otorgamiento de marcas y reservas no existe una comunicación entre el IMPI y el INDAUTOR a efecto de evitar estos conflictos. Al parecer ha habido intentos pero finalmente no se ha logrado nada, y con razón, dada la complejidad del tema. Si se solicita una marca en la clase 16 para proteger todos los productos de la clase y no sólo para periódicos, revistas, etc., el IMPI no tiene forma de saber / adivinar que el signo distintivo se va a usar en publicaciones periódicas. De esta manera surge el primer problema, ¿cómo puede haber comunicación entre el INDAUTOR y el IMPI si, de entrada, no se hace relación por parte del solicitante del fin último de la marca?. De hecho, proponer que el IMPI tenga que verificar si existe una Reserva para cada uno de los signos distintivos que se protegen, por ejemplo, en las clases 16 y 41, sería, en la práctica, muy complicado y ello haría el proceso de registro muy lento (sin perder de vista que, en materia de otorgamiento de marcas en México, en muchas ocasiones se conceden en plazos mas cortos que en otros países, como en los EE.UU. o Canadá que, en promedio, tardan de un año y medio a dos, mientras que en México se pueden obtener en dos a ocho meses, claro, dependiendo de cada caso en particular). Al momento de legislarse las Reservas en la Ley Federal del Derecho de Autor en el año de 19966 se intentó copiar las reglas de las marcas. Sin embargo, el esfuerzo resultó incompleto y dejó la puerta abierta para muchas interpretaciones de la autoridad, lo que permite una subjetividad enorme. El legislador de 1996 no tomó en cuenta la fracción XIII del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, la que señala que para que proceda el registro de una marca que se refiera a algún tipo de reserva, se debe contar con el consentimiento expreso del titular del derecho correspondiente. ¿Qué significa esto del titular del derecho correspondiente?. ¿Ello implica que debe haber una coincidencia de titulares entre ambas figuras? ¿Qué va primero, la reserva o la marca? Por la redacción de la Fracción XIII citada pareciera que primero se tiene que obtener la Reserva, lo que es absurdo, ya que ello implicaría que la Marca está por debajo o supeditada a la obtención de una Reserva. ¿Qué pasa con los derechos de uso? Si la Reserva nace a partir de su otorgamiento, ¿nadie puede usar un signo distintivo sin obtener previamente la Reserva (para las figuras que ésta comprende)? Esto, desde nuestro punto de vista, se contrapone con la regulación de las marcas y el reconocimiento expreso al uso previo al registro de un signo distintivo. Lo anterior es la causa de uno de los grandes problemas que existen en la práctica, esto es, cuando el titular no solicita y obtiene simultáneamente la marca y la reserva para su signo distintivo. Otro de los grandes problemas con las reservas, que no sucede con las marcas, es el hecho de que no hay manera de tener acceso a los expedientes de reservas ante el INDAUTOR, ya que no es un archivo público, como sí lo es el de las marcas, por lo que resulta imposible conocer el contenido de los expedientes, lo que dificulta mucho tanto los trámites de obtención de alguna reserva similar, o bien, los asuntos contenciosos, en los que se quiera controvertir la validez o vigencia de alguna reserva. Una de las ventajas de las marcas, diferente a las reservas, se presenta al momento de hacer valer o ejercer los derechos derivados del registro frente a un tercero. Las violaciones (uso no autorizado) a una marca se pueden hacer valer por la vía administrativa7 o, incluso, por la penal. La segunda vía se puede intentar cuando se trate de una falsificación de marca en forma dolosa y con fin de especulación comercial8. Como comentario a este punto, cabe destacar que es necesario que durante la etapa de la averiguación previa los peritos de la Procuraduría General de la República determinen que existe una falsificación de marca para que el Ministerio Público pueda llegar a consignar el expediente ante un juez penal; finalmente, para que proceda la acción penal se está a lo que digan los peritos, ya que son ellos los que realmente establecen cuándo se está en presencia de una falsificación de marca. En cambio, las sanciones por usar, reproducir o explotar una reserva de derechos sin el consentimiento del titular, se sanciona administrativamente como una infracción en materia de comercio9, siendo que el procedimiento administrativo se lleva ante el IMPI, al igual que en el caso de las marcas y no ante el INDAUTOR.

6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.

7 Artículo 213 de la LPI.

8 Artículo 223 Fracción II de la LPI.

9 Artículo 231 Fracción VII de la LFDA.


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Actualmente se están presentando una serie de problemas, derivados de una interpretación, que creemos errónea, del Artículo 6º Transitorio de la vigente Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud de que se ha sostenido por la autoridad que las reservas otorgadas al amparo de la Ley anterior siguen vigentes, no obstante no se hayan renovado. La regulación al amparo de la Ley del Derecho de Autor de 1956, reformada en 1963, concretamente en el Artículo 24, decía que iban a subsistir las reservas para difusiones y publicaciones periódicas por todo el tiempo que estuvieran en el mercado. La interpretación que actualmente se está dando es que, al supuesto amparo del Artículo 6º. Transitorio, se afirma que las reservas para esas figuras iban a mantener su vigencia hasta que se siguieran usando, independientemente de si se hayan renovado o no, lo que, en la práctica sólo crea incertidumbre jurídica. El problema que vemos es ¿qué pasa actualmente si se solicita una reserva de derechos para alguna denominación similar o igual a la que se hubiere concedido al amparo de la ley anterior, que no se haya renovado por su titular? La respuesta en estos momentos es que se va a negar la nueva reserva. En un caso reciente la autoridad respondió a una solicitud de búsqueda de antecedentes (para la posterior solicitud de otorgamiento de una reserva), que una vez realizada la misma se encontró vigente una denominación similar a la que se estaba tratando de obtener. Posteriormente, la autoridad informó que había apreciado que la reserva que obstaculizaba la concesión de la similar había sido renovada hasta el año de 1991 y, concluyó, que no obstante ello se encontraba vigente a la fecha (en el año de 2004) al amparo de la Ley Federal de Derecho de Autor abrogada, conforme a lo que establece el artículo 6º Transitorio de la vigente Ley. Como se puede apreciar, este es un problema de interpretación, ya que la abrogada Ley no decía expresamente que el certificado de otorgamiento de una reserva iba a tener un año de vigencia, como sí lo dice la Ley del 9610, y que si no se renovaba caducaba. En cuanto a las causales de nulidad de las reservas, cabe destacar que también se trató de copiar, en el año de 1996, la regulación para las marcas. Sin embargo, nos imaginamos que el legislador tuvo a la vista, por mala fortuna, un ejemplar no actualizado de la ley, ya que, al parecer, se copió la regulación de la entonces denominada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, tal cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Es decir, el legislador no se percató que dicha Ley había sido reformada en 199411, con lo que podemos percatarnos de los graves errores de técnica legislativa que tenemos en nuestro país. El problema que vemos al artículo 183 de la Ley Federal del Derecho Autor, a diferencia del Artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial (que son los artículos correspondientes a las causales de nulidades de reservas y marcas, respectivamente), es que no se establecen los plazos en los que se pueden ejercer las acciones derivadas de cada una de las causales de nulidad. En el caso de las marcas se cuentan con plazos de uno, tres o cinco años para ejercer las acciones e, incluso, otros en los cuales no existe plazo, como sería cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley, o bien, a las registradas por algún agente, distribuidor o representante del titular extranjero. La fracción II del artículo 183 Ley Federal del Derecho Autor señala que una reserva será nula cuando se hayan declarado con falsedad de datos que, de acuerdo al Reglamento de la Ley, sean esenciales para su otorgamiento. Esta disposición era muy similar a la entonces fracción V del Artículo 151 de la entonces llamada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (de 1991) que, sin embargo, fue reformada en el año de 199412, situación que el legislador de la Ley Federal del Derecho de Autor no se percató en el año de 1996, siendo que por una reforma a la Ley que estaba intentando copiar ya había cambiado con mas de dos años de anterioridad. Como era de esperarse, el Reglamento de la Ley Federal del Derecho Autor no señala cuáles son los “datos esenciales”. La importancia de esto es que ya hubo un caso en donde se declaró por mayoría de votos en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación13, la inconstitucionalidad de la fracción V del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Dicha Fracción señalaba que una marca podía ser nula por declaración de datos falsos que se consideren “esenciales” y, precisamente, esta última línea fue la que se declaró inconstitucional por ser violatoria de los principios de certeza y seguridad jurídica, en virtud de que el precepto concedía amplio margen de discreción a la autoridad; sin embargo, en materia de reservas este precepto sigue vigente.

10 Artículo 185 de la vigente LFDA.

11 Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994. Cabe apuntar que por virtud de estas reformas la Ley cambio de nombre a Ley de la Propiedad Industrial.

12 Idem.

13 Tesis 573/2003


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Por otra parte, en diversas ocasiones la Dirección de Reservas del INDAUTOR ha negado la concesión de reservas, alegando la existencia previa de una similar. Quizá si no existieran las Reservas y sólo se pudiere proceder vía marcas (para los signos distintivos en discusión), seguramente un porcentaje considerable no hubieran sido negados por el IMPI y su registro como marcas hubiere procedido, lo que no sucede en ocasiones por la vía de las reservas, dado el amplio margen de discreción de la autoridad. Pasemos a apuntar otras ventajas que vemos de contar sólo con marca y exponer el por qué creemos que ésta figura es la que debe subsistir para este tipo de signos distintivos. Los derechos que se pagan ante el INDAUTOR suben cada seis meses porque están regulados por la Ley Federal de Derechos; de enero a junio de 2004 los derechos a cubrir por la solicitud de un título de publicaciones y difusiones periódicas cuesta $1,125.00 y tiene vigencia de un año14 y la renovación cuesta $591.00. El costo por la Reserva de los personajes, nombres o grupos artísticos o promociones publicitarias es de $2,223.00, ello porque tienen un vigencia mayor y pueden ser renovables por plazos iguales salvo, evidentemente, las promociones publicitarias que no se renuevan15. La renovación de una reserva (este es un punto importante para tomar en cuenta) se puede solicitar un mes antes o un mes después de que se venza el término de vigencia, previa comprobación fehaciente del uso tal y como fueron otorgadas; cualquier variación en ella implica la solicitud de una nueva reserva, lo que implica que la renovación puede ser negada por el INDAUTOR cuando se desprenda que la misma no ha sido usada tal y como fue concedida16. En cuanto a las marcas, la solicitud de registro durante 2004 cuesta $2,420.00 y una vez otorgada tiene una vigencia de 10 años17. A diferencia de las Reservas, las tarifas que se pagan ante el IMPI no varían cada seis meses, ya que dicho Instituto no se sujeta a la Ley Federal de Derechos. Cabe apuntar que recientemente hubo un incremento en las tarifas del IMPI, lo que sucedió en el transcurso de dos años, aumentando un 50% en un año y otro 50% al siguiente, toda vez que llevaban muchos años sin alterarse la tarifa (finalmente quedó la tarifa antes apuntada). La renovación de una marca se puede solicitar con seis meses de anticipación o seis meses después de que venza el registro18. ¿Esto qué significa? Simplemente que el titular del derecho tiene un plazo mayor para conservar la protección de su registro. Además, para que proceda la renovación de la marca no es necesario demostrar la forma como se está usando (a diferencia de la forma en como se hacía al amparo de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas, donde se tenían que manifestar algunos datos y presentar etiquetas de la marca para demostrar que se usaba tal cual se registró). Actualmente sólo se hace una declaración bajo protesta de decir verdad que la marca se ha usado por lo menos en los últimos tres años19, siendo importante destacar que una ventaja en la regulación sobre las marcas es que éstas se pueden usar tal como fueron registradas o con variaciones que no alteren su carácter distintivo20. La Ley no establece una definición de qué significa el no alterar el carácter distintivo, lo que, evidentemente, es materia de interpretación. En otras palabras, la regulación actual para que proceda la renovación de las reservas es mas estricta que para las marcas. Las reglas estrictas de uso para las marcas que existían al amparo de la Ley de Invenciones y Marcas, que fue abrogada en 1991, fueron retomadas por el legislador 5 años después en la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996, lo que permite, aquí sí, una aplicación muy estricta del precepto del uso de la reserva por la autoridad, contrario a la amplia discreción que tiene en otros temas de las reservas. Pasando a la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, veamos que para que proceda el otorgamiento de una Reserva de un título de publicación se debe obtener, previamente, el certificado de licitud y contenido de una publicación que expida dicha Comisión.

14 Artículo 189 de la LFDA.

15 Artículo 190 y 191 de la LFDA.

16 Artículo 191 de la LFDA.






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En este aspecto sólo queremos destacar las sanciones y, sobre todo, ¿qué pasa si se tiene una revista o una publicación periódica en circulación y no se cuenta con los certificados que expide la Comisión Calificadora y/o con la reserva?. Evidentemente se está expuesto a que alguien usurpe los derechos, pero aquí, mas que señalar este aspecto, nuestro punto es ¿qué pasa si no se pasa por la Comisión Calificadora? Lo primero es que la Comisión Calificadora se dé cuenta de que está en circulación la publicación. En caso de que se den cuenta, la Comisión invita a regularizarse y apercibe que puede imponer una sanción administrativa. Sin embargo, las únicas sanciones que puede imponer son las que se señalan en el artículo 6º del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas21, lo que procede cuando la publicación atente contra la moral pública y la educación y nada más. En otras palabras, no existe sanción alguna por no contar con los certificados antes apuntados; por tanto, si La Comisión pretende y/o aplica alguna sanción finalmente no tendrá fundamento legal. Como propuesta sería que de subsistir las reservas, el trámite sea independiente entre el INDAUTOR y la Comisión Calificadora y no que esté condicionado un trámite al otro. En nuestro particular punto de vista, la Comisión Calificadora no tiene por qué estar pidiendo que se tenga o no la reserva. Debería ser tal cual se hace, por ejemplo, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando se solicita el permiso para constituir una persona moral bajo un particular nombre, razón o denominación social, lo que se realiza independientemente de lo que señale la Ley de Propiedad Industrial y, precisamente, el permiso que expide esta dependencia apunta claramente que el mismo no otorga derechos de exclusividad. En cuanto a derecho comparado, muy brevemente queremos destacar el caso de Colombia, donde alguna vez existió la figura de la reserva, la que fue abrogada por la llamada Ley de Antitrámites; la razón fue que se consideraron trámites innecesarios. Finalmente, en otros países los signos distintivos en comento se protegen como marcas y los personajes de caracterización son protegidos por Derechos de Autor. Como conclusión a este trabajo proponemos que desaparezcan las reservas para estos tres tipos de signos distintivos y que se protejan vía marcas. En cuanto a las promociones publicitarias, los personajes de caracterización, incluyendo sus características físicas y psicológicas, éstas deberán seguir siendo protegidas a través de reservas. Lo anterior, en virtud de que actualmente existe una doble protección para los signos distintivos en estudio, lo que, en la práctica, como antes lo apuntamos, son generadores de conflictos cuando el titular no protege el signo distintivo bajo las dos figuras, provocando, en ocasiones, que coexistan en el mercado signos distintivos iguales o similares de diversos titulares, pero protegidos por figuras diversas. En otras palabras, los conflictos legales surgen cuando existe una marca y una reserva otorgadas exactamente para lo mismo. En un caso en donde se demandó la infracción administrativa a una marca ante el IMPI, se resolvió que no había tal porque el demandado tenía una reserva otorgada por el INDAUTOR. En este tipo de asuntos se tiene que dilucidar quién tiene mejor derecho sobre el signo distintivo, lo que puede provocar un conflicto largo y costoso para que se llegue a declarar la nulidad de la reserva o de la marca. .

21 Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1981.


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MÓDULO III. DAÑOS Y PERJUICIOS VS DECLARATORIA DE INFRACCION

Lic. Carlos Loperena Ruiz y Lic. Arturo Reyes Lomelín El mecanismo que vamos a seguir será el mismo el de las preguntas que se pueden hacer en forma escrita, mandarlas durante las presentaciones para apretar los tiempos porque tenemos el tiempo encima, adicionalmente les voy a suplicar que aquellos que crean que algún tema merece un tiempo más amplio, lo que les ofrezco en nombre del Lic. Carlos Muggënburg y un servidor es que podríamos hacer un seminario posterior con base en esos temas que me imagino que la Reserva de Derechos y Marcas es un tema que puede requerir mayor profundidad. Bueno pues tenemos ahora aquí a nuestros ponentes con un tema que actualmente es materia de contradicción de tesis no resuelta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las acciones civiles si es necesario o no esperar a que la autoridad administrativa determine una infracción para poder reclamar los daños y perjuicios o si puede uno reclamar los daños y perjuicios directamente. Entonces tenemos con nosotros al Lic. Carlos Loperena Ruiz, quien realizó su licenciatura de Derecho en la Escuela Libre de Derecho, es socio del despacho Loperena, Lerch y Martín del Campo, su práctica incluye Derecho Corporativo, Litigio y Arbitraje Civil y Mercantil en asuntos nacionales e internacionales. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ha actuado como árbitro nombrado por las partes y por la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio y forma parte como miembro propietario del Comité Asesor de Controversias Comerciales Privadas, establecido por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y es miembro del Consejo Asesor del Instituto de Arbitraje Transnacional de Dallas, Tex. Ha impartido clases de Derecho Procesal Civil durante los últimos 17 años en la Escuela Libre de Derecho, donde también imparte cursos en el Diplomado de Arbitraje Internacional en el programa de postgrado. Ha enseñado arbitraje comercial en la Universidad Panamericana y ha sido conferencista en México y en el extranjero en materia de reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales, comercial y litigio nacional e internacional. Le damos un aplauso al Lic. Loperena. Y también estará con nosotros el Lic. Arturo Reyes Lomelín, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Actualmente es socio de la firma Goodrich, Riquelme y Asociados, es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual y de LES México. Y algo que no menciona aquí pero que les hago saber a todos, es que tiene un libro precisamente sobre las acciones civiles para la reclamación de daños y perjuicios en materia de marcas, me parece que está limitado a ese tema por cuestiones lógicas y es de Editorial Porrúa, es un breviario por si le quisieran preguntar después, está muy interesante yo ya lo leí, entonces un aplauso para el Lic. Arturo Reyes Lomelín. Presentación Lic. Carlos Loperena Ruiz. Por las limitaciones del tiempo, las benditas limitaciones del tiempo voy a empezar por plantear en general cuál es el tema que abordaremos Arturo y yo y es la cuestión de los Daños y Perjuicios y la Declaratoria de Infracción, tenemos un problema muy serio que se ha venido dando y que ha sido propiciado por ciertos abusos, la Ley de Propiedad Industrial ha tratado de proteger los abusos en el uso indebido de marcas, en el uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial y ha creado ese famoso precepto del 40% de precio de venta al público como daños y perjuicios en caso de esas infracciones, lo que ha pasado es que se ha revertido el problema porque en lugar de que queden protegidos los que están debidamente autorizados usando las marcas ha sido utilizado por personas que están en la ilegitimidad y de alguna forma han ido atacando por una u otra razón a los legítimos titulares de marcas o a personas que han tenido algún descuido en el registro de su marca y han aprovechado situaciones creo que en forma abusivo, dentro de todas las defensas que han estado usando los abogados que han llevado estos asuntos, una de ellas no sé si con el pleno


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convencimiento o simplemente como un argumento procesal interesante es el decir que no se ha agotado el procedimiento de declaratoria de infracción ante el IMPI, y aquí surgió entonces el problema que vamos a tratar de explorar nosotros. Hay un principio general que es el ilícito civil, el ilícito civil en qué consiste, quién lo califica, quién lo determina y cuáles son sus consecuencias, tenemos también que el IMPI tiene facultades para determinar las infracciones administrativas expresamente otorgadas por la ley, tenemos también que hay competencia de los jueces civiles tanto del foro común como del foro federal según sea el caso para conocer acciones de responsabilidad civil extra contractual es decir por hechos ilícitos o incluso por responsabilidad objetiva, este caso sería el del hecho ilícito y luego vamos a ver cuáles son los aspectos prácticos de estos conflictos, qué es lo que está sucediendo en los tribunales, qué es lo que están aconsejando los abogados a sus clientes al respecto y al final entre otras cosas hablaremos de la prescripción y al final veremos cuál es la postura actual de los tribunales y qué es lo que va a pasar en un futuro no lejano. Arturo es un especialista en la materia, tiene una obra escrita, yo en cambio no he explorado el tema tanto teóricamente como desde el punto de vista práctico donde me ha tocado defender sociedades que han sido demandadas en daños y perjuicios por violaciones, yo como litigante diría supuestas violaciones a derechos de Propiedad Intelectual y el argumento lo he usado en todas las ocasiones de decir no se agotó el procedimiento ante el IMPI. Bueno primero que nada, sobre las facultades del IMPI para determinar infracciones administrativas es un tema que dejaría yo más a Arturo para que lo tratara para yo meterme más al lado civil. El ilícito civil, aquí tenemos una cosa muy interesante y muy interesante porque se ha estado usando en su aspecto más amplio, hoy en los tribunales hay por lo menos un par de asuntos en ese sentido. El artículo 1910 del Código Civil Federal que coincide con el Código Civil Local pero que el aplicable es el Federal por razón de la materia, nos dice que el que actuando ilícitamente causa un daño está obligado a repararlo y de ahí viene toda la teoría del ilícito. Y que el que actúa ilícitamente a secas o qué es el hecho ilícito y nos dice también el Código que el hecho ilícito es el que va contra las leyes de orden público o contra las buenas costumbres, es muy curioso como la ley de orden público es un concepto muy estricto, muy definido, muy importante para el orden jurídico mexicano pero luego nos abre la mano el Código y eso desde que está promulgado verdad, contra las buenas costumbres, qué son las buenas costumbres ¿ el Código no nos lo define entonces eso de la buena costumbre puede prestarse a interpretaciones como ustedes quieran porque pues es mala costumbre no pagar uno las deudas, es mala costumbre vestirse inadecuadamente, es mala costumbre no bañarse será hecho ilícito eso? Si yo causo un daño por no bañarme tendré que repararlo? Y el daño moral puede ser terrible también verdad? Sobre todo el señor que está sentado junto a mí en el cine, pues va a decir que le causé un sufrimiento terrible pero creo que no podemos llegar a esos extremos tan amplios hay quien ha intentado ya acciones en los tribunales por llevar a cabo violaciones a derechos de Propiedad Industrial que no constituyen infracción, que no están sancionados por la Ley pero simplemente dicen es que es contra las buenas costumbres que utilices una idea mía que no es registrable, que no es protegible, un método que no es protegible pero es mala costumbre que me lo copies si no está protegido por la Ley de Propiedad Industrial pues si está protegido ampliamente por ese precepto del Código Civil todavía no hemos visto el final de eso yo creo que es muy lejano que alguien vaya a decidir que la violación de un derecho que no existe en la ley y es simplemente una buena costumbre pueda dar lugar a ese tipo de ilicitud, nos decía la doctrina para definir las buenas costumbres que se iba a buscar el concepto contrario, el concepto de mala costumbre y yo oí una definición que me gustó mucho en la que he estado pensando, pensando y repensando en los últimos años para decir bueno qué es la buena costumbre dicen que se definía a través de lo contrario y decía la doctrina que yo leí que las malas costumbres eran aquellas que iban contra los sentimientos de probidad y religiosidad en el término medio en que eran detentados por una comunidad, eso nos da, bueno es una mala costumbre la píldora del día siguiente por decir algo ahora que está de moda, atenta contra estos sentimientos? En el término medio, yo pienso que en el término medio eso no atenta contra esos sentimientos, si lo trasladamos esto a hace 30 años o hace 40 años hubiera sido de escándalo, entonces yo creo que las buenas costumbres también tienen un ámbito temporal y un ámbito espacial en la forma de vestirnos nadamás, si ustedes como están vestidos ahora se presentan en un juzgado en Acapulco los van a ver rarísimo, a lo mejor hasta están ofendiendo a la gente de allá por ir tan , demasiado vestidos, pero si vienen ustedes a estas conferencias como van a la playa de Acapulco, pues a lo mejor a muchos nos daría gusto en algunos casos verlas y a ustedes verlos, y a otros les daría pena pero sería una mala costumbre? Sería una violación a un convencionalismo social no a una ley jurídica creo yo. Entonces no creo que podamos llegar a ser tan amplios en esto, yo creo que el ilícito civil debe ser contemplado más estrictamente por el juez, por el juez de lo civil y aquí pienso un poco en el ilícito penal que ese sí tiene los requisitos estrictísimos porque hay la tipicidad y todos los demás requisitos que tiene el delito, la no aplicación analógica ni por mayoría de razón, pero evidentemente el ilícito civil también cae dentro del ilícito civil, no hay violación a la ley penal que no sea una violación a la ley de orden público y que tenga como consecuencia daños y perjuicios llámese la reparación del daño como pena pública o llámese el daño y perjuicio y yo me pongo a pensar un poco en este problema, puede estar absuelto un señor de un delito porque no se dieron los requisitos de la conducta típica, antijurídica, culpable, punible,


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sin excluyentes, sin prescripción, sin todas las cosas que tiene el delito para considerarse como tal y sin embargo puede seguir estando dentro del ilícito civil, si hay un daño en propiedad ajena que comete un menor de edad pues hay un ilícito civil y hay quien responde por él pero no hay delito, si hay un daño en propiedad ajena que comete un señor que tiene un trastorno físico de momento, pues a lo mejor no cometió ningún delito pero hay un daño civil que tiene que reparar, en fin y aquí quiero pensar entonces que un ilícito penal lo califica el juez penal y puede decir no hubo ilícito penal y sin embargo civilmente puede haber daños y perjuicios, pienso en materia de Propiedad Industrial, puede no haber un ilícito en materia de Propiedad Industrial... .. cometiendo un ilícito civil yo ahí tengo cosas que estar pensando, razonando porque no tengo una idea totalmente clara, voy a seguir comentando esto en un momento más. La competencia de los jueces civiles frente a las competencias del IMPI, si el IMPI tiene sus facultades para determinar infracciones, el juez civil facultades para determinar ilícitos civiles? El ilícito civil cuando se comete por violar la Ley de Orden Público como la Ley de Propiedad Industrial que en mi opinión es evidentemente de orden público sobre todo en materia de infracciones, el juez tendrá facultades para analizar eso? O es nadamás el IMPI quien va a tener esas facultades, riesgo: vamos a tener la posibilidad de sentencias contradictorias de llegar a una resolución donde dice no cometiste la infracción a las Leyes de Propiedad Industrial y el juez civil decir: te condeno a daños y perjuicios porque cometiste un hecho ilícito? Allí me estoy metiendo al tema de los aspectos prácticos un poco. Si decimos que el IMPI tiene facultades exclusivas y que el juez no puede calificar entonces la ilicitud de la violación a la Ley de Propiedad Industrial? Me va a preguntar alguno de ustedes y por eso me adelanto. Cuál es la labor del juez civil para condenar en daños y perjuicios si el IMPI decretó o declaró la comisión de una infracción, se recurrió por todos los medios de defensa que hay ahora y de impugnación hasta llegar al amparo y está declarada cometida la infracción, ese día voy y demando ante el juzgado de lo civil, y entonces qué va a hacer el juez? A comprobar la comisión de un ilícito que ya está determinado por una resolución firme?, entonces el señor juez de lo civil es un personaje con una calculadora que va a decir tráiganme las ventas y yo les saco aquí el 40%, a eso se va a concretar el juez de lo civil nadamás, entonces tenemos aquí las dos cosas, primero si consideramos que no hace falta la declaración de infracción del IMPI podemos tener que ahí se comete la infracción y acá no o viceversa, si consideramos que hace falta esa declaración del IMPI pues el juez de lo civil es un calculador en el buen sentido de la palabra no en el sentido de frío y calculador como algunas señoras son, entonces tenemos ahí un problema que dilucidar y ese problema podemos discutirlo teóricamente aquí, lo que queremos y creo que es donde vamos nosotros es a esperar qué dicen los tribunales en forma definitiva porque mientras esto no suceda vamos a tener problemas prácticos como el de la prescripción, pero quiero no agotar mis 20 minutos sino dar la palabra a Arturo para que él continúe y después ver si me la regresa a mí también para continuar con esto. Tendremos problemas aquí de prescripción, cuándo se puede iniciar la acción civil, si no se puede iniciar la acción civil si hay declaración, entonces qué es lo que sucede, la debo iniciar ahora, no la debo iniciar ahora, me meto a llevar todo un juicio con el riesgo de que me condenen en cosas por cantidades que pueden ser altísimas, qué están haciendo los actores en estos juicios, cómo demandan millones y millones de dólares? Sin el miedo de que los condenen en costas, hay varias mañas y varios trucos que se pueden hacer y quiero comentárselos pero me gustaría pasar la palabra a Arturo para que él continúe con el tema y cuando él diga yo la retomo si tú gustas. Presentación Lic. Arturo Lomelín. Gracias Carlos, pues obviamente este tema tiene muchísimos tecnicismos atrás, muchos vericuetos legales en parte o buena parte de vida a la deficiente regulación que tenemos en la Ley de Propiedad Industrial en este sentido, yo disiento con el maestro Loperena en cuanto a que esta vía civil se ha convertido en alguna fuente de abuso o en un instrumento disponible para los piratas como les llamamos normalmente, simplemente se trata de otra vía, lo que pasa en que en el caso de daños y perjuicios evidentemente como hay un interés económico a favor de una de las partes pues regularmente siempre va a buscar antes de iniciar una acción civil siempre va a procurarse que la parte demandada en estos casos pues tenga bienes con lo que pueda responder lo cual hace esta forma de hacer valer los Derechos de Propiedad Industrial muy apetitosa cuando se atacan a las grandes empresas, empresas que tienen una solvencia probada y que tienen un patrimonio con el cual puedan responder de una probable demanda de daños y perjuicios y también hay que entender del otro lado muchas veces están empresas de pequeñas operaciones, operaciones realmente pequeñas en comparación que pues para ellas puede incluso significar salvar la situación económica en un momento de crisis o de recesión, pero no es que se esté convirtiendo en un instrumento o que haya un abuso, simplemente pues así se dan y finalmente no están exentos las grandes corporaciones, las grandes sociedades de poder de hacer valer sus derechos de Propiedad Industrial a través de este medio, lo que pasa es que nunca van a ir a atacar al señor que tiene un changarrito o que tiene un puesto en un tianguis, pues es gente que no tiene bienes con los cuales responder de una sentencia, esa es la razón por la cual siempre vemos una empresa grandota de un lado y una empresa chiquita del otro, a nosotros también a nosotros nos ha tocado defender a diversas empresas en este tipo de procedimientos, yo siempre he tratado de entusiasmar a los clientes para que quieran hacer ser los


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actores en estos procedimientos hasta ahorita ninguno se ha animado y espero que mejore mi capacidad de convencimiento en este sentido, la cuestión o la aparente controversia respecto a la subordinación de la acción civil a la acción administrativa desde mi punto de vista se debe a una apreciación incorrecta de la materia de la controversia, cuando estamos en la acción administrativa, la materia de la controversia qué es, determinar si se actualiza o no una hipótesis de infracción administrativa viendo el catálogo o las distintas hipótesis que tenemos en el artículo 213, en la acción civil no se va a declarar nunca una infracción administrativa eso sería un error, la infracción administrativa es competencia exclusiva del IMPI, qué es lo que se busca en la acción civil, pues determinar como lo dice el maestro Loperena, un ilícito civil, para que exista un ilícito civil tiene que haber un derecho subjetivo afectado, lesionado y cuál sería esto pues el que ampara el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo del signo distintivo o el derecho al uso exclusivo de la invención patentada, ese es el fondo de la controversia o desde mi punto de vista ese debe ser el fondo de la controversia civil, si la conducta supuestamente ilícita de la parte demandada está afectando o no estos derechos exclusivos. Ha habido opiniones a favor y en contra respecto a esta subordinación de la acción civil de la acción administrativa a favor de la preminencia de la acción administrativa nos dicen bueno en efecto el IMPI es el que tiene las facultades o la exclusividad para determinar si hay infracciones administrativas o no, para mí este argumento es erróneo pero bueno ahí está, otros nos dicen es que el IMPI es el que tiene la especialidad, los conocimientos, la pericia necesaria para determinar si hay un ilícito en materia de Propiedad Industrial o no, finalmente ellos son la autoridad administrativa competente en esta materia, es cierto pero el juez civil finalmente también es un especialista en derechos civiles, un especialista teóricamente en fuentes extra contractuales de las obligaciones y por lo tanto es un especialista para poder determinar si hubo o no un acto ilícito y si como consecuencia de este acto ilícito estamos ante un caso de responsabilidad civil o no. Otro de los aspectos que también cuestionan la independencia de esta acción civil, normalmente cuando a mí me demandan por la lesión de un derecho subjetivo ante una autoridad civil yo tengo la oportunidad de reconvenir, de impugnar la existencia, la validez de esos derechos subjetivos supuestamente violados, supuestamente lesionado y en materia civil no podemos hacer eso, si a mí me demandan por la invasión de un derecho de marca o un derecho de patente, una indemnización el pago de daños y perjuicios, yo no puedo contrademandar, yo no puedo reconvenir la nulidad de la marca o la nulidad de la patente ante el juez civil, eso es una competencia exclusiva del IMPI, entonces estamos ante una situación injusta realmente en la que por un lado el actor puede demandar el pago de la indemnización pero en ese mismo procedimiento el demandado no puede cuestionar la existencia de ese derecho subjetivo violado que nace con la patente o que nace con el registro marcario. Finalmente, y a favor de esta posición, de esta subordinación, de la acción civil a la acción administrativa hay un artículo muy raro de la Ley de la Propiedad Industrial, me voy a permitir leerlo, es el artículo 212 Bis II que de hecho se refiere a bienes asegurados, pero tiene una expresión muy interesante que dice: En el caso que la resolución definitiva, dice resolución definitiva sobre el fondo de la controversia declare que se ha cometido una infracción administrativa, está muy claro que estamos en la arena del IMPI, el Instituto decidirá con audiencia de las partes sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas, y la primera fracción dice: pondrá a disposición de la autoridad judicial competente, los bienes que hubieran asegurado tan pronto sea notificado que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios. Este artículo 212 Bis II, al requerir una resolución firme, una resolución definitiva de la autoridad administrativa y al señalar que si hay bienes asegurados éstos se pondrán a disposición de la autoridad judicial cuando ya se le haya notificado la existencia del procedimiento, da a entender que no podemos iniciar el juicio de daños y perjuicios si no tenemos ya la resolución firme del IMPI, yo no sé si era la intención del legislador o no, lo cierto es que este numeral, si quieren de en carambola con reverside de tres bandas, pero de alguna manera da a entender que necesitamos primero la resolución administrativa, por otro lado a favor de la autonomía de la acción civil, pues no tenemos ninguna disposición que diga expresamente que un prerrequisito procesal para `poder iniciar estos juicios es la declaración administrativa del IMPI,en ningún lado de la ley lo establece y por otro lado si fuéramos a limitar el derecho de acción a favor de los gobernados, pues tendría que haber una disposición expresa que así lo estableciera y el caso es que no lo hay con la salvedad de este artículo 212. Yo creo que el artículo 212 Bis II hace referencia al caso en que el IMPI haya tomado providencias cautelares y posteriormente se haya demandado en la vía civil, sin embargo el 212 Bis II señala de manera expresa, habla siempre de una resolución definitiva de parte de la autoridad administrativa. Desde mi punto de vista no hay la posibilidad de que sean sentencias contradictorias, por qué, porque la materia de la controversia es diferente, el IMPI qué va a declarar?, la realización o la actualización de una hipótesis de infracción administrativa que no es lo mismo que va a declarar el juez, el juez tiene que declarar si se lesionó o no un derecho subjetivo, en este caso cuál es, el derecho al uso exclusivo del derecho de Propiedad Industrial amparado por la Ley. Presentación II. Lic. Carlos Loperena Ruiz.


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Gracias, gracias Arturo muy interesante el punto de vista, yo estaba viendo el 212 Bis II de otra manera, exactamente al revés porque si bien nos habla que nos falta la resolución definitiva para que esos bienes asegurados se pasen a la autoridad judicial competente, claro, si es penal el asunto puede haber una cuestión del aseguramiento de los bienes objeto del ilícito, si es civil para efecto de un embargo cautelar que pueda garantizar en un momento dado el pago del cumplimiento de los daños y perjuicios al cumplirse una eventual sentencia condenatoria, nadamás que yo veo aquí una cosa que dice : se entregará a la autoridad civil competente si se ha notificado el inicio del procedimiento, entonces digo, entonces se inició antes de la resolución definitiva? Por un lado veo lo que dice, Arturo sí tienes toda la razón es clarísimo, pero veo esa colita de que se inició antes entonces digo , entonces no hace falta la declaratoria yo no tengo todavía una posición totalmente definida evidentemente yo digo que se ha abusado de ello, pues porque me ha tocado ser demandado si hubiera yo sido actor diría que yo que es apenas lo que hace bien la ley en eso pero uno habla de la feria como le va en ella y los litigantes somos muy dados a seguir defendiendo aún en lo académico la postura que asumimos frente a los tribunales es de formación profesional. En cuanto a la forma de defenderlo, en un asunto que me tocó litigar con Agustín Velásquez, nosotros lo planteamos por dos vías el requisito de ir antes al IMPI y uno de ellos fue vía incompetencia y dijimos juez de lo civil no eres competente, ni siquiera decíamo s que hacía falta el requisito de procedibilidad de que el IMPI declarara, sino simplemente decíamos no tienes facultades, porque si la ley le ha dado facultades específicas y no nos metíamos al tema de derecho subjetivo protegido o a la cuestión administrativa sino la englobábamos con todo y le dijimos al juez de lo civil no eres competente y por tanto opusimos la excepción respectiva, esa excepción fue declarada procedente por los tribunales del foro común y nuestro contrario lo recurrió vía amparo, lo combatió en amparo y en amparo el Colegiado dijo en este caso que no hacía falta la declaración previa y que el juez era competente. Seguimos adelante y en cuanto al requisito de procedibilidad no llegamos a decir nada porque, digo decir nada a los tribunales porque se transigió el asunto. En otro asunto que me tocó ver, el mismo Colegiado dijo que sí hacía falta el requisito de procedibilidad, así que la contradicción de tesis no se crean que está entre dos Colegiados, sino entre el mismo Colegiado, lo que pasa es que los Colegiados, y esto dicen que lo van a transcribir, yo lo voy a borrar de la transcripción, que los Colegiados resuelven según quién sea el litigante que promueve, eso que no les quede duda, la justicia no es tan ciega ven el papel memb retado de quien promueve para ver si le conceden o le niegan el amparo, eso es un hecho que los que litigamos lo sabemos, yo no lo voy a poner por escrito porque es un ataque abierto al Poder Judicial, pero aquí se los digo eso es una realidad, bueno sigo adelante, esa parte la editan, bueno no vengo a contarles mentiras. En otro asunto que yo defendí en alguna etapa del procedimiento, hubo un verdadero atraco de un juez de lo civil en donde determinó que se había invadido un derecho de Propiedad Industrial, un registro marcario, que las marcas eran similares en un grado de confusión y que los dos tenían sus marcas registradas en clases distintas, se demostraron las cantidades, se demostraron con peritos, peritos ya saben como sacan los peritos los tribunales Pues viene uno, viene otro, no tienen conocimiento de lo que es la similitud en grado de confusión aunque el juez conoce el derecho como dice Arturo correctamente, pues no siempre hay la especialización, nosotros mismos abogados no nos metemos a todas las ramas de la profesión porque seguramente tenemos que concentrarnos en algo para manejarlo mejor, aquí el juez llegó a decir, si bien la demanda explotó la marca únicamente en actividades que tenía cubiertas por su registro marcario, la condena debe ampliarse a todo el objeto social porque si no se encontró que la había usado ilícitamente, bueno pues en lo que la usa ilícitamente también vamos a condenarlo, y salió con una cosa de esas el juez y condenó a unas cantidades estratosféricas a una persona que la condenaron por el uso lícito de su marca porque según el juez la había invadido en otras partes en donde no obtuvo ingresos, pues como no tenía nada que condenar porque donde había habido la supuesta ilicitud no había ingresos, a qué le aplico el 40% a 0? Y entonces dijo no vamos a extenderla al resto del objeto social y condenó a la parte donde la demandada utilizaba la marca protegida por su registro marcario. Esto fue materia de un recurso de apelación sumamente amplio porque se combatieron todos los puntos y al llegar a resolver la Sala de Apelación se fue por la fácil dijo: como ha sido criterio de esta Sala en dos asuntos previos, por lo menos que yo conocí, hace falta la declaratoria del IMPI para poder entrar a juzgar de los daños y perjuicios, evidentemente se fueron en amparo y este amparo cayó al 5º. Colegiado Civil y el 5º. Colegiado Civil resolvió negar el amparo al decir que hacía falta la declaratoria previa del IMPI. Bueno, quedó así y no se metió a los problemas marcarios de si había semejanza, si no había semejanza, si se ampliaba el objeto social, si no, se salió por ese lado y está la denuncia en contradicción en la corte. Yo quiero tocar un par de puntos prácticos que es la prescripción, dice el Código de Comercio que la prescripción empieza a correr a partir de cuando se puede ejercer la acción, entonces si hace falta la declaratoria del IMPI, pues no nos corre el plazo de prescripción y todo lo que siga teniendo de ingresos en el uso indebido del derecho de Propiedad Industrial puede ser materiales del 40%, entonces nos estamos esperando, para qué demandamos si es que estamos esperando a tener nuestra declaratoria de infracción


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siguiendo esa teoría. Si en cambio no hace falta la declaratoria de infracción y nosotros nos estamos esperando, pues entonces simple y sencillamente nos prescribe la responsabilidad civil por el hecho ilícito prescribe en dos años, entonces tenemos ese problema, yo me voy y demando ahora sin la declaratoria del IMPI, qué me van a decir: hacía falta la declaratoria, bueno pues entonces me espero a la declaratoria y no me ha prescrito, pero qué sucede si yo al contrario me espero a la declaratoria y cuando voy y demando me dice el juez está prescrito, no hace falta la declaratoria, es decir urge la resolución de la corte porque nos deja en un estado totalmente de indefensión. Lo que están haciendo los que demandan es que demandan como juicios de cuantía indeterminada para evitarse el golpe de las costas y lo que se determine en juicio y los cálculos se hacen durante el juicio pero para efectos de costas se toma en cuenta la cantidad líquida que se hizo valer en la demanda entonces son juicios multimillonarios sin cuantía determinada. Yo le decía aquí al Lic. Velázquez y me dijo que no fuera a decirlo pero lo voy a desobedecer, que lo que hacen algunas personas para evitar los daños en costas en algunos asuntos de este tamaño, es que crean una sociedad con el capital más bajo que permite la ley, le transmiten sus derechos y esa la usan como actora, la condenan en costas y no tiene ningún bien de donde se los cobren. Yo quiero pasar la palabra para conclusiones y hable algo de aspectos prácticos al Lic. Reyes. Gracias, qué bueno que hay tantos tecnicismos atrás y tantas cosas tan complicadas porque sino el ejercicio de la profesión podría ser muy aburrido, nadamás continuando con algunos detalles técnicos, una de las cuestiones el artículo 229 de la Ley de Propiedad Industrial establece que un requisito de procedencia para las acciones civiles y penales establecidas en la Ley de Propiedad Industrial es marcar los productos, ya sea con la leyenda de marca registrada, con el símbolo R o indicando que el producto está patentado o que hay una patente en trámite y también nos dice o hacer del conocimiento del público por cualquier otro medio la existencia del derecho de Propiedad Industrial invadido, yo he visto literalmente que hay gente que hace pues pegados en el periódico Reforma, yo no sé si leen Reforma en Monterrey, yo no leo el periódico, yo leo el Esto ojalá hicieran una publicación en el Esto nunca lo he visto ahí, es muy poco claro cómo hacer del conocimiento del público o cómo cumplir con este requisito de procedencia, pero lo cierto es que si el titular de la marca registrada no marcó, no identificó su producto o no indicó que la marca se encontraba registrada o no hizo del conocimiento del público de alguna forma quien sabe cual la existencia del derecho de Propiedad Industrial, entonces la acción civil es improcedente independientemente de que sigamos dis cutiendo si hay una subordinación o no A la instancia administrativa. Otro punto que vale la pena comentar es la cuestión de las medidas cautelares, uno de los grandes atractivos que le han visto a la instancia administrativa es la posibilidad de pedirle al IMPI que imponga estas medidas cautelares previstas en el artículo 199 Bis de la Ley de Propiedad Industrial que son amplísimas, mucho más amplias que las que contempla el Código de Comercio, mucho más amplias que las que contemplan los Códigos de Procedimientos Civiles, ya sea federal o local , pero el punto es determinar si el juez puede hacerlo o no, desde mi punto de vista el juez sí tiene facultades para hacerlo, el artículo 228 expresamente dispone que el Poder Judicial tiene facultades para conocer de las providencias cautelares que establece la Ley de Propiedad Industrial, igual el artículo 227, pero hasta donde yo sé y tú me corregirás si estoy mal, ningún juez jamás lo dicta yo he visto que se lo piden y el juez simplemente hace caso , juega al occiso y no dice nada por qué, porque son medidas extraordinariamente amplias, medidas que ellos no están acostumbrados a tomar y que por otro lado el artículo 199 Bis I, me parece que es el que establece los requisitos para dictar estas medidas no es muy claro en cuanto a las bases que debe tomar la autoridad para poder emitir estas providencias cautelares, lo que sí se puede hacer es pedir al IMPI la imposición de las medidas cautelares, ellos son mucho más valientes que los jueces civiles y después la ley nos autoriza a promover el procedimiento de daños y perjuicios, simplemente tenemos que demostrar a la autoridad dentro de un plazo de 20 días que ya se inició, que ya se presentó la demanda. Nadamás para concluir una de las cuestiones interesantes es saber si la vía procedente en estos asuntos es la civil o la mercantil, todo mundo lo promueve en la vía mercantil porque nuevamente son comerciantes las partes, según yo hasta donde yo me acuerdo según me enseñaron, el procedimiento mercantil procede cuando la controversia se origina de un acto mercantil, de un acto de comercio y hasta donde yo sé los ilícitos civiles nunca son actos de comercio, esto tiene relevancia por qué, porque el Código de Comercio establece que la sentencia debe contener la cantidad líquida a la cual se condena la parte o las bases para determinarlo incluyendo los daños y perjuicios, siempre y cuando los daños y perjuicios no hayan sido la materia principal del procedimiento, puede darse el caso de que si la parte actora omite calcular sus daños y perjuicios durante el juicio reservándolo para un incidente de liquidación de sentencia se puede dar el caso de que bueno, está la sentencia del juez pero tal vez su derecho a reclamar la liquidación ya concluyó porque no lo hizo valer durante el trámite del juicio y pretende hacerlo valer en liquidación de sentencia cuando el Código de Comercio claramente establece que eso se tiene que establecer en la sentencia definitiva. Bueno pues ya me están apurando, así que les agradezco su atención y bueno hay muchas preguntas, yo tengo muchas preguntas y el licenciado seguramente también y probablemente ustedes también esperemos que no nos tardemos demasiado, gracias.


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Sesión Preguntas y Respuestas. Perdón por apresurarlos pero hay que cumplir también con las preguntas y respuestas que como han visto también nos hemos quedado cortos. Dos precisiones en cuanto a lo que, bueno ojalá y la Suprema Corte de Justicia pronto resuelva esa contradicción de tesis porque va o a cambiar radicalmente la manera de que se inicien acciones como mencionaba el Lic. Reyes Lomelín sobre todo entre empresas que puedan responder de los daños y perjuicios y ojalá lo hagan pronto. Con respecto al asunto que dice el licenciado que litigamos, desafortunadamente o afortunadamente se llegó a un acuerdo porque se le caducó al actor su registro marcario y eso pues lógicamente forzó la negociación y el otro tema, yo sí conozco, lo litigué también con otro abogado un juicio civil en donde se dictaron medidas precautorias en contra inclusive de los registros del otro, del que ilícitamente obtuvo las marcas, entonces es un caso muy interesante, les puedo dar luego con la autorización de mi cliente que aquí está presente los datos de qué asunto es, si tienen alguna pregunta me las podrían pasar para acá, si no podemos permitir que continúen hablando. (Lic. Loperena) Yo pienso que el tema da más para preguntas que para respuestas, sobre todo con esa interpretación que puede hacerse en otro sentido del artículo y lo que está pasando en la Suprema Corte que está plantada la denuncia de contradicción y ahí sí yo abogo por la Corte, ahí sí defiendo a la Suprema Corte, ahí creo que no está contando el color del membrete ni nada sino que la corte está saturada con una cantidad de temas que ahora se le han dado de constitucionalidades, que no hay paso que de un político que no lo ataque otro con las cuestiones de constitucionalidad, cuando nosotros abogados practicantes nos interesa mucho que nos definan estas contradicciones de los colegiados porque nos dan certeza jurídica y nos quitan ya esa situación tan ambigua que no sabemos si demandar o no demandar, si nos vamos a ir a un juicio donde nos van a decir faltó un requisito de procedibilidad después de tres instancias o nos vamos a ir a esperar a que determine el IMPI con todas las instancias que vienen después del IMPI para dejar firme su resolución y cuando lleguemos nos diga el juez no hacía falta la resolución previa, ya te prescribió todo lo anterior a dos años y a lo mejor en esos dos años me destrozaron mi marca. ---Una pregunta para Arturo .... sí vale la pena reflexionarlo, en el caso del primero el hecho ilícito se requiere la violación de un derecho subjetivo, toda vez que este hecho subjetivo puede ser cuestionada su validez, qué tan categóricamente podemos decir que es obvio, que se requieran agotar las acciones ante el Instituto cuando hay la posibilidad de que sea anulado dicho derecho subjetivo que daría origen o sería punto base para la acción en materia civil. (Lic. Reyes) A mí no me parece tan obvio, ciertamente y tienes todo, digo no podemos negarlo, hay una cuestión, hay un desequilibrio procesal cuando el demandado no puede impugnar la validez del derecho subjetivo que se pretende hacer valer, pero finalmente la otra cuestión no tienes un precepto legal que establezca claramente eso y si van a limitar tu derecho de acción que finalmente es un derecho constitucional que tú tienes el de poder acudir a los tribunales a hacer valer tus derechos, si lo van a limitar tendrían que haberlo hecho expresamente y por otro lado finalmente una cosa es la infracción administrativa y otra cosa es el ilícito civil, de hecho desde mi punto de vista si yo pretendo llevar ante un juez civil una sentencia, una resolución, un fallo ya firme de la autoridad administrativa y no pruebo el hecho ilícito yo creo que puede ser un elemento de prueba pero yo no creo que se constituya el fallo del IMPI en un documento base de la acción, pero finalmente es muy discutible y entiendo la corte podría finalmente resolver en el sentido que sí se necesita la declaratoria del IMPI y yo creo que podemos ver obviedades tanto para apoyar una posición como obviedades para apoyar la otra, lo cierto y yo comparto la opinión del maestro Loperena, es que el problema no es si es justo o injusto que reclamen el 40% como indemnización, o si es justo o injusto que las empresas estén corriendo estos riegos o que el chiquito le pegue al grandote, lo que es injusto es que no haya seguridad jurídica, lo que es injusto es que no sepamos que sí se puede hacer y qué no se puede hacer y cuándo se puede hacer, para mí la mayor injusticia de todas es la falta de seguridad jurídica y bueno esperemos que la corte pronto pueda darnos alguna luz en ese sentido. (Lic. Loperena) Sí, como dice el Lic. Lomelín somos adoradores los abogados de la diosa seguridad y qué bueno, hay una pregunta de la Lic. Angélica Benavides del Indautor muy interesante y no es una pregunta nueva para mí, porque le he estado dando vueltas en algunas ocasiones. Qué hago para la prescripción? Dice, se interrumpe la prescripción de la acción de daños y perjuicios si solicitas el procedimiento de infracción? La respuesta es no, pero tenemos entonces buscar de qué forma la interrumpimos y no la vamos a interrumpir por una demanda que le va a faltar un registro de procedibilidad según lo que decida la corte del futuro si es que la corte decide antes de que se llegue la última sentencia o lo que decida el Colegiado. Dice el Código que se interrumpe la prescripción por demanda o cualquier otro género de interpelación judicial, entonces yo interpelaría al que creo que esté en infracción a rango de procedimiento de infracción y lo interpelo


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judicialmente págame lo que me debes de estos daños y perjuicios, por supuesto que no me va a pagar, ni siquiera me va a contestar, pero antes de que pasen dos años lo vuelvo a interpelar y mantengo viva la acción, el derecho porque el efecto de la interrupción de la prescripción es inutilizar todo el tiempo pasado antes y que vuelva a contar, arrancar el plazo de la prescripción, entonces como consejo práctico ese sería, me pareció muy buena la pregunta gracias. -- Sí gracias bueno días, primero que nada felicidades por la plática para ambos, y bueno mi comentario pregunta es el siguiente, me queda muy claro que existe un abanico de distinciones entre lo que es la vía civil y los efectos de la vía civil y los efectos de la vía administrativa, pero mi pregunta es en relación respecto si efectivamente no existe una sustitución de una facultad reservada a la autoridad administrativa, si nos vamos al escenario de la vía civil, a mí me queda claro que el juez a través de pruebas periciales o de un juicio de valoración finalmente va a llegar a la conclusión si existe la actualización de un hecho ilícito o una violación a un derecho subjetivo, pero que no en el camino de determinar la actualización de la violación a ese derecho subjetivo o la actualización de un derecho subjetivo, finalmente no está haciendo un juicio de valor respecto de algo que es facultad en teoría exclusiva al IMPI? (Lic. Loperena) La respuesta para mí es que sí, no sé que opine el Lic. Reyes Domínguez. (Lic. Reyes Lomelín) Me gustaría decir que quien sabe, pero yo creo que no, si al juez le pides que declare una infracción administrativa, seguro que estaría el juez sí invadiendo la esfera de competencia del IMPI, si les pides al IMPI que declare un hecho ilícito civil, y que declare daños y perjuicios pues también estaría invadiendo la esfera de competencia del juez, entonces yo creo que estamos ante, y esto es mi opinión académica, claro que si yo me meto a un litigio pues ya veré que le conviene a mi cliente pero mi opinión académica es que estamos ante fuentes de obligaciones diferentes o sea una es la imposición , de hecho incluso las consecuencias son distintas si se declara la infracción, la consecuencia directa es la imposición de una sanción, el ilícito civil tiene otra función que es entregarle o que el actor pueda aspirar a una indemnización entonces yo creo que estamos ante situaciones distintas y que no habría tal invasión aunque lo cierto es que finalmente en ambos casos se requiere de un derecho subjetivo vinculado con un derecho de Propiedad Industrial, ya sea una patente, una marca, un registro de diseño, etc., Una última pregunta por allá porque si no nos podemos seguir aquí toda la tarde Bueno, respecto lo que es la falta de equidad procesal que se habla en el juicio civil por no poder impugnar ese derecho subjetivo base de la acción en el ilícito civil mi pregunta es, sería posible que si a mí me demandan en la vía civil una infracción de marca que yo pueda interponer ante el IMPI mi demanda ya sea de nulidad o caducidad de esa marca y luego al momento de contestar la demanda civil reconvenir interponiendo la excepción del litis pendencia y suspender el procedimiento civil para sujetarlo que lo dice el IMPI respecto de la caducidad o la nulidad? (Lic. Loperena) Mira Alejandro, resulta muy interesante, pero yo creo que procesalmente no es posible, hay por ahí en algunos códigos como el Federal de Procedimientos Civiles que te dice que si está pendiente alguna cuestión conexa, por poner un ejemplo una cuestión penal respecto a la falsificación de un documento que forma parte como prueba aquí, pero que depende en cierto modo la cuestión que se resuelve en el juicio penal para tomarse en cuenta acá sí se habla de la suspensión del procedimiento, lo que pasa es que nuestros Códigos de Procedimientos Civiles del D.F. y de Comercio buscan que no se interrumpa el procedimiento nunca porque cada vez que hubiera una cosa, vaya la gente está hecha de chicanear juicios, quienes parar el juicio a como sea pues entonces inventas entonces un procedimiento penal pendiente y estás parando el juicio civil, para mí la litispendencia no se daría porque como dice Arturo Reyes Lomelín, son ámbitos distintos, es un poco lo que pasa con lo penal el derecho civil busca la reparación de daño, la indemnización, el que no se queden lesionados tus derechos civiles, el derecho penal es sancionador, incluso si te condenan a la reparación del daño, la reparación del daño no es una cuestión civil, es una pena pública dice la ley penal, dice la autría penal, entonces tenemos que son ámbitos distintos y puedes llegar a tener que no hubo delito desde el punto de vista penal y sin embargo ilícito civil y no hay reparación de daño porque no se condenó y sin embargo hay daños y perjuicios, a mí si se me preguntara qué me parecería más adecuado pero no es para resolver la contradicción de tesis porque esa ya está como la ley ahora, yo sí diría que los juicios de daños y perjuicios ante la autoridad civil se debe suspender el procedimiento mientras está pendiente la resolución del IMPI sin que corra la prescripción y dejándolo pendiente a esto y dejas la especialidad del IMPI que te resuelva eso y después una vez resuelto administrativamente para los efectos nadamás administrativos de la sanción dejar que entre el juez civil para los efectos de la indemnización de quien sufrió un daño y eso es más bien una cuestión que sería reforma legal, podríamos hacerlo así o de plano decir la deferación administrativa tiene un ámbito y la demanda civil tiene otro y se acabó y cada quien que vaya por su lado también podría ser eso que lo dijera la corte, eso sí lo podría decir la corte y por último lo que yo creo que es también muy importante y no sé dónde ponerle el cascabel al gato es ese exceso del 40%, en Derechos de Autor que fue donde


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nació esa disposición que luego la quitaron y ya la regresaron, yo la encuentro más justificada porque el continente y el contenido, un libro con hojas en blanco vale a lo mejor 10 pesos, pero con el contenido impreso su valor le puede subir mucho más entonces si el precio de venta al público tiene más que ver con el derecho de Propiedad Intelectual que con el soporte material, en cambio la marca Airbus en un avión, pues yo creo que el avión vale muchisísimo dinero aunque la marca sea importante, entonces yo creo que puede ser desproporcionado, tal vez hay cosas que valen más por su marca, a lo mejor una cajetilla de cigarros Marlboro vale más por la marca que por lo que vale el tabaco en sí pero un avión no o en un coche, entonces hay veces que resulta el 40% desproporcionado, yo digo en un compact disc lo que vale es lo que tiene grabado ahí, el soporte material no vale para Derechos de Autor en cambio en otro tipo de bienes puede ser valiosísimo el bien y la marca no ser tan importante, entonces creo que hay una desproporcionalidad cuando tú piensas en la venta de productos de costos de fabricación sin tomar en cuenta la marca el 80% o el 70% de valor de venta al público y la marca cuánto valió? Bien yo sé que la marca tiene un valor pero a veces la cosa que está protegida por la marca y producto es valiosísimo en sí y no como en Derechos de Autor que simplemente el soporte material no es valioso económicamente. Nadamás recordar que la Ley Federal de Derechos de Autor de prácticamente desde los últimos tiempos prevee la posibilidad de que se exija una reclamación administrativa pero a sí mismo se puede exigir el pago de daños y perjuicios sin necesidad de esperar ninguna resolución, entonces es un tema que haciendo la comparación y si ese 40% viene de la Ley de Derechos de Autor deja muchos cosas que pensar. Una última (Lic. Reyes Lomelín) Nadamás una cuestión, yo me cercioraría en ese caso que planteas como tú la estás proponiendo, nadamás que allí te metes en otra cuestión que tampoco está explorada, los efectos de la nulidad de una marca son retroactivos o no, en patentes está clarísimo que sí hay una disposición expresa pero qué pasa en marcas? O si se declara caduca, tal vez la nulidad, tal vez la caducidad únicamente surten efectos hacia el futuro pero mientras estuvo viva la marca pues se siguió cometiendo el ilícito, se siguió lesionando el derecho al uso exclusivo del signo distintivo de la invención que ya es otra cuestión ajena y vamos a ver qué teoría de las nulidades vamos a aplicar, la civil o la que contiene la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que tiene otro tipo de disposiciones que no empatan con la del 151 o con las del artículo creo 78 y 79 de la Ley de la Propiedad Industrial, pero bueno ya es otro tipo de situación, yo me decepcionaría así con las salvedades que establece el maestro Loperena respecto a la posibilidad de suspender el procedimiento civil en tanto se determina por solución definitiva si la marca es válida o no es válida y ver qué efecto le vamos a dar a esa nulidad o a esa caducidad o cancelación si fuera el caso,


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MODULO IV. NORMAS OFICIALES VS. MARCAS.

Dra. Carmen Quintanilla Madero vs. Lic. Manuel Guerra Zamarro Vamos a iniciar ahora con el tema de las Normas Oficiales y las Marcas, ya casi hemos logrado recuperar el tiempo, aunque sé que hay desacuerdos en ello, pero vamos a tener que respetar el tiempo de los demás particularmente los ponentes. Como saben todos ustedes las Normas Oficiales particularmente las que parecen referirse a cuestiones de etiquetado, nos generan algunos conflictos con las marcas y con su uso, algunos de carácter legal y algunos otros de carácter práctico totalmente comercial que nos van a hacer favor de tratar nuestros dos ponentes. En primer lugar vamos a presentar a la Dra. Carmen Quintanilla Madero es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene Maestría en Derecho obtenida en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), tiene un Diploma Internacional de Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración de París y Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera profesional se ha desarrollado tanto en el sector público donde ha sido entre otros cargos la de Directora General de Derecho de Autor y Directora General de Normas en la Secretaría de Economía, en la práctica privada actualmente es socia del despacho LA&QS, S.C. Es además profesora de Derecho Autoral II en el postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y miembro del Consejo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Pido un caluroso aplauso para la Dra. Quintanilla. En segundo lugar, se encuentra con nosotros también el Lic. Manuel Guerra Zamarro, él es abogado egresado con mención honorífica de la Universidad Anáhuac, curso maestría en la Universidad de Florida y terminó su doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y en la propia Universidad Anáhuac. Fue Director del Registro Público del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública y Presidente de la Sociedad Jurídica Internacional Phi Delta Phi. Actualmente es titular de la cátedra de Derechos de Autor y Propiedad Industrial a nivel Licenciatura y Maestría en la Universidad Anáhuac y de la cátedra de Derechos de Autor en el Diplomado de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Es coordinador del Comité de Derechos de Autor de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, miembro fundador y supernumerario de la Academia Mexicana del Derecho de Autor y abogado especialista en la materia de Propiedad Intelectual, pido también un caluroso aplauso para el Lic. Manuel Guerra Zamarro. Cedo la palabra a la Lic. Quintanilla. Presentacion Lic. Carmen Quintanilla Madero Hola qué tal muy buenos días. En primer lugar agradezco la invitación a la Cámara de Comercio Internacional y, sobre todo, felicito a los organizadores de esta jornada de la Propiedad Intelectual, que la verdad suena muy interesante. El tema de las normas contra marcas oficiales, aunque no lo crean es un tema apasionante. Mucha gente dirá que cada quien tiene sus obsesiones. Indudablemente las normas oficiales son un tema muy importante en la actualidad. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de la nueva ley de bioterrorismo de Estados Unidos y los problemas que está provocando para la introducción de productos mexicanos a ese país. Otro ejemplo es la actual crisis del pollo en Asia y lo que está provocando para otros mercados. En fin todo esto tiene que ver con las normas oficiales mexicanas, que no son otra cosa que estándares obligatorios. Cualquiera de nosotros que ve el Diario Oficial de la Federación sabe la importancia de las normas oficiales mexicanas. Todos los días aparecen ahí múltiples proyectos, normas, que la verdad yo sí les confieso que antes de dedicarme a esto, me saltaba esos temas en el Diario Oficial y hoy puedo decirles que es un área en la que hay mucho trabajo para los abogados y que tiene mucho que ver con las marcas. ¿Qué son las normas oficiales? Las famosas NOM están presentes en nuestras vidas, sepámo slo o no. Por ejemplo, el refrigerador o los aparatos eléctricos tienen que cumplir con una norma oficial mexicana para ser seguros. Las NOM no son otra cosa que


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regulaciones técnicas que elaboran, con la participación de particulares, diez dependencias del Gobierno Federal, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Economía, la SEMARNAP, etcétera, que rigen las actividades de muchos de nuestros clientes, provocando, y esa es la gran discusión del día de hoy, por lo menos una especie de tensión con los titulares de las marcas Entre la gran gama de normas oficiales que se pueden establecer, las de particular importancia para nosotros hoy son las normas de información comercial, porque estas son las normas que de alguna manera directamente tienen que ver con los titulares de las marcas. Son expedidas por la Secretaría de Economía y establecen qué información debe contener un producto y cómo debe presentarse esa información. Para hacerlo más dinámico traje algunas normas que vamos a ver muy rápidamente. El primer punto es que hay normas oficiales mexicanas de información comercial para productos específicos, como la de textiles, y otras para productos en general, como la 050, de la que, seguramente, muchos de ustedes han oído hablar. Entonces entramos en este campo de limitaciones en cuanto la información que el titular de una marca pude incluir en un producto y la forma de presentarla : Por ejemplo la norma de Tequila dice en el punto específico de información comercial: Marcado y etiquetado.- Cada envase debe ostentar una etiqueta en forma destacada y legible con la siguiente información en idioma español: a) la palabra Tequila, b) Categoría y tipo al que pertenece; c) Contenido neto expresado en litros o mililitros conforme a la NOM-030-SCFI d) Por ciento de alcohol; e) Nombre o razón social del producto de tequila o de la fábrica autorizada y, en su caso, del envasador que haya obtenido un dictamen de la unidad de verificación acreditada, distinto al certificado del productor de tequila; f) Domicilio del productor del tequila o de la fábrica autorizada; g) Marca registrada; h) La leyenda “Hecho en México”; i) Contraseña oficial; j) Lote: cada envase debe llevar grabada o marcada la identificación del lote al que pertenece y k) Otra información sanitaria. La NOM también contiene otro punto que se llama Presentación de la Información Comercial que indica cual información debe aparecer en la superficie principal de exhibición. Entonces, por un lado, la NOM nos está diciendo qué información debe llevar el producto, es decir, no es la información que el titular de la marca quiera, sino que tiene que ser cierta información; y en segundo lugar, indica cómo se presenta esa información. Estamos nuestro primer impulso de abogados sería opinar que como el titular de la marca como ya obtuvo sus derechos marcarios puede trabajar con el departamento de diseño de la empresa y tiene libertad absoluta de decidir que información lleva el producto. Pero resulta que hay una gran limitante que son las normas oficiales mexicanas, y no incluir la información que debe tener una etiqueta, puede provocar, entre otras cosas, que el producto de nuestros clientes sea inmobilizado por la PROFECO. Otro ejemplo de estas normas oficiales de información comercial que hoy traigo porque ha provocado muchos problemas y a lo mejor alguno de ustedes conocen el tema es la de Cueros y Pieles. Es un tema que a todos nos toca porque todos tenemos una cartera, una bolsa, un cinturón, una chamarra, todo eso tiene que ver. Además, es una norma que provocó muchísimos problemas sobre todo con la Unión Europea y las empresas europeas que se dedican a este tipo de industria, como por ejemplo Cartier, porque la norma de información comercial dice por ejemp lo que todos los materiales y productos terminados objeto de esta norma deben marcarse en idioma español, en forma permanente, y lugar visible con la información siguiente: nombre o denominación de la razón social completo o abreviado del fabricante nacional o importador, la leyenda “Hecho en México”, definición genérico o específica de los materiales y opcionalmente su acabado y luego los comerciantes que desean que su marca registrada aparezca en el producto o artículo, pueden solicitarlo al fabricante de tal manera que esta indicación no obstruya los datos del marcado. Entonces aquí estamos viendo que no se incluye lo que el titular de la marca quiera, sino lo que la NOM establezca. Obviamente todas las empresas europeas que producen pieles y cueros decían que era una medida proteccionista del gobierno mexicano para proteger a la industria, y ello no es así porque todos los países tienen regulaciones en materia de etiquetado que obligan a presentar la información en idioma correspondiente, con miras a proteger al consumidor. Es importante señala que las normas oficiales no deben ser en principio barreras al comercio, pero finalmente de alguna manera lo son, como la ley del antiterrorismo de Estados Unidos de la que hablábamos. Francamente, eso es la oportunidad de, legalmente, ponerle barreras a todos los demás países para que sus productos de plano no entren o lo hagan con mayor costo y dificultad, claro con la finalidad última y “legítima” es la de defender la salud y la vida. Otro gran tema para lanzar en este foro es el de las marcas oficiales previstas en el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que no son otra cosa que marcas colectivas pero cuyo titular es el gobierno mexicano, también llamadas marcas de certificación. Se pretende hacer aquí lo que se hizo con el café colombiano: dotar al café de un signo que lo distingue e identifica como algo especial. Se trata aquí de armarse para la guerra comercial que estamos viviendo, de desarrollar un símbolo, un sello, una marca oficial que se le llama “Calidad Suprema”. El propósito es que dicha marca se ponga en el producto, junto con la marca de la persona que lo hace y, con ello, muestre que el producto cumple con ciertas especificaciones y sobre todo que fue certificado, es decir, que pasó las pruebas de laboratorio y, por ende, merece llevar esa distinción. En otras palabras esa marca oficial busca señalarle al consumidor, sobre todo extranjero, que se trata de un producto mexicanos de calidad especial comprobada o certificada.


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Y esto no es una idea aislada del gobierno mexicano, sino que es una especie de movimiento comercial mundial. Aquí tengo un artículo sobre el jamón español que publicó la revista de El País dominical llamado: “Un Cerdo de Etiqueta”. Les voy a leer nada más la primera parte para que vean como esto es lo que está sucediendo en todo el mundo y la importancia de este sello y el potencial que puede tener para clientes de ustedes: “En 1999 el Parlamento de Extremadura dio la voz de alarma, se supo entonces que desde hace años lomos y paletas de cerdo húngaros se estaban vendiendo en Extremadura como productos ibéricos de bellota, no era un caso aislado aunque sí extremo, criar cerdos ibéricos puros de bellota es una lucha romántica a la que se dedican pocos, hay demasiada demanda para limitar oferta, así que cuando se le haga la boca agua suspirando por un plato de jamón de estas características por el que ha pagado 80 euros el kilo, piense que si es granuloso, no resbala el tocino entre sus dedos, no tiene vetas blancas y la grasa es dura, le han dado gato por liebre. Hay 2.5 millones de cerdos ibéricos entre cruzados y puros y se calcula que en promedio sólo se pueden criar con bellota 300,000 mil o 400,000 mil al año. No hay encinas para tanto puerco y al consumidor se le vuelve loco con la terminología. El fraude es tal que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de febrero una norma que dentro de dos años permitirá al consumidor saber la raza de los cochinos que nazcan desde ahora, con qué alimentos se han cebado y cuánto tiempo han estado madurando el jamón.” Como podemos observar, este es el tema en la actualidad, sobre todo a nivel alimentos. Todos los consumidores queremos saber si tiene o no colesterol, si el platillo es frito o asado, etcétera. Como recordarán, el Presidente Clinton lanzó una iniciativa a la que llamó “De la Granja a la Mesa”. Se trata de poder demostrar la trazabilidad de un producto desde que está siendo sembrado, saber por ejemplo cuántas letrinas o baños tienen una granja, si los trabajadores se lavaban las manos, si tenían vacunas, toda la cadena hasta que el producto llega al consumidor final para, eventualmente, estar en condiciones de identificar con exactitud el origen del problema. La marca oficial tiene básicamente tres características, que señalaré rápidamente: el titular es el gobierno federal; tiene que haber un pliego de condiciones del producto en donde establezcan las especificaciones a que está sujeto, como en el caso del jamón español: con qué fueron cebados los cerdos; la tercera es la certificación del producto, o sea probar que efectivamente el producto cumplió con todo, como lo hace ahora el aguacate mexicano que se exporta a Estados Unidos. Presentación Lic. Manuel Guerra Zamarro: Muchas gracias a la Cámara de Comercio, muchas gracias al Lic. Muggënburg por esta invitación, Carmen es muy atinado lo que nos acabas de comentar y haciendo un poco analogía con el tema de las marcas y viendo pues esta problemática que al final del día toda esta regulación a nivel internacional en muchas ocasiones se va convirtiendo en pretextos para admitir o no nuestros productos en el extranjero y a su vez que nosotros podamos o no admitir esos productos con las quejas de muchos de los productores o trabajadores nacionales que por el simple hecho de no tener una determinada condición, unos determinados guantes, una determinada asistencia, el producto no puede entrar a un país determinado, aunque como comentaba la Dra. Quintanilla, esta iniciativa del entonces presidente Norteamericano W. Clinton que busca que cada país se caracterice por la elaboración de un producto en especial o se concentre la exportación o la identidad de un país por ciertos productos, en nuestro caso obviamente los tequilas; ya los países africanos están produciendo tequila, lo están haciendo de agave y supuestamente van mucho más allá de la norma mexicana del tequila y lo están exportando y obteniendo grandes utilidades con ello, y bueno es un tema que con las marcas tiene una relación intrínseca, ustedes saben que la marca la constituye cualquier signo distintivo del que se valen los comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus productos o sus servicios de los mismos de sus competidores. Este es un principio claro dentro de las clases que hoy tenemos que agregar como otra clase más de marcas a “las marcas oficiales”, que son marcas y tenemos que añadir a la de la lista de las marcas nominadas o de las de las marcas inominadas obviamente también de las mixtas, las tridimensionales y donde más impacta que es dentro de las marcas colectivas que muchas veces las pasamos de vista dentro de la ley pero que cada día y con este tipo de reformas van tomando mucho más importancia. Cuáles son las marcas colectivas, estas marcas colectivas cuyos efectos y diferencia principal se centra básicamente en la transmisión de los derechos marcarios que solamente podrán ser transmitidos éstos dentro de los miembros de esa sociedad de productores fabricantes o de los prestadores de servicios, es donde encuentra más su afinidad con el tipo de marcas oficiales a la que la Carmen Quintanilla ha hecho mención. Haciendo un análisis y viendo cuales son nuestras fuentes del derecho marcario, como ustedes saben nuestro país ha tomado una participación bipartita, muchos países dentro de su legislación han tomado como fuentes de derecho marcario el uso, otros han tomado el registro, ¿nuestro país qué hizo? , tomó las dos, nuestras fuentes de derecho marcario es tanto el uso como el registro de las marcas, obviamente lo que constituye el derecho es el registro, pero el uso es el que mata al registro por medio de un procedimiento de nulidad. ¿Qué pueden constituir marcas?, pueden constituir marcas en términos generales todas las denominaciones y signos vis ibles suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar precisamente esos productos o servicios a que se


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apliquen frente a los de su misma clase. Otra problemática también distinta vienen siendo las marcas que pueden constituir nombres comerciales y razones sociales. No pueden constituir marcas: los nombres técnicos, propios o de uso común de los objetos que pretende ampararse; las designaciones genéricas; las figuras de envase de uso común; las letras, los números y los colores aislados; las imitaciones de escudos; banderas y emblemas de los países; los nombres o siglas de organizaciones gubernamentales; los signos oficiales de control y garantía; la reproducción de monedas o billetes, así como de las monedas conmemorativas, condecoraciones, medallas u otros premios; los nombres, firmas, seudónimos o retratos de personas sin contar con su autorización; los títulos de las obras, personajes ficticios o de caracterización protegidos por la legislación autoral; las denominaciones de origen; los mapas; las marcas iguales o semejantes en grado de confusión con otra previamente registrada y vigente; y lo que sea contrario a la moral, las buenas costumbres, al orden público así como lo que tienda a ridiculizar a las ideas o a las personas, entre otras. Luego entonces el carácter de una marca lo encontramos como en ser un signo distintivo que tiene que ser novedoso, lícito y tiene que ser veraz y esos principios están regidos por dos cuestiones básicamente, el principio de territorialidad y el principio de especialidad de las marcas, lo único que rompe el principio de especialidad lo constituyen las marcas notoriamente conocidas, pero todas las marcas deben de estar clasificadas o limitadas dentro de una especialidad y válidas obviamente dentro de nuestro territorio nacional amén de los Tratados Internacionales suscritos por México como puede ser el Acta de París. Analizando la duración de las marcas obviamente tienen una duración de 10 años, esos 10 años son prorrogables por períodos iguales infine, condicionados obviamente al uso continuo y efectivo de la marca. Dentro de los modos en que podemos resumir la conclusión de una marca: es que la marca se use en modo diferente del que fue registrada, por no comprobar el uso también podemos perder nuestras marcas o permitir (yo todavía no sé cómo exactamente), que una marca se convierta en genérica, cómo lo hacemos? pues yo creo que será con anuncios o “spots” para que no le llamen a nuestra marca o identifiquen a nuestra marca con el producto mismo, como puede ser en el caso de Kleenex, o en el caso de Xerox, o en el caso de Maseca y una infinidad de casos en el mercado, también podríamos perder nuestra marca si especulamos con el precio y calidad del producto amparado o entrar también a alguna causal de nulidad; o también podríamos perder la marca voluntariamente con la cancelación del propio registro. Por otro lado y haciendo una comparación, tenemos leyendas obligatorias y dentro de esas leyendas obligatorias nosotros tenemos que avisar al público en general que nuestra marca está registrada, cómo lo hacemos en atención a nuestros convenios internacionales, concretamente el Acta de París donde debemos señalar las leyendas “Marca Registrada” o la “R” dentro de un círculo, advirtiéndole al público que nuestra marca obviamente está registrada, ¿qué pasa en caso de que no lo mencionemos?, obviamente tenemos la pérdida las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. Viendo esta naturaleza, viendo la esencia de las marcas y llegando a lo que había comentado la Dra. Quintanilla dentro del uso de las normas oficiales y dentro de las marcas oficiales podemos llegar a la siguiente problemática: Dra. Carmen Quintanilla: Como ya comentábamos, la primera limitante es que cuando hay una NOM de información comercial, el titular de la marca no tiene la posibilidad de decidir qué información introduce y en dónde la plasma. Ejemplos de este tipo de NOM son la de juguetes, la de cueros y pieles, la de productos textiles (seguro que todos ustedes cuando se compran ropa últimamente han visto que la ropa se etiqueta ya de diferente manera, trae unas etiquetas enormes), de aceites y lubricantes para motores o gas diesel; la de etiquetado de productos agrícolas, de etiquetado de extracto natural de vainilla, en fin. La segunda limitación para el titular de la marca es que no puede decidir con qué otra información va acompañada su marca, por ejemplo no puede decidir: quiero que en mi producto sólo vaya la marca en la superficie principal y todo lo demás se ponga atrás, no. La información de la que va acompañada también está decidida por la norma. Entonces a veces tiene que ir el contenido neto, o el nombre del producto, o las leyendas especiales por ejemplo “este producto puede ser dañino para su salud”, depende de cada norma. Por ello, importante que si nosotros somos personas que nos dedicamos a la Propiedad Intelectual sepamos que esta limitante existe y que, en muchos casos, nuestros clientes no pueden etiquetar de una manera libre. Lic. Manuel Guerra Zamarro. También debemos de cuestionarnos si la utilización obligatoria de dos marcas, es decir, la marca oficial con la propia marca de la empresa que representemos implica alguna pérdida de exclusividad o alguna pérdida del derecho sobre el uso de nuestras propias marcas, no, no es así, lo único que está haciendo es que para poder utilizar las marcas oficiales debemos ya contar con una propia marca propia, registrada previamente para poder utilizarla dentro o conjuntamente con la marca oficial, eso pues hace obligatorio el registro de las marcas y no solamente le da el consentimiento al uso o a la adquisición del derecho por el uso de la misma, sino que nos vemos obligados precisamente a registrar nuestra marca para que podamos ostentar una marca oficial, y en virtud de todo lo que hemos comentado podemos llegar a las siguientes conclusiones fundamentales: El ser titular de una marca no implica que puedo utilizar la misma en cualquier parte de la etiqueta de un producto, cuando la información comercial con que debe contar ésta está regulado por una norma oficial; tampoco implica que el titular de una marca


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pueda decidir qué datos deben de ir en la etiqueta cuando existe una norma oficial que obliga a incluir determinados requisitos; también podemos concluir señalando que el incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización no da lugar a la pérdida de signo distintivo en términos de la Ley de la Propiedad Industrial pero si puede implicar sanciones de tipo administrativo que van desde la clausura del establecimiento, fábrica o comercio a la inmobilización del producto; por último, del esquema de marcas oficiales previsto en el Reglamento de la Ley sobre Metrología y Normalización implica la coexis tencia en un sólo producto de dos marcas: la de la empresa o comercio y la oficial, sin menoscabo de la distinción del propio producto, al contrario, identificándolo aún más en su carácter internacional. Muy bien hemos concluido con as exposiciones, tenemo s dos preguntas hasta el momento, tres perdón, parece que el cartel es para la Dra. Quintanilla porque las tres se las han dirigido a ella. Sesión Preguntas y Respuestas. (Dra. Quintanilla) A ver, el Lic. Gerardo García Tellez nos pregunta: En la década de los 80s se emitió una NOM que obliga a las empresas a que determinados productos tuvieran que envasarse en vidrio, lo que constituyó un monopolio en la materia ya que sólo existía una empresa para ello, un ejemplo como este demuestra carácter político de muchas NOMS que irrumpen violentamente en espera jurídica de un sinnúmero de agentes económicos, ¿considera que el mecanismo actual de emisión de NOMS es adecuado y eficiente? ¿cuál sería su postura al respecto?. En términos del tema marcario, no le parece que las NOMS constituyen una sobre regulación que provoca una terrible incertidumbre y falta de certeza jurídica para los agentes económicos? Además, ¿qué opina respecto a las barreras a la entrada que las NOMS significan para empresas extranjeras? (Dra. Quintanilla) Como bien lo dice el Lic. Gerardo García, en la década de los 80s se emitió una norma que obligaba a envasar en vidrio. Actualmente, ¿qué sucede con el proceso de elaboración de NOM? Desde mi punto de vista sí es adecuado y eficiente porque en 1992 se lanzó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que obligó a las dependencias a elaborar sus regulaciones técnicas exclusivamente a través de normas oficiales y, sobre todo, de una manera completamente diferente a como la hacían. Antes de esa ley las dependencias hacían sus normas en su escritorio y lanzaban la publicación en el Diario Oficial. Esta ley fue la primera que introdujo en México el concepto de consulta pública obligatoria, pero no la consulta pública como la de la Ley de Planeación, consistente en organizar foros, no, una consulta pública verdadera y obligatoria. Actualmente las dependencias para hacer esas normas tiene una serie de mecanismos bien interesantes, en donde cada dependencia primero que nada tiene introducir el tema a un programa anual que se llama Programa de Normalización, que se publica en el Diario Oficial de la Federación; si no lo introduce simple y sencillamente no puede hacer la norma. Segundo, elabora el proyecto con un grupo en el que participan particulares, académicos, científicos, al que se pueden incluir cualquiera. El proyecto, se publica para consulta pública en el Diario Oficial de la Federación, y allí se abre una gran posibilidad para nosotros los abogados de entrar con nuestros clientes a opinar en la consulta pública, en el caso de que nos hubiera sido posible participar en la elaboración misma. Luego, la dependencia tiene que analizar esos comentarios y, finalmente, se adopta la NOM en el Comité en el que participan particulares y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, en cuanto a si son o no cuestiones políticas, yo creo que finalmente todo lo que hacemos tiene una connotación política. Entonces hay que involucrarnos en estos procedimientos para poder opinar y poder hacer que las normas tomen un curso diferente. Respecto a que si la elaboración de NOMS representa una sobreregulación, aquí la respuesta sería sí y no. Porque no perdamos de vista que cuando pasa algo y no está regulado entonces nos preguntamos cómo es posible que no haya una norma en la materia. Les voy a poner un ejemplo que vivimos reciente en México, se acuerdan que hubo un incendio en un mercado porque los juegos pirotécnicos explotaron y casi vuela todo el mercado en Celaya, entonces allí sí, la pregunta es cómo es posible que no se ha hecho una norma oficial mexicana de juegos pirotécnicos. ¿Regular o no regular? ese es verdaderamente el dilema . No regular una materia puede convertirse en algo muy peligroso. En mi opinión, sí es importante regular, expedir normas que, teóricamente, no deben constituir barreras al comercio porque solamente pueden hacerse para un fin legítimo establecido en la ley: la protección de la vida, de la salud, del medio ambiente, etcétera. Pero de hecho todas las normas constituyen en principio una barrera porque imponen requisitos que tienen que ser cumplidos por las empresas. Volviendo a la famosa ley antiterrorismo estadounidense. La pregunta sería: ¿tienen derecho los americanos a expedir una ley así? Sí, tienen derecho. ¿Es una finalidad legítima?, Sí es una finalidad legítima. Pero por supuesto que constituye una barrera técnica gigantesca porque ahora para poder exportar ahí hay que efectuar una serie de registros especiales, etiquetar de una manera distinta, efectuar una serie de pruebas a los productos, en fin, cumplir con una serie de medidas nuevas y costosas en tiempo y en dinero. Todo ello es finalmente parte de la guerra comercial. (Lic. Guerra Zamarro) .- Y aquí hay otra pregunta, nos la hace Angélica Benavides, muchas gracias Angélica del Indautor que señala: ¿qué beneficios trae al grupo que pertenece una marca colectiva versus de los que otorga una marca común?.


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Aquí lo que estamos hablando es básicamente de una misma esencia, ¿qué se busca con una marca colectiva? Señalar el lugar, las personas o las asociaciones que producen en una forma artesanal, con mucho cuidado, con higiene, con tradición a un producto determinado dentro de todos los demás ¿que es lo que se está buscando precisamente a final de cuentas con las normas oficiales?, con una estamos distinguiendo las sociedades que la realizan, con la otra estamos diferenciando a un país, a un producto en un contexto internacional, ¿qué va a pasar al final del día?, bueno nosotros vamos a tener ciertas preferencias, ¿cuál es el mejor café que podemos tener en mente, el café de Veracruz o el café de Colombia? Eso es lo que va a llegar al consumidor, ¿cuál es el mejor plátano del mundo? ¿El producido por banana o el producido por Juan Pérez en cierto lugar geográfico del mundo?, el consumidor va a saber la procedencia y el origen de ese producto, lo mismo que sucedía cuando hubo el descubrimiento de América en 1492, tenemos que determinar exactamente no sólo de dónde viene, sino de qué parte y quién produce cada uno de los productos ¿para qué?, para que el consumidor final sepa cómo viene ese producto y la calidad de ese producto antes de su comercialización, entonces sí da una ventaja, sí da una ventaja tener marcas colectivas de hecho y obviamente da una ventaja de que la restricción de uso de esas marcas sólo podrá ser hecho entre los mismos miembros de esa colectividad. (Dra. Quintanilla) A ver aquí hay otra pregunta que hace Elías Mizraqui: ¿Cómo se deciden los atributos que debe de tener un producto para la marca oficial? Esto lo señala también el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en el artículo 85 que dice: para la autorización de la marca, el interesado deberá formular una solicitud a la Secretaría acompañando el pliego de condiciones en el que se indique, el producto o servicio que se pretende utilizar, la marca, así como la zona de producción o transformación, el signo distintivo del producto que se exhibirá en la etiqueta, así como un modelo la marca correspondiente, las especificaciones técnicas que definan los caracteres específicos del producto, servicio, sistema, tales como el origen de las materias primas, las condiciones de producción , su procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, bactereológicas o de utilización, su composición y etiquetado y una breve exposición de las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los controles de calidad sobre la producción de estos bienes, el régimen de exenciones, las condiciones que establecerá el otorgamiento de autorizaciones para el uso de la marca, y el grado de concordancia del pliego de condiciones con normas oficiales o con otros lineamientos. Por ejemplo, los aguacateros, tuvieron que definir las regiones en las que aguacates podían ser sembrados, las especies, las prácticas a las que deben ceñirse los trabajadores, cómo se corta el fruto, las técnicas admitidas para madurarlo, cómo debe empacarse, cómo se transporta, en fin todo lo que debe cumplirse y, sobre todo, demostrarse o probarse para poder poner la marca oficial en el producto. La norma oficial mexicana es lo mínimo con lo que tiene que cumplir un producto para poder salir al mercado y la marca oficial es una especie de NOM PLUS, con lo que se pretende darle una visibilidad y un respaldo al producto. Por allí hay otra pregunta que dice: ¿qué ventajas tiene quien usa esta marca? Posicionar el producto que la utiliza como de una calidad superior que, además, fue certificado. (Lic. Guerra Zamarro) Aquí tenemos también otra pregunta de Claudia Fernández, muy certera, dice: ¿la marca oficial va de la mano con la denominación de origen? Sí y no, esa es la respuesta. No en cuanto a que son naturalezas jurídicas totalmente distintas, debemos de recordar que las denominaciones de origen se dan por dos causas: 1) por causas de clima dentro de una zona geográfica, es decir, las condiciones climatológicas de tierra, viento, etc.; 2) por las tradiciones con que se elabora ese propio producto que provienen de esa determinada zona geográfica. Pero quiero ir un poquito más allá de la pregunta, ¿va de la mano con la denominación de origen? Yo entiendo aquí como si la marca oficial tratara de ser como una denominación de origen, cuestión ésta que se hace mucho muy interesante: México es uno de los países privilegiados del mundo en tener tantas denominaciones de origen como tequila, mezcal, bacanora, café de Veracruz, etc. El proyecto de buscar las marcas oficiales yo creo que también en cierta forma trata de poder identificar a un país y también trata de identificar a un producto ¿para qué?, para competir en el mercado internacional y que todos los consumidores sepamos precisamente de dónde viene ese producto y qué preferencias vamos a tener sobre el producto y qué preferencias vamos a tener sobre los países en un mundo globalizado, entonces si entendemos así la pregunta, yo creo que sí, que puede ir de la mano o se asemeja en la cuestión práctica y no en cuanto la naturaleza jurídica a una denominación de origen ¿por qué?, porque hay muchos países que no tienen denominaciones de origen pero tienen una calidad en sus productos reconocida desde hace muchos años. Perdón , agregaría yo que me da la impresión, no lo conozco, pero de lo que oigo de la pregunta y de lo que menciona Manuel, yo creo que lo que han hecho astutamente es cuando no se dan los requisitos técnicamente para tener una denominación de origen, pero se quiere promover un productos de ciertas particularidades y efectivamente para efectos de exportación, se ha creado este concepto que nada impide que lo haya, es probablemente la no calificación técnica, el no amoldamiento específico a los requisitos de la denominación de origen lo que genera esta posibilidad, porque si a la denominación de origen hay una serie de atributos que hay que tener en cuanto al origen de los materiales naturales de una región y la tradición en cuanto al procesamiento de los mismos, entonces se me ocurre hablar de que el aguacate mexicano podría calificar como una denominación de origen, sería francamente difícil y complicado aunque ha habido algunas denominaciones de origen que han sido materia de crítica pero que están ahí para


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eso precisamente, para promover productos nacionales, yo creo que la salida francamente en mi opinión inteligente y repito nada más sigo la idea de lo que menciona Manuel es que se corresponde a esa necesidad, a esa conveniencia mejor dicho. (Dra. Quintanilla) Otra pregunta dice: ¿las marcas oficiales están siendo registradas en el IMPI? Sí, hasta ahora hay nada más una marca oficial que es la marca esa México Calidad Selecta y está registrada en el IMPI. Esta idea surgió porque ustedes se acuerdan que había un Águila acompañada de la leyenda lo hecho en México está bien hecho. El problema de ese esquema fue que cualquier producto mexicano, aunque no tuviera la más mínima calidad lo podía ostentar. Ello lo único que provocó fue no se construyera un esquema de credibilidad alrededor de la calidad mexicana. Porque no es cierto que cualquier producto nada más por estar hecho en México esté bien hecho. Hay productos muy buenos y hay productos muy malos, de todo un poco. Entonces el esquema de la marca oficial lo que busca es destacar sólo a los productos mexicanos que han sido certificados y tienen una calidad especial. En función del tiempo, aquellos que se han quedado con preguntas , por favor pues tienen la posibilidad de tener acceso a los ponentes si lo desean en la hora de los recesos a la hora de la comida espero que los dejen comer en paz pero si tienen otra vez mucho cartel pues siéntense con ellos y platíquenle sus temas vamos a dar por concluida esta sesión en este tema antes de pasar al último previo a la comida y nuevamente pues un aplauso para los ponentes.


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MODULO V. PUBLICIDAD DE MARCAS Y SU RELACION CON OTRAS DISCIPLINAS DEL DERECHO

Lic. Julio Campuzano Reyes-Retana y el Lic. Agustín Velázquez García López.

Presentación del Lic. Julio Campuzano Reyes-Retana y el Lic. Agustín Velázquez García López El Lic. Julio Campuzano Reyes-Retana es socio de la firma SIGNUM Propiedad Intelectual y de la firma Marcas.Com.Mx, es egresado de la Universidad Intercontinental, tiene mas de 17 años de práctica en la materia, durante los mismos ha dictado y atendido diferentes conferencias y seminarios en América y Asia, ha impartido la cátedra de Régimen Legal de los Medios de Comunicación en la escuela de Comunicación de la Universidad Intercontinental. Es miembro fundador y consejero del Centro para el Estudio y Difusión de la Propiedad Intelectual del cual ha fungido como presidente y secretario, es miembro asesor del Consejo de la Comunicación, pido un aplauso para el Lic. Campuzano. Muchas gracias, el Lic. Agustín Velázquez García López es socio senior de la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, egresado de la Universidad del Nuevo Mundo, tiene especialidades tanto en México en la Universidad Panamericana como en el extranjero en el University Robert Schuman. Miembro activo de distintas asociaciones tanto en nuestro país como en el extranjero, es profesor registrado ante la Universidad Nacional Autónoma de México. Es arbitro y perito en materia de Propiedad Intelectual para el Gobierno Mexicano, así como mediador y arbitro para diversos centros en México y en el extranjero. Ha dictado y atendido diversas conferencias y seminarios en América, Asia y Europa yo pido también un aplauso para el Lic. Agustín Velázquez -Cedo entonces ahora la palabra al Lic. Agustín Velázquez. Gracias, antes de empezar a hablar del tema quería dar una explicación en forma muy general e introducción a lo que viene en el temario y un poquito más si me es posible, el tema sobre el que nos tocó platicar hoy es el de Publicidad de Marcas y su Relación con otras Disciplinas del Derecho. Dado que no tenemos el suficiente tiempo, lógicamente, vamos a tocar muy brevemente las que consideramos más actuales, sin embargo hay una gama impresionante de leyes, reglamentos, circulares, normas oficiales mexicanas, etc., que tienen que ver con la publicidad de marcas. Después de escuchar que tendremos reservas por algún tiempo se me ocurre que hoy nuestro tema pueden serlo también, desde un punto de vista de Publicidad de Marcas, el de Reservas y su Relación con otras Disciplinas del Derecho, lo único es que cuando analicen el tema de reservas - hoy durante nuestra plática - se van a dar cuenta que hay una laguna impresionante en todas estas normas y reglamentos y leyes de las cuales vamos a platicar o a mencionar, puesto que no incluyen las reservas de derechos de autor. Consecuentemente y como buenos abogados, que hay aquí varios, van a empezar a pensar mal de cómo pueden darle la vuelta a esos artículos - a mí ya se me ocurrió uno – mas tarde se los comento, voy a dar paso al Lic. Campuzano Bien, pues a lo largo de la mañana en más de una ocasión se ha dicho como la ley lo define lo que es una marca, cualquier signo que sirva visible en México, que sirva para distinguir a un producto o servicio de otro de su misma especie o clase en el mercado, esta definición está fundada básicamente en el concepto de distintividad de estos signos, sin embargo tanto la doctrina como ahora sorprendentemente la Ley Federal de Protección al Consumidor reconocen en la marca otros valores o más bien funciones además de lo que es estrictamente la distintividad, como es el hecho de que la marca es un medio que traslada información al consumidor, es decir un recurso que el consumidor identifica prácticamente de manera inconsciente en el que encuentra referencias como el origen de los productos, la calidad de los productos e inclusive hasta el precio, cómo olvidar aquel eslogan de “Se vé caro, lo es”, en fin la marca entonces tenemos claro que está necesariamente asociada al fenómeno publicitario y este fenómeno el qué hacer como toda conducta humana pues merece ser evidentemente regulado porque de otra manera sería un poco caótico o vaya como de hecho ocurre en la práctica puede prestarse a abusos o excesos que afectan intereses que van más allá de lo que podría ser un abuso en una relación contractual cualquiera porque aquí se trata de un fenómeno netamente social en el que el afectado es el consumidor como un ente abstracto de carácter social que no podemos prácticamente individualizar, la afectación la sufre la sociedad en su conjunto cuando se trata de estas prácticas puede llegar a ser como decía, abusivas.


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La legislación en la materia de Publicidad como decía el Lic. Agustín Velázquez es bastante compleja en algunos países existen algunos recursos como Leyes o Códigos de Publicidad que de alguna manera facilitan o estructuran de una manera más clara lo que es esta materia, en otros como en el caso de México y creo que quizá lamentablemente esta demasiado dispersa esta regulación, esta legislación encontramos leyes de los más diversos tipos que contienen referencia al que hacer de la Publicidad, me parece sin duda que vaya, las más importantes de estas disposiciones podríamos encontrarlas básicamente en lo que sería la Ley Federal de Protección al Consumidor por lo que hace a la calidad que el estado tiene como velador, por llamarlo de alguna manera de los intereses de la sociedad en su conjunto como se decía, está también la Ley de la Propiedad Industrial por lo que hace las afectaciones que sufre el titular de un derecho de Propiedad Industrial cuando este es usado en publicidad que tiene la calidad de ser desleal y principalmente también la Ley General de Salud que por sus características como veremos adelante , precisamente por su destino, es decir la Ley General de Salud tiene como objeto el velar o el control más bien sanitario de ciertos bienes y servicios y entre ellos incluye a la publicidad de esos bienes y servicios que son controlados precisamente por la Ley General de Salud respeto a la garantía precisamente de salud que establece nuestra Constitución, de esta manera, bueno dentro de esta legislación sanitaria que quizá sea el cuerpo legal más importante en el que se contienen disposiciones relativas a la salud, pues encontramos disposiciones que se refieren a alimentos, a bebidas no alcohólicas, a bebidas alcohólicas, insecticidas, a cosméticos, a todo tipo de productos con los que tenemos contacto en nuestra vida cotidiana y que de alguna manera pudieran exponernos a ver afectada nuestra condición de gentes sanas, vaya con esto quería hacer una introducción general del tema y cedo la palabra a Agustín. (Lic. Velázquez).- Antes de entrar a los temas de concepto de publicidad comparativa, engañosa, etc, me gustaría hacer referencia también a las garantías constitucionales que enmarcan un poquito el tema de publicidad y que encontrarán en los anexos, documento que preparó el Lic. Campuzano y que contiene la gama de leyes que aplican a la materia, pero bueno..., nuestra constitución es la espina dorsal y en ella encontramos la garantía de libertad de trabajo, la garantía de libertad de expresión e información sobre todo la garantía de libertad de imprenta, la garantía de libertad de competencia, ahora bien, una vez englobado el derecho o la garantía que tienen todos los gobernados de informar a terceros de cualquier situación, incluyendo sobre la comercialización u ofrecimiento de servicios y la comercialización de productos es que trataremos este tema, no sé si quisieras Julio mencionar los conceptos de publicidad comparativa y el concepto de publicidad engañosa para empezar a entrar en el tema de PROFECO. (Lic. Campuzano).- El Reglamento de Publicidad del Consejo de la, perdón de la CEE, es la Comunidad Económica Europea define a la publicidad, me gustó mucho esta definición porque me pareció muy completa y pues abarca tanto a los sujetos que intervienen como a los actos que realizan y los efectos que tiene esto, la tomé de allí, sugiero que estas definiciones las den con más detenimiento en el documento que se les entregará por la ICC y reflexionen sobre ellas, dice: Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, ya sea pública o privada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de promover en forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. Dentro de lo que es la publicidad podemos, en el caso de las marcas, encontrar que se realiza publicidad directamente de un producto como tal, es decir el uso de la marca como se usa naturalmente es decir, ajeno a la injerencia de cualquier otro producto o podemos encontrar la publicidad que se realiza en comparación con otros productos que vienen a ser lo que sería la publicidad comparativa, en el caso sería la comparación de una marca con la otra si entendemos que cada marca tiene como decíamos ciertos, incorpora cierta información y ciertos valores, esa comparación se emplea de manera recurrente y creo que con bastante frecuencia en la publicidad que encontramos día a día en la calle, algunos países prohiben este tipo de publicidad de manera tajante , otros la permiten bajo ciertas condiciones y otros simplemente la permiten, México es el caso en el que la publicidad comparativa está permitida en términos generales, pero como veremos más adelante también evidentemente se le ponen ciertas cotas al acto de realizar esta publicidad comparativa, particularmente para el tema que nos ocupa en el caso de marcas o de signos distintivos en general, Publicidad Comparativa se entiende aquella publicidad en que el anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores es decir su oferta lo que tiene, el producto o servicio que le ofrece lo compara con el de uno o varios competidores identificados inequívocamente identificables, esto también es importante porque no necesariamente se hace referencia directa o expresa a un competidor, sino que puede hacerse una publicidad en la que no se diga el nombre de una marca expresamente, pero el consumidor o sujeto que escucha el anuncio o que atiende al anuncio lo identifica de una manera inmediata, ya sea porque se evoca inconsciente recibe el mensaje. (Lic. Velázquez) .- Recientemente asistí a un desayuno que tambien organizó la ICC Mexico donde se habló de la Ley Federal de Protección al Consumidor y sus implicaciones. En dicha reunión se toco el tema de una marca Mi Leche, misma que contiene la palabra leche dentro de su denominación pero que realmente el producto no es de leche, entonces ese es el tipo de marcas que pueden resultar engañosas. (Lic. Campuzano).- Entonces decíamos que están identificados o identificables digamos, inequívocamente pueden ser identificables con el resultado directo o indirecto de resaltar a los propios productos o servicios que son anunciados por el sujeto


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que realiza la publicidad frente a los que son ajenos, dentro de este concepto de publicidad y publicidad comparativa en términos generales, vemos lo que se refiere a la publicidad engañosa, que es aquella que de una manera cualquiera, incluida la presentación, es decir , vaya la forma del producto que algunos entendemos lo que vendría a ser básicamente el ......... o la imagen que traslada al producto como tal que pueda inducir a error o confusión a las personas a las que se dirige o afecta y que debido a su carácter engañoso pueda afectar su comportamiento económico o que por estas razones perjudique o es capaz de perjudicar a un competidor, o sea vemos como la publicidad engañosa puede afectar o bien a los intereses del consumidor o bien a los intereses de un competidor o en su caso a ambos. Estas definiciones que fueron recogidas de esa fuente, me parece que son importantes y por eso les traje este documento que, por el poco tiempo que disponemos y el exceso de información les pediría que la revisen con calma y reflexionen sobre ellas. (Lic. Velázquez) Cómo se puede reprimir o de qué manera el estado tiende a reprimir la publicidad, que de una u otra manera, se considera como publicidad comp arativa, publicidad engañosa? Hasta el día de hoy se aplica el artículo 32 actual de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es decir, las reformas tengo entendido entrarán en vigor el 4 de mayo del 2004 (por lo que hace a unos preceptos), otros el 4 de agosto del 2004 y otros el 4 de febrero del 2005, sin embargo las recientes reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor cambiarán un poco el esquema y lo mencionaremos muy brevemente, sin embargo al día de hoy en el momento en que la publicidad, entre competidores en la que uno considerara que la publicidad le estaba afectando al otro tienes dos escenarios que son los que mencionó el Lic. Campuzano, uno es de la publicidad comparativa en donde dos productos se muestran al consumidor y el otro es de la publicidad engañosa, bajo el primer escenario cuando una publicidad es realmente comparativa es cuando se muestran al consumidor los dos productos y claramente, después de una serie de pruebas se puede hablar de las cualidades o características que tiene uno frente al otro, en un asunto en el que de una u otra manera me involucré era el de dos empresas que se dedican a la comercialización de refrescos que inclusive es un asunto ya está resuelto y se puede mencionar: “El Reto Pepsi”, en donde Pepsi sacaba un muestreo de su producto sin enseñar si era Coca Cola o Pepsi Cola y decía cuál prefiere usted? Los resultados aparentemente arrojaban el resultado de que la mayoriapreferian Pepsi sobre Coca Cola y ahí.., había, o hubo un uso de marca no autorizado, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resovió la declaración de infracción, aparentemente fundada en el desprestigio de la marca que por otro lado con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor se llegó a determinar por parte de la PROFECO..., porque?, puesto que la publicidad no tenía las características para validar todo el proceso. El IMPI, consecuentemente resolvio con base en la fracción X del 213 de la LPI, y que se refiere a intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, etc. de otro. Actualmente este asunto tengo entendido, ya está en la fase de reclamación de daños y/o perjuicios, que previa resolución de infracción..., como se señalaba hoy en la tarde debe obtenerse, a efecto de estar en posibilidades de proceder con la reclamación de daños y perjuicios..., y bueno ya se verá cuál es el resultado final en ese asunto. Esto por cuanto hace a la publicidad comparativa, es decir cuando se debe de hacer realmente la validación de un producto frente al otro. Así mismo, tenemos la publicidad engañosa que deriva cuando esa publicidad realmente no tiene soporte o es exagerada en cuanto a las cualidades del producto frente a las del competidor y bueno..., los anuncios que quieran, hoy en día, estan tocandoel filo de esos umbrales y considero que es un poco peligroso...., comentaba que hasta el día de hoy, tradicionalmente se tendría que ir a la PROFECO, en mi opinión, - aun cuando el Lic. Campuzano puede tener - otra opinión, pues lo hemos estado platicando.., pero en fin..., se tendría que ir a la PROFECO a reclamar que la publicidad está siendo tendenciosa, falsa, exagerada, y después..., una vez que PROFECO ha calificado si esa publicidad realmente está afectando a un tercero, entonces se podría reclamar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el desprestigio que se causó con esa publicidad a la marca, y que realmente no fue comparativa, sino que tendenciosa, falsa o exagerada, etc. A partir de las reformas que es algo muy interesante, la PROFECO está teniendo mayores atribuciones y va a poder tomar medidas precautorias, va a poder interrumpir la publicidad de inmediato sin necesidad de fianzas, sin necesidad de garantía de audiencia, - lógicamente todas esas disposiciones habrá que ver si la constitucionalidad al final del día es soportada, yo creo, que claramente son disposiciones inconstitucionales porque violan la garantía de audiencia, de un debido proceso, etc., - sin embargo el día de mañana y cuando entren estas reformas en vigor, la PROFECO podrá tomar acciones en materia de marcas para evitar la publicidad de éstas, no sé si quisieras agregar algo Julio?. (Lic. Campuzano) Me gustaría ahondar un poquito más en el tema de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que se publicó el 4 de febrero pasado y muy puntualmente sobre el artículo 32 que digamos es la columna vertebral del tema de publicidad en México, por lo que respecta al ámbito digamos de los intereses de los consumidores. Este artículo tradicionalmente se refería a que la información, más bien la publicidad relativa a bienes o servicios decía, que se difundan por cualquier medio o forma deberá


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ser, ya no tenía la leyenda de “Veraz y demás, había una incongruencia de hecho entre lo que disponía la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la que de alguna manera ya quedó, entre comillas, resuelta porque ahora se habla de veracidad y demás la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero lo importante aquí es que a este artículo la única reforma que se le hizo, la reforma relevante que se le hizo fue el incorporar en el concepto de publicidad y de información a los derechos de Propiedad Industrial, cosa que, vaya tan extraña como sorprendente porque, vaya existe una competencia muy definida por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que ya veremos más adelante, respecto de lo que es la aplicación de la Ley en la materia de Propiedad Industrial … entre comillas resuelta, porque ahora se habla de veracidad y demás la Ley General de Protección al Consumidor pero lo importante aquí es que a este artículo la única reforma que se le hizo, la reforma relevante que se le hizo fue el de incorporar en el concepto de publicidad y de información a los derechos de propiedad industrial cosa vaya tan extraña como sorprendente porque, vaya existe una competencia muy definida por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que ya veremos más adelante respecto de lo que es la aplicación de la Ley en la materia de la Propiedad Industrial , ahora el artículo 3 2 se refiere a que, dice la información y publicidad que se difunda por cualquier medio incluidas marcas y denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir al público a error o confusión por su inexactitud, es lo que decía antes por su inexactitud, ahora dice, estos son los temas que cambió, la inexactitud porque, perdón déjenme ordenar mis ideas. Voy a lo siguiente ahora se incluye dentro del artículo 32 a las marcas y a las denominaciones de origen reconocidos como medios publicitarios o de información que recibe el consumidor y que pueden inducir a error o confusión o que pueden ser inexactos, etc. En primer lugar cabe preguntarse por qué marcas y denominaciones de origen y por qué no también avisos y nombres comerciales, también reservas pero vaya, vamos a hacer a un lado esa reflexión y vamos a concentrarnos en la idea de que ahora de alguna manera se ha reconocido, esto está por verse, porque es demasiado reciente esta reforma y como todo precepto legislativo pues será sujeto a interpretaciones, a opiniones, a discusiones, espero que algún día aterricen en algo práctico que efectivamente sirva y no que se sume al conjunto de cuestiones que confunden a la materia como las que se han discutido en las mesas anteriores particularmente el tema si se puede ir o no a la instancia civil antes de agotar procedimiento administrativo, pero parece ser que ahora en este caso se suma a esta cuestión el tema de que uno puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor a demandar el uso de legal de una marca por el hecho de que por ejemplo, se trate de una marca que es similar en grado de confusión a la nuestra, no voy a hablar de publicidad comparativa siquiera, simplemente un tercero utiliza una marca que es similar en grado de confusión a la nuestra así lo describe la Ley de la Propiedad Industrial, o sea habla de las marcas que no pueden ser registradas y son aquellas que no causen confusión entre otros muchos casos, si una marca causa confusión luego entonces se trata de un medio de información o de publicidad que precisamente está engañando al consumidor, luego entonces me parece que se pueden armar con estos elementos una acción que se intente ante esta instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, además de la que se intente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de las demás tal vez me las discuta ahorita el Lic. Velázquez pero yo creo que, bueno también como se dice está por verse, pero podríamos intentar ambas acciones además de la acción de daños y perjuicios, con la ventaja o desventaja, justicia o injusticia o en fin, dependen de qué lado del mostrador se vea en la práctica de que la acción tal vez sea más expedta que la que se intenta ante el IMPI de que además para una acción de infracción ante el Instituto se requiere de la demostración de muchos extremos que establece la Ley, así como de la exhibición de una fianza en el caso de la Ley Federal de Protección al Consumidor no exige este requisito además de que inclusive puede llegar a tomar medidas concretas y básicamente por lo que se refiere a la orden para que se suspenda la publicidad no se requiere ni siquiera prácticamente aportar nada mas que , vaya, presentar la queja correspondiente en su caso seguramente la PROFECO con sus facultades hará una inspección en el establecimiento de que se trate o en el producto y prácticamente ibsoyure ordenará la suspensión de la publicidad sin darle ni siquiera derecho de audiencia al afectado, cosa que bueno es un poco sorprendente como decía el Lic. Velázquez y que puede pues también terminar en muchos casos tristes de pues, en indebida aplicación de la justicia pero bueno no quería dejar de tratar este escenario que se abre ahora con esta reforma de protección al consumidor. (Lic. Velázquez).- Quería comentar, contra mi voluntad, que tengo que dar este tipo de publicidad al Instituto Nacional de Derechos de Autor que aquellas empresas que puedan, que quieran sacar una publicidad un poquito que ande sobre los umbrales, pues se me ocurre que vayan al Instituto Nacional de Derechos de Autor a registrar la reserva para el programa de televisión, para el comercial, para la página web con aquella denominación que es la que va a causar un poquito de problema y el día de mañana cuando llegue la PROFECO que ya incluyó las marcas en su legislación a efecto de aplicar rigurosamente las mismas, no lo podrá hacer en cuanto a las reservas.Este problema de las marcas que aquí discutimos, viene al tema porque en el pasado existían registros como el de: LA TIENDA MAS BARATA DEL MOMENTO y resultaba que era la tienda más cara del momento.., sin embargo como tenía un registro de marca otorgado por una autoridad (IMPI) cuando la PROFECO ordenaba la suspensión de la campaña publicitaria, dado que realmente se había comprobado que era la más cara, no podía hacer nada porque el otro le exhibía su título de marca o de aviso comercial y decía bueno..., pues no podemos hacer nada y se amparaba en ese escudo para continuar con su publicidad. El que hayan ingresado aquí sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen, etc. es precisamente para evitar eso, sin embargo a nuestros legisladores se les olvidaron los avisos comerciales, se les olvidaron las reservas..., entonces aún así, es deficiente porque


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al ser una norma que sanciona, debe ser de aplicación extricta y no puede aplicarse ni por analogía, ni mayoría de razón, ni equivalencia, es decir al ser norma sancionadora, si no está perfectamente establecido el tipo en la Ley.., estás fuera, entonces ahora entienden porque los malos consejos , contra mi voluntad y digo esto, ya que se lo haré saber a algunos de mis clientes, y otrosustedes tendran la posibilidad de registrar la reserva de derechos o un aviso comercial y posiblemente evitarse, la aplicación de este artículo 32, que por otro lado es realmente exagerado, ya que le da una fuerza increíble a la autoridad, tal vez inconstitucional para que haga y deshaga. Esto creo yo que es un poquito el tema de protección al consumidor, no sé si quisieras pasar al tema de salud para luego ver si nos alcanza el tiempo para algún otro tema. (Lic. Campuzano).- Este artículo presenta esos que pueden ser virtudes o vicios les decía, depende ahora sí de qué lado del mostrador esté uno, pero cuando encontramos que la verdad sea dicha, tenemos un sistema de Propiedad Industrial que en materia de contencioso deja mucho que desear particularmente por los tiempos y demoras que representa seguir un litigio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que pueden transcurrir varios años sin obtener un resultado, no digamos ya favorable o desfavorable o bien o mal resueltos sino simplemente un resultado y luego tenemos que agotar otras instancias como puede ser el propio recurso de revisión ante el Instituto si optamos por él o posteriormente el juicio ante el tribunal fiscal, juicio de nulidad o el amparo, etc. La autoridad también puede recurrir en el juicio de nulidad con la revisión, etc. pues quizá podamos encontrar en esta fórmula que abre la Ley Federal de Protección al Consumidor un medio para quizá hacernos un sobi sobi en estos casos tan complejos, tardados, desgastantes para todos incluidos, particularmente para nuestros clientes que con razón desesperan cuando no encuentras resultados en este tipo de acciones, en fin pero así como esto puede ser una virtud o un vicio depende de qué lado se le vea pues encontramos que tiene ciertas características que son interesantes, este nuevo artículo 32 que me voy a permitir leer, no está ya ahorita pero dice: La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen, aquí lo nuevo son las marcas y las denominaciones de origen, el resto del artículo era idéntico y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión decía antes, por su inexactitud y fue sustituido por engañosas o abusivas y pudieron haber puesto por tranzas, por malas ondas por las razones que ustedes quieran. La publicidad viene a ser engañosa por el sólo hecho de que induzca a error o confusión a los consumidores y al calificarla de si es o no es engañosa o abusiva pues es una cuestión que no atañe creo que en este caso al precepto, pero bueno ahí está. Ahora aquí ahonda en el tema del engaño y dice: para los efectos de esta Ley, que todos estos dos artículos son, perdón párrafos que se agregaron son un añadido que no existía en la Ley Federal de Protección al Consumidor, para los efectos de esta Ley se tiene por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiera características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial , artificiosa o tendenciosa en que se presenta , la información o publicidad que compare productos o servicios, aquí encontramos la permisión expresa a esta publicidad comparativa, sean de una misma marca o de distinta no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Procuraduría podrá emitir lineamientos para la verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor. Encontramos que básicamente seguimos en lo mismo, la información tiene que ser veraz, tiene que ser comprobable y exenta de todo este tipo de cuestiones que induzcan a error o confusión. (Lic. Velázquez).- Es muy común, que en la publicidad se usen este tipo de frases..., de lo mejor, el mayor, el más barato y todos exagerando las cualidades del producto, en mi opinión aparte de que aquí no lo tenemos establecido en nuestra ponencia porque no es el caso, y aparte de que las sanciones ya llegan creo que a los cinco millones de pesos por violación a esta ley, tenemos que tener mucho cuidado de ahora en adelante en la publicidad que se va a generar en las empresas porque como se ha modificado la Ley..., y se contienen disposiciones nuevas, sanciones nuevas, medidas nuevas, está alcanzando demasiado rápido a la publicidad que ya llevaba tiempo en umbrales un tanto peligrosos, entonces la recomendación es para todos...., Que tengan mucho cuidado, todas aquellas empresas, abogados de empresa, abogados de despacho que le dan consulta a sus clientes, que ahora pongan especial cuidado en estos temas..., Hace poco en un asunto demandaron a un cliente mío, por publicidad comparativa o por la publicidad que difundia, perdón, reclamaban que era tendenciosa, exagerada y/o falsa..., lo que hicieron, fue primero presentar una queja en PROFECO a la cual se le dió la especial y mayor atención que a la infracción del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por qué?...., porque precisamente lo que yo pienso, es que si se deja correr el asunto en la PROFECO, que antes no importaba digamos por cuanto a las sanciones que pudieran imputar, si se puede convertir en un efecto dominó, en cuanto a la infracción en el IMPI, porque si se consideraba por PROFECO que la publicidad era tendenciosa, falsa y exagerada luego entonces la infracción del IMPI iba a ser clara cuando reclamaran la fracción X del 213, es decir la de intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, servicios, la actividad industrial, etc..., sin embargo la excepción de siempre y cuando no sea tendenciosa, falsa, exagerada en términos de la Ley Federal de protección al Consumidor era la clave en ese tema, de lo contrario ya llevarían, o bien yo ya llevaría o


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mejor dicho el cliente ya llevaría la estocada y el IMPI nada más tendría que resolver que toda vez que PROFECO determinó que existe una publicidad que es tendenciosa, falsa y/o exagerada, luego entonces se aplica la infracción administrativa de la Ley de la Propiedad Industrial, y peor aún, lo que platicábamos también hoy más temprano, el 40% de las ventas que se hubiesen obtenido por parte de este cliente que ni me quiero imaginar de cuánto fueron a lo largo de qué les gusta 4 o 5 meses de publicidad. Entonces ahora con este tema de PROFECO que amplía sus facultades para mí va a ser muy peligroso, como está redactadoel artículo. va a ser mucho más fácil no van a necesitar que es un poquito parte de la plática el hacerles ver que llegan de repente leyes que se contraponen o que excluyen unas a otras y en este caso se va a poder tal vez iniciar una acción que en antaño tendría que ser una acción en que el IMPI al final del día tendría que resolver si en el empleo de las marcas hubo violación en el empleo de marcas y ojo, registradas o no, porque aquí nadamás dice marcas y cuando se refiere a marcas que es un punto importante cuando la Ley no distingue no cabe distinguir, entonces no podemos tampoco decir que porque tenemos una marca registrada estamo s fuera, entonces hay que tener especial cuidado en estos temas. (Lic. Campuzano) En fin, bueno en mi opinión no se requiere que el IMPI recurra a PROFECO o que tenga que agotarse previamente ante PROFECO la acción para determinarse si la publicidad es falsa, tendenciosa o exagerada, creo que el IMPI puede determinar perfectamente bien, previo análisis de la disposición legal correspondiente, si efectivamente es aplicable o no y si el caso concreto califica como una publicidad falsa, tendenciosa o exagerada, sería demasiado considerarla como un prerequisito esa disposición de la Ley de la Propiedad Industrial en que se establece que se atendrá al criterio que reconoce la Ley Federal de Protección al Consumidor, bien decíamos también que además de la Ley Federal de Protección al Consumidor está la Ley de la Propiedad Industrial, que reconoce básicamente tres infracciones muy importantes, una de ellas muy general y otras más específicas que aplicarían al caso de la publicidad cuando ésta es desleal y que serían la Fracción primera del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial la fracción novena en todos sus incisos y la fracción décima. (Lic. Velázquez) La fracción primera es el realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que se está regulando, esta causal establece el marco sobre cuestiones que tengan que ver con la publicidad, es decir, cuando para desarrollar los productos o bien promover los productos, servicios, etc. se realizan actos tendientes a sustraer la clientela de otros, al informar, por ejemplo, que mis productos son mejores que los de mi competidor, son más baratos, tienen mejores cualidades, bueno pues en ese momento estoy - si no son ciertos - realizando actos, que pueden ser como los que mencionaba hoy el Lic. Carlos Loperena, actos que deben ajustarse a las buenas costumbres..., y al no serlo resultan engañosos, y al ser falsos estoy empujando al consumidor a mis productos y alejándolo de los que tal vez puedan ser mejor que los míos. La fracción novena es la de realizar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente, y se describen una serie de sub-fracciones, como por ejemplo la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, , o bien que existen productos que se fabrican bajo especificaciones, licencias, autorizaciones de un tercero y, también que se prestan servicios, se venden productos bajo autorización, licencias, especificaciones de un tercero y en las tres primeras fracciones se evidencia el que en la publicidad se sube el que publica en otro. En Estados Unidos actuaciones de esta indole, se les conoce como Free Raider, es decir el subirme a la publicidad de otro y en materia de Propiedad Industrial, el tratar de que mis productos se parezcan a los del otro para poder obtener ganancias ilícitas. (Lic. Campuzano) Bueno de esta es importante mencionar nadamás que no es necesario que el evento suceda es decir, no solamente lograr sino también el inducir al público a error, la inducción a error pues es un acto que puede suceder o no suceder, puede causarse o no causarse, la que sigue por favor, y esta última es la que en estricto sentido abría la puerta al tema de la publicidad comparativa que también es el intentar aunque no se logre o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro, o sea de un competidor y no se incluía en este supuesto la utilización de una marca siempre y cuando vaya, no fuera en forma falsa, tendenciosa o exagerada dice la ley en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que la Ley Federal de Protección al Consumido curiosamente no mencionaba nada respecto de la publicidad falsa, tendenciosa o exagerada. (Lic. Velázquez) Perdón, en cuanto al intentar o lograr el propósito, les comento que tanto el Lic. Muggenburg - aquí presente – como a un servidor, nos tocó exponer en el Congreso Anual de la Barra Mexicana de Abogados, sobre las tentativas en materia administrativa..., es aquí donde es un poquito peligroso el que estas disposiciones estén redactadas de esta manera porque si no se llega a cometer la violación sino nada más fue en grado de tentativa o intento, qué tanto las infracciones administrativas tienden a la tentativa o qué tanto la tentativa es únicamente una figura dentro de la materia penal? (Lic. Campuzano) Bueno, por último creo que tocaremos muy brevemente el tema de la Ley General de Salud, que como se decía contiene un gran gran número de disposiciones relativas a la publicidad, en primer lugar en el cuerpo de la propia Ley, en el tema de


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marcas destaca creo que principalmente el tema del artículo 225 que fue reformado en el año del 97 cuando se incluyeron en la Ley General de Salud los medicamentos genéricos intercambiables, concepto que en aquel entonces todavía no se tenía ni idea de qué era, y sobre todo más preocupante aún ya sabiendo qué era no se iba a legislar porque el artículo 225 es excesivamente parco y solamente se refiere precisamente al tema de marcas dice que habrá dos tipos de medicamentos, los genéricos y los que no lo son y estos últimos se distinguirán por su denominación, tiene el nombre técnico, genérica perdón dice que los, y en general los medicamentos se distinguirán por su denominación genérica y su denominación distintiva, esto quiere decir, hay dos denominaciones en los medicamentos como todo mundo sabe, la marca que es la denominación distintiva y la denominación genérica que viene a ser el nombre técnico de la molécula o de la sustancia que tomamos con el medicamento, como sería la marca aspirina y la sustancia activa sería el ácido acetilsalecílico, en los empaques y productos farmacéuticos deben de contenerse necesariamente ambas indicaciones, salvo el caso de los medicamentos genéricos intercambiables que posteriormente fueron regulados por el reglamento de insumos para la salud de una manera más puntual en los que solamente se utilizará la denominación genérica, de hecho no se pueden utilizar marcas en los medicamentos genéricos intercambiables y vaya, toda esta regulación de los medicamentos genéricos intercambiables, pus trajo consigo más que bondades bastantes desgracias porque lo que hizo fue en realidad generar confusión misma que fue y ha sido y sigue siendo indebidamente aprovechada por, pues ahora sí que comerciantes desleales que han lanzado al mercado productos igualitos, parecidos, similares, equivalentes, genéricos, etc., todos ellos con marcas registradas curiosamente, marca registrada farmacias similares, marca registrada farmacia genéricos y el consumidor común y corriente va a esas farmacias suponiendo que lo que consume es un medicamento genérico intercambiable que como ya se dijo en una de las ponencias, en la primera de las ponencias del día de hoy un medicamento genérico intercambiable es aquel medicamento que cumple con ciertas pruebas realizadas y verificadas por la autoridad sanitaria o ante la autoridad sanitaria que garantizan que ese producto es intercambiable con el producto original o innovador , la intercambiabilidad quiere decir que si a nuestro bebé le recetaron una dosis determinada de tal producto cada tanto tiempo, si toma este el original o toma el genérico intercambiable, nuestro bebé va a tener exactamente las mismas condiciones de evolución en su tratamiento. El hecho de que un producto no sea intercambiable quiere decir que existe un riesgo a la salud en el momento en el que puede ser, y esas son las posibilidades, el riesgo que no tenga el mismo efecto terapéutico el medicamento de que se trate, luego entonces bueno, se generaron ese tipo de situaciones en las que el mercado se ha vuelto un desastre porque yo creo que poca gente sabe o reconoce que existen medicamentos genéricos intercambiables y más bien sabe de la existencia de similares que en realidad son muy baratos pero sabe dios qué contengan. Bien les decía, perdón (Lic. Velázquez) Por cuestión de tiempo, y antes de que se nos acabe, quisiera mencionar que existen como se dijo al principio, infinidad de normas oficiales mexicanas que hablan tanto de cómo se deben publicitar los productos, así como que la Ley de Radio y Televisión también hace referencia a cuestiones de publicidad, que hay un reglamento de anuncios para el Distrito Federal, veo aquí varias gentes involucradas con los bancos..., bueno fueron casi en gremio en contra a del Reglamento de AMLO, AMLO es Andrés Manuel López Obrador, aunque considero que AMLO sacó su reglamento para limpiar un poco, yo creo que tenía dos efectos, limpiar la ciudad, es decir limpiar un poquito la visión de todos los anuncios que hay y como segundo efecto..., que permitieran el paso para su segundo piso, pero en dicho reglamento se habla de que las marcas no se podrán usar en determinado tamaño, se dice que no se podrán usar las frases en inglés..., consecuentmente los invito para que antes de que les pongan un sellote de clausurado a sus anuncios confirmen que se esté cumpliendo con este reglamento o en su defecto en contra del primer acto de aplicación interpongan amparo, también está la circular de la CONSAR para las Afores y bueno, aquí nos podríamos seguir toda la tarde por eso anexamos las lista de disposiciones para que puedan ustedes ver todas las Leyes y reglamentos, etc., que hablan del tema (Lic. Campuzano).- Regresando al tema sanitario que me parece que es muy relevante, tenemos también en la Ley General de Salud otras disposiciones que define a los medicamentos o los distinguen en dos clases principales que serían medicamentos de prescripción que abarca varios tipos de medicamentos también o subclases y medicamentos de libre venta, en ese sentido también está restringida la publicidad en la ley y el uso evidentemente de marcas, vaya por la forma en común en que la usamos para cualquier otro producto, los medicamentos de prescripción no pueden promoverse por sus marcas y por cualquier otro medio para el público en general y solamente se puede hacer para la comunidad médica por eso vemos que aquí al anuncio de tele nos indica, todos sabemos qué anuncia pero nunca se usa una marca solamente dice si tienes este problema, consulta a tu médico es tan notorio el origen de la marca y el destino de la marca que evidentemente lo relacionamos, pues es una publicidad bastante racional y creo que informativa pero no utiliza nunca una marca, en cambio los medicamentos de venta que son los que se conocen como OTC o over the countain son todos esos medicamentos que pueden ser puestos a disposición del público porque no requieren para su venta de una receta médica, en México lamentablemente también hay un problema de automedicación y de una mala regulación o de aplicación del área en el sentido de que podemos comprar medicamentos de prescripción sin receta, pero bueno ese es otro tema del que después hablaremos.


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Perdón otro tema bien importante en el tema de productos sanitarios en relación con marcas, es una disposición que está contenida en el reglamento de insumos para la salud que dice que para la fabricación y comercialización de requiere de un registro sanitario para que la autoridad sanitaria verifique o controle precisamente la salud, este, tiempo, perdón nada más rapidísimo es el tema, el sólo hecho que para la obtención de este registro sanitario se requiere que se autorice la marca por la Secretaría de Salud, para la autorización de esa marca dice la ley, el reglamento de insumos para la salud que en el caso de que las marcas sean similares o semejantes en grado de confusión bastará con que se distingan por tres de sus letras, lo cual resulta increíble no? pero más grave aún que ese hecho, porque puede haber marcas que aunque tengan tres letras diferentes sean prácticamente idénticas y les pongo como ejemplo la marca wellvutrin que es con doble ll, con w, con v baja, la ponemos con una sola l, con b alta y con o, welbotrin y díganme ustedes si no se van a confundir, máxime si se exhiben en el anaquel una al lado de la otra, pero el caso es que en fin, es una disposición francamente absurda que debería de dejar o delegar en el IMPI la facultad de simplemente de determinar si una marca es registrable o no sea cual sea el producto, medicamento o no, por inducir a error o por prestarse a confusión, etc., y otro tema bastante relevante es el hecho de que esta medida del registro sanitario también tiene un defecto muy negativo por lo que se refiere a las marcas porque muchos, particularmente laboratorios multinacionales que tienen marcas registradas a nivel mundial país por país al llegar a México encuentran la sorpresa de que un tercero tiene el registro sanitario de su producto, o sea de la marca, o de una marca similar, ni siquiera tiene que ser de mala fé pueden ser por coincidencias que sea suficientemente similar y ese registro sanitario va a bloquear aunque el haya tenido el registro sanitario ante el IMPI, va a bloquear su uso en el comercio, luego entonces se hace anulatorio el derecho reconocido en la Ley del Derecho de Propiedad Industrial respecto de este derecho exclusivo de marcas porque está bloqueándose por un registro diverso, o sea por un registro sanitario, lo que también tiene imposiciones a nivel internacional por violar disposiciones de los tratado de libre comercio y AIPIC, al ser un obstáculo para la utilización de los Derechos de Propiedad Industrial de que son titulares los comerciantes y fabricantes de productos y servicios. -Bueno, la guillotina del tiempo y el verdugo tiene que meter orden aquí, vamos a darle paso entonces, primero les pido un aplauso para los expositores y vamos a darle paso a unas cuentas preguntas, ya las hemos distribuido aquí de alguna manera. (Lic. Velázquez) Aquí tengo una pregunta que puede ser controversial, algunos se pueden ofender, a otros les puede gustar... dice: la publicidad que aparece en periódicos y páginas web, - es de Laura McCarty . relativa a servicios de masajes y escoltas u otros servicios de orden sexual, pueden ser sancionados y ante cuál otra autoridad se demanda? Bueno, el tema de este orden de publicidad - que por sí solo, realmente no sé que tanto estuviera en contra de la moral y las buenas costumbres - , sin embargo, considero que podría ser denunciada ante la Secretaría de Gobernación, y lógicamente ante la dependencia de Gobernación que se encarga de aplicar las disposiciones de certificados de licitud de título y contenido en revistas y publicaciones o difusiones periódicas..., es donde se me ocurre que se pudiera hacer la llamada de atención para efectos de que el que detenta la reserva de derechos y el certificado de licitud de título y contenido rechazara ese tipo de anuncios..., que por otro lado le han de dejar mucho dinero a todos los periódicos, ya que veo que este tipo de anuncios, en todo el mundo se está poniendo más de moda. Tambien pregunta lo siguiente: Hay algún recurso para alguien que tenga registrada una marca para productos si estos servicios se anuncian bajo la misma denominación?..., Dónde está Laura McCarty, podría tomar el micrófono a ver si me explica bien..., hay algún recurso para alguien que tenga registrada una marca para productos si estos servicios se anuncian bajo la misma denominación? (Laura McCarty) Me escucha? Bueno okey, en este caso es una persona que tiene una marca registrada para X productos pero en estos periódicos estamos viendo anuncios de masajes y escoltas bajo la misma denominación, obviamente no tienen una marca registrada ya buscamos, obviamente son, en caso de que lo hubiera serían clases distintas pero bueno aquí lo dañino es a la imagen de la marca porque estos servicios son, ya sabes no? (Lic. Velázuez) Perfecto..., Si. En efecto, precisamente es una de las fracciones que se tocó el día de hoy que es intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, la actividad industrial o comercial de otro y lógicamente al emplear esa marca aunque sea en servicios pero que el empleo está desprestigiando a la marca original de productos, yo creo que sí el recurso sería una infracción administrativa en el Instituto Mexicano de la Ley de Propiedad Industrial. Como otra pregunta que me pasaron aquí es: Si estas reglas de publicidad no aplican a nombres comerciales, qué pasa con el nombre del restaurante 100 por ciento natural si no fuesen naturales sus productos, también induce a error al público consumidor? Bueno sí, definitivamente induce a error, me parece que 100 por ciento natural es una marca registrada, no sé por qué lo tengo aquí en la cabeza, - la pregunta es de Angélica Benavides del Indautor - , pero definitivamente si, digamos que también a futuro, si estas frases, oraciones, marcas, etc., no son en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor comprobables, sí tendrán un problema, ahora en cuanto a 100 por ciento natural como me imagino que obtuvo la marca ya hace tiempo, estaríamos hablando...,


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de que no sepodría aplicar una nueva Ley, como lo es la Federal de Protección al Consumidor puesto que se estaría aplicando retroactivamente.., pero sí para cuestiones a futuro. (Lic. Campuzano).- Tengo varias preguntas, perdón, voy a ligar dos una se refiere al caso de farmacias de similares, en el caso de similares, por qué no se ha hecho nada? Lamentablemente se ha mucho y también tristemente no ha pasado nada, esta gente ha sido impune como en más de un caso sucede, desde 1997 cuando esta empresa, desde 1998 la Industria Farmacéutica y de Investigación principalmente tomó cartas en el asunto, se han iniciado más de 50 procedimientos administrativos de infracción ante el IMPI, no fue sino hasta el 2001, a finales de 2001 cuando se tuvo una resolución, las primeras resoluciones de estos asuntos en el IMPI en primera instancia a favor, es decir en contra de farmacias de similares y no ha sido hasta ahora que se han resuelto apenas dos casos en el tribunal fiscal y seguimos todavía con la instancia del amparo y demás que se presenten, bueno entonces pues el tema es triste pero han pasado cinco años o más, seis años, siete años perdón desde que esta persona empezó y yo creo que es más listo que Billy Gates porque abre un negocio cada dos días sin que el gobierno haga nada, instancias está la Secretaría de Salud, el IMPI, PROFECO o sea recursos legales, nuestras leyes allí están y me parece que son buenas, a veces tenemos reformitis pero en realidad lo que falta es que se apliquen y que se hagan efectivas. (Lic. Velázquez).- Una pregunta Julio: Es lo mismo pero más barato..., es un registro de ellos? (Lic. Campuzano) Además son marcas registradas sí, en uno de los casos el tribunal en un criterio en mi opinión absurdo, resolvió que no se podía sancionar a farmacias similares por el hecho de que sacara carta de marcas registradas, bueno en realidad en opinión del que habla y de mucha gente más, no imp orta que la marca está registrada o no para que se configure una infracción en materia de Propiedad Industrial, si se generan las conductas que prevee la causal de infracción el hecho de que se cuente con un registro no significa que se pueda hacer lo que se le pegue la gana al titular, como el hecho de conducir un auto no significa que podamos ir a toda velocidad aunque jale a 220 en fin, perdón en el caso de los otros productos estos productos que se anuncian ahora con gran recurrencia por su demanda seguramente en CV Directo, bueno la verdad es que si sirvieran no servirían, así decía mi abuela cuando hablábamos del servicio doméstico, perdón por la cita, pero bueno el caso es que si estos productos sirvieran yo tendría pelo, sería bastante delgado, bastante más galán, tendría un buen cutis, no estaríamos aquí, seríamos todos modelos caray, la verdad es que bueno sí podemos llegar a suponer que se trata de productos que contienen cierta falsedad en la información que proporcionan a los medios de que no se haya hecho nada la verdad es que en lo personal no me consta pero yo sí creo que existan acciones para intentar algo en su contra aunque con estos lamentables resultados como en el caso de similares que pues hacen que se desaliente cualquier intento de poner orden nadamás en el mercado, pues es difícil que pase algo y quisiera hacer una reflexión también sobre el tema de publicidad para aquellos que representan empresas aquí, bueno pues el tema de publicidad me parece que es particularmente relevante, importante y trascendente y que tiene un efecto determinante en la sociedad porque además hablamos siempre de la publicidad desleal, etc. y luego buscamos el medio de a ver cómo le hacemos, yo creo que también la publicidad puede orientarse de otra manera más ética y pensarse en publicidad que realmente eduque y trascienda educando a nuestra sociedad y haciéndola mejor, no campañas ahorita me hablan también de campañas de gobierno, etc., como publicidad, pues también son actos de publicidad los actos que realiza el gobierno para difundir o promover sus marcas llámense Sahagún, AMLO, etc. las que quieran, pero bueno no tienen un fin estrictamente comercial pero el caso es que también puede tener efectos negativos en la sociedad, yo recuerdo esta campaña de Roberto Madrazo, perdón “dale un Madrazo a la corrupción”, cómo han llevado a que el lenguaje se vaya pues relajando y la juventud ahora hable como se le pegue la gana, etc., yo, vaya soy de esa idea, más que de pensar en asuntos contenciosos, pensar en asuntos de información y de educación


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MODULO VI. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL VS PRACTICAS MONOPÓLICAS

Lic. Francisco Fuentes Ostos y Lic. Gabriel Pardo Lelo de Larrea

El Lic. Francisco Fuentes Ostos realizó sus estudios en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, posteriormente en la Universidad de Cambridge realizó estudios de Maestría en Derecho. Ha sido socio de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes desde su fundación en 1994, tiene una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, valores, corporativo y financiamiento estructurado. El Lic. Fuentes continuamente asesora a compradores, vendedores e inversionistas en operaciones complejas de compra y fusiones de empresas, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, ofertas públicas y joint ventures. De igual forma, el Lic. Fuentes tiene vasta experiencia en operaciones internacionales, también ha participado en ofertas públicas de instrumentos de deuda, instrumentos de capital y operaciones financieras estructuradas, también en diversos procedimientos ante la Comisión Federal de Competencia, incluyendo denuncias ante dicha autoridad. Posteriormente, el Lic. Gabriel Pardo Lelo de Larrea estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Panamericana, obtuvo la mención honorífica. Posteriormente realizó estudios de postgrado en Derecho, Obligaciones y Contratos y el Diplomado de Arbitraje Comercial Internacional, ambos en la Escuela Libre de Derecho. Asociado de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes desde el 2003. Tiene amplia experiencia en materia de Propiedad Intelectual, tal como lo es el litigio administrativo ante el IMPI y el INDA, contratos de franquicia y de licencia de marcas al igual que litigio ante el Poder Judicial de la Federación como son juicios de amp aro en Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, además tiene experiencia en Arbitraje Internacional, Derecho Corporativo y Telecomunicaciones, un gran aplauso por favor. Bien antes de darles la palabra, quiero decirles que estos dos valientes abogados se lanzaron al ruedo a tomar este tema, que desde mi punto de vista es un tema muy novedoso y que realmente es un tema muy poco explorado y quisiera darles, darles entrada. Presentación Lic. Francisco Fuentes Ostos. Dentro de los derechos que el Estado otorga a quienes realizan una actividad inventiva de aplicación industrial o comercial, a través del sistema de Propiedad Industrial y dentro de los derechos que el Estado reconoce a los autores; artistas interpretes y ejecutantes, editores, productores, etc., el de mayor importancia es del de exclusividad, reconociendo que para su desarrollo, comúnmente es necesario realizar investigacines e inversiones de recursos cuantiosos, . Dicha exclusividad se contrapone contra el bien jurídicamente protegido en materia de competencia económica que como su nombre lo dice, lo que pretende es darle al mayor número posible de jugadores o de agentes económicos entrada a un determinado mercado es decir, por un lado tenemos una legislación que tiene por objeto permitir y facilitar el que varios jugadores participen en el mismo mercado y por el otro, tenemos una legislación que tiene por objeto otorgar derechos que excluyen a tercerosIntelectual. Sin embargo, , al final del día las dos ramas del derecho tienen un sólo objetivo que es precisamente la innovación y la promoción del acervo cultural. La existencia de mercados competitivos se logra cuando vendedores y compradores interactúan, los vendedores buscando atraer el interés de los compradores y los compradores buscando obtener bienes o servicios que satisfagan sus necesidades, de la mejor calidad posible al menor precio posible. El proceso de concurrencia y libre competencia en el que participan varios participantes, fomenta la innovación, porque en la medida en que hay competencia, en la medida en que yo me quiero distinguir del que está junto a mí voy a buscar nuevas maneras de tener un bien o un servicio que sea demandado por el mercado, entonces logro también la innovación en el mercado en cuestión. Por su parte, el sistema de Propiedad Intelectual permite a quien realiza inversiones de tiempo y dinero creando invenciones u obras novedosas, explotarlas con exclusión de quienes no han realizado inversión alguna. Por tanto, al final del día los objetivos son comunes, es innovar, uno a través de la exclusividad el otro a través de la entrada del mayor número de agentes al mercado. Estos bienes jurídicamente protegidos están reflejados en nuestra legislación, ambos están reflejados en el artículo 28 Constitucional y posteriormente en sus leyes reglamentarias. En materia de competencia económica, el artículo 28 Constitucional prohíbe los monopolios y el mismo artículo 28 Constitucional exceptúa de lo que se considera como monopolio, los privilegios que


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por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadotes de alguna mejora Mediante ésta exposición, pretendemos compartir nuestra opinión en el sentido de que no existe contraposición alguna entre ambas legislaciones, sino que la protección de los distintos bienes jurídicamente protegidos tiene un mismo fin; innovar. En el caso concreto de la Propiedad Intelectual veremos más adelante que ese derecho exclusivo no puede ser un derecho absoluto, ni su ejercicio puede constituir un un abuso del derecho que tenga un efecto negativo en la sociedad. El derecho de exclusividad, encuentra ciertas limitaciones y partiendo de esta introducción conceptual me gustaría que el Lic. Pardo les diera un poco más de detalle de cuáles son los elementos fundamentales del Derecho de Propiedad Intelectual para luego compararlos con los Derechos de Competencia Económica. Presentación Lic. Gabriel Pardo Lelo de Larrea Como se mencionó, el artículo 28 Constitucional prohibe los monopolios y la prácticas monopólicas con el objeto de permitir la entrada de agentes económicos en el mercado y el mismo artículo 28 Constitucional reconoce una excepción al decir que no constituyen monopolios los derechos de exclusividad que se otorguen a los inventores, artistas, intérpretes o ejecutantes respecto a las obras de su creación, sin embargo el derechode exclusividad que otorga el Estado, en tratándose de las creaciones de aplicación industrial o comercial reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial y que el Estado reconoce en tratándose de las obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, etc., reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor y reconocidos en nuestra Constitución no es un derecho irrestricto que pueda contraponerse contra el objetivo del propio artículo 28 Constitucional, es decir, contra el objetivo de un desarrollo económico y cultural necesario en toda sociedad capitalista. Existen diversos criterios que limitan los derechos de exclusividad que la Ley de la Propiedad Industrial y que la Ley Federal del Derecho de Autor otorga tanto a los creadores de invenciones de aplicación industrial o comercial. como aquellos de obras literarias o artísticas y a sus intérpretes y ejecutantes. Dentro de los criterios que limitan los derechos de exclusividad encontramos algunos de ellos en la propia Ley de la Propiedad Industrial y también encontramos otros en diversas disposiciones entre las cuales se encuentra la Ley Federal de Competencia de la cual hablará más adelante el Lic. Fuentes, sin embargo por lo que hace a la materia de Propiedad Industrial e Intelectual cabe decir que hay fundamentalmente 5 criterios. Temporalidad. El primer criterio se refiere a la temporalidad; los derechos de exclusividad que en materia de Propiedad Industrial se otorgan a los creadores de una invención que puede ser una patente, puede ser un modelo de utilidad, puede ser un diseño industrial, un esquema de trazado de circuito integrado, son derechos de exclusividad limitados en el tiempo, es decir, la protección en el caso de las patentes es de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, en el caso de los esquemas de trazado de circuitos integrados 10 años, etc. Es una protección limitada y por tanto es improrrogable, mientras que tratándose de signos distintivos, como pueden ser las marcas, los avisos comerciales y las denominaciones de origen, la razón por la que la protección y los derechos de exclusividad son prorrogables es que en realidad mediante el uso de una marca no se está prohibiendo o impidiendo que un competidor fabrique o distribuya un producto o preste un servicio similar, simplemente tendrá que identificarlo con otro signo distintivo pero puede entrar al mercado a participar y puede ser un sustituto de bienes y servicios; mientras que en el caso de las invenciones nuevas y resultado de la actividad inventiva; sin el consentimiento del titular o de quien tuviera una licencia de explotación, no es posible fabricar, elaborar, vender o poner en circulación productos amparados por una patente o productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, productos amparados por un modelo de utilidad o por un diseño industrial. Ello se explica ya que de no otorgarse beneficios competitivos como es el de ser el único jugador en el mercado en cuestión, difícilmente se invertirían cantidades de dinero importantes a la investigación y desarrollo, ya que es probable que no obstante dichas inversiones, no sea posible obtener los resultados esperados. La exclusividad es un beneficio para que quien invierte tiempo y dinero pueda obtener ingresos que por un lado impliquen un retorno de la inversión y por otro lado, generen utilidades que permitan dar continuidad a las labores de investigación y desarrollo. con la exclusión de cualquier otro competidor en el mercado. Igualmente en materia de Derechos de Autor, los derechos de exclusividad se encuentran limitados; como sabemos la Ley Federal de Derechos de Autor protege básicamente tres instituciones, la Institución de los Derechos de Autor en sentido estricto, los derechos conexos de autor y las reservas de derechos, cada una de estas tres figuras protegidas dentro de la Ley Federal de


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Derechos de Autor igualmente tienen una limitante en el tiempo. En tratandose de los Derechos de Autor, como ustedes saben, éstos se dividen en derechos morales y en derechos patrimoniales. Los derechos morales no tienen limitación alguna en el tiempo, es decir, son imprescriptibles, mientras que los derechos patrimoniales de autor tienen un vigencia, en general, de 100 años contados a partir de la muerte del autor; tratándose en derechos conexos de autor, en general la vigencia de los derechos es de 75 años y en algunos casos de cincuenta años, y tratándose de reservas de derecho al uso exclusivo dependiendo del género que estemos hablando puede haber una protección de 1 a 5 años; pero cabe mencionar que los derechos derivados de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo sí son prorrogables. La razón por la que son prorrogables es la misma que tratándose de signos distintivos como las marcas o los avisos comerciales y es que no se prohibe la entrada de ningún competidor. Agotamiento del Derecho. Otro criterio que limita los derechos de exclusividad en beneficio de la competencia, es el principio del agotamiento del Derecho. En materia de Propiedad Industrial tratándose de patentes, una vez que el producto o proceso patentado ha sido lícitamente introducido al comercio, cualquier tercero puede comercializar o distribuir el producto o proceso patentado, sin embargo a diferencia de las marcas en los que la Ley prevee la institución de las importaciones paralelas, tratándose patentes no existen; según dice Don David Rangel Medina, no existe el caso de las importaciones paralelas que consiste en que un producto patentado es introducido al comercio lícitamente en el extranjero y es importado a México por un tercero sin contar la autorización del titular de la patente, lo cual sí sucede en el caso de marcas, en el caso de marcas una vez que el producto ha sido introducido lícitamente en el comercio, no existe posibilidad alguna de oponerse a su distribución o comercialización en ningún mercado, y esto es otro de los criterios que permiten la competencia aún cuando exista un derecho de Propiedad Industrial que identifique un producto o un servicio. Tratándose de Derechos de Autor el mismo principio de agotamiento del Derecho existe, ya que una vez que una obra o en tratándose de derechos conexos, un fonograma, un videograma y demás ha sido introducido lícitamente al comercio, el titular de los derechos patrimoniales no puede oponerse ya a su distribución. La reforma de junio del año pasado, prevee la Institución que en francés se conoce como Droit du suit o Derecho de Persecución,. que consiste en que una vez que una obra de carácter pictórico o fotográfica es introducida lícitamente al comercio, el titular de los derechos patrimoniales, aún después de su primera venta tiene derecho a participar en un porcentaje de regalías en el caso de reventas. La Ley prevee ciertos requisitos para que el titular pueda participar del monto de esa reventa, tales como el que sea comercializado o vendido en un establecimiento mercantil, con lo cual, de no venderse en un establecimiento mercantil, se excluiría el derecho a participar en las regalías. Utilidad Pública. El tercer criterio que limita los derechos de exclusividad es el que se refiere a la utilidad pública; en materia de Propiedad Industrial, recientemente fue reformado el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, reforma que tuvo su razón, fundamentalmente las patentes farmacéuticas para decir que en los casos de emergencia nacional en las que el Consejo de Salubridad General publique o determine que una enfermedad es grave y que puede poner en riesgo al país, se concederán licencias de utilidad pública mediante un procedimiento que incluye la participación de la Secretaría de Salud y evidentemente la participación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sobre todo al fijar el monto de las regalías que se tendría que pagar al solicitarse una licencia de utilidad pública. Tratándose de marcas, igualmente existe el criterio de utilidad pública que limita el derecho de exclusividad y la Ley establece que en el caso de que el uso de la marca impida la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población, se podrá solicitar una licencia obligatoria de uso de marca. Licencias obligatorias. Otro de los criterios que limitan los derechos de exclusividad es el que se refiere a las licencias obligatorias, tratándose de patentes la Ley establece, en el caso de que una patente no sea explotada durante el término de tres años a partir de su otorgamiento o de cuatro años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente, cualquier persona puede solicitar una licencia obligatoria, en cuyo caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial participará y regulará los términos en los que se otorgue este licencia. La razón de ser de esta disposición tiene mucho que ver con el tema de competencia, porque en realidad si se inventa un producto o un proceso y no se utiliza y se excluye a todos los competidores o a cualquier persona de poder usar ese producto o proceso se está impidiendo un avance tecnológico, un desarrollo y beneficio para el país y por supuesto la entrada de competidores en el mercado, dado que como se ha dicho, nuestra legislación no reconoce las importaciones paralelas de productos


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o procesos patentados. En el caso de esquemas de circuitos integrados, ahí sí no existe la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria aún cuando la misma no haya sido explotado. Usos no lucrativos. El último criterio que establece la propia ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor, se refiere a los usos no lucrativos. La intención del legislador al permitir el uso de invenciones y de creaciones artísticas para usos no lucrativos es precisamente el hecho de que la intención de la Propiedad Industrial al igual que la competencia es la innovación, de manera que si se utiliza un producto o proceso patentado para fines de investigación científica o educativos, en realidad lo que se está buscando es mayor desarrollo en el campo de la ciencia y la tecnología, lo cual el titular de una invención no puede prohibir ni excluir a terceros que realicen esas actividades, y lo mismo en el caso de Derechos de Autor, cuando una obra se utilice con fines no lucrativos, el titular de los derechos de autor, no podrá prohibir que se utilice una obra para su difusión cultural. Estos son principalmente los criterios que la propia Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor preveen para limitar los derechos de exclusividad propios de la materia de Propiedad Intelectual, sin embargo en diversas disposiciones y legislaciones encontramos otros criterios que limitan los derechos de Propiedad Industrial, como los que les va a hablar el Lic. Fuentes , y son precisamente los relativos a la competencia económica, es decir la exclusividad de la que goza el titular de un Derecho de Propiedad Industrial o de un Derecho de Propiedad Intelectual o Derechos de Autor, no puede eliminar el proceso de libre concurrencia de competidores en el mercado de una forma dañina para el desarrollo nacional. (Lic. Fuentes).- A mí me gustaría brevemente darles 4 o 5 conceptos previstos bajo la Ley Federal de Competencia Económica que den más o menos un parámetro general de los elementos más importantes y después lo que quisiéramos hacer Gabriel y yo es hacer referencia a un un caso práctico en donde el Lic. Pardo representa a una serie de empresas, y entre él y yo vamos a tratar de darles los pros y los contras tanto desde el punto de vista de competencia económica como desde el punto de vista de la Ley de Propiedad Industrial en cuanto a los argumentos que se pueden plantear siendo el abogado de un lado o del otro, para tratar de generar un poco más de interés sobre temas muy abstractos. Hay cinco temas que en materia ya de la Legislación Mexicana de Competencia Económica creo que son muy relevantes para el efecto de lo que estamos hablando y que son básicamente: qué se entiende por práctica monopólica absoluta, qué se entiende por práctica monopólica relativa, qué es el mercado relevante, cómo se define el mercado relevante y en qué consiste el poder sustancial. Déjenme explicar brevemente cada uno de ellos como lo mencioné, no entrando mucho al detalle por el tiempo que tenemos. Primero: Práctica Monopólica Absoluta.- la Práctica Monopólica Absoluta es básicamente un arreglo entre competidores, es decir, que en un mercado específico dos competidores entre sí se pongan de acuerdo, y el objeto o efecto de ese acuerdo, aquí es muy importante lo que la Ley en su artículo 9 refiere como objeto o efecto, no necesariamente es necesario que se traduzca en una consecuencia real, basta que se tenga como objeto en el contrato, en el acuerdo, en la combinación para que pueda existir la práctica monopólica absoluta y ésta pude darse, puede tener como objeto o efecto básicamente cuatro cosas: i) fijas precios que obviamente creo que es el más conocido, es cuando dos competidores se ponen de acuerdo para fijar precios, ii) establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar sino una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios, iii) dividirse mercados que puede ser mercados ya sea de clientes o de territorios, ivponerse de acuerdo para participar en licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas. La consecuencia jurídica de que exista una práctica monopólica absoluta l es que produce una nulidad de pleno derecho, no se requiere más allá de que obviamente una declaración para efectos de procedimiento legal mexicano, pero la práctica como tal es una nulidad de pleno derecho. Por otro lado tenemos la Práctica Monopólica Relativa, la Práctica Monopólica Relativa es un acuerdo que puede ser entre competidores o puede ser entre agentes económicos que se encuentren en distintas etapas de proceso económico, puede ser un productos con un distribuidor, puede ser un distribuidor con otro distribuidor, o puede ser un grupo de distribuidores con un productor, o puede ser el que suministra un producto junto con el productor y el distribuidor, etc., hay sinnúmero de maneras que la práctica monopólica relativa puede darse. El objeto o efecto de ésta práctica debe ser un desplazamiento indebido del mercado de uno o más agentes, pero para que se dé la práctica monopólica relativa a diferencia de la práctica monopólica absoluta, es necesario que los agentes acusados ejerzan un poder sustancial en el mercado relevante. Por ello, haré referencia al tercer concepto que es muy importante, que es el Concepto de Mercado Relevante.


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Tratando de simplificar el concepto, para poder explicarlo fácilmente, yo hablaría del mercado relevante como si quisiéramos definir cuál es el campo de fútbol sobre el cual vamos a jugar, va a ser de este tamaño, o va a ser un campo de fútbol rápido, o va a ser un campo para jugar hockey sobre pasto, etc., dependiendo el tamaño, obviamente será el número de jugadores que hay adentro de ese campo y por lo mismo a medida que sea mayor lo más probable es que haya más jugadores y la posibilidad de que haya alguien que ejerza un poder monopólico en el mismo se vea reducido, en la medida en que sea más pequeño, sucede lo contrario. Normalmente en la práctica, cuando alguien acusa a otro de ejercer o de llevar a cabo una práctica monopólica relativa, básicamente lo que va a tratar es que el mercado sea lo más pequeño posible, de ser posible y que sucede comúnmente cuándo estamos en presencia de bienes o servicios tutelados por la Propiedad Intelectual en el que hay un solo jugador, por otro lado, el que defiende al acusado va a tratar de probar que el mercado es mucho más amplio y que no es el único jugador en el mismo. Sin querer entrar al detalle del concepto de mercado relevante, hago referencia a la definición que la Suprema Corte de Estados Unidos estableció hace muchos años para definir el mercado relevante y lo cito textualmente: “Debe ser aquel mercado en el que exista una razonable sustituibilidad de uso entre los productos, es decir lo que estamos buscando aquí es encontrar uno o más productos que desde el punto de vista económico pueda sustituir al otro. Por poner un ejemplo sencillo, es como si yo tratara de decir que el mercado de los vasos para agua es el mismo mercado que los vasos para servir vino. Hasta dónde, si le subo el precio a este vaso de agua, mis clientes van a sustituirlo de una manera económica y rápida, por un vaso donde solamente puedo servir vino y obviamente tener el mismo fin que es que la persona que lo vaya a utilizar pueda usarlo para el fin para el que estaba previsto el bien, o sea al final del día estamos hablando de una sustituibilidad económicamente viable; como se dice en materia económica, que hay una elasticidad cruzada de la demanda, que si yo subo el precio del bien de manera constante, aunque sea muy pequeño ese incremento automáticamente los consumidores de ese bien por el incremento del precio van a dejar de demandar mi bien y van a utilizar otro, logrando mediante la compra del otro bien, la sustitución del bien que yo voy a dejar de vender al haber subido el precio. Es al final del día el tema más importante, como les decía los criterios más específicos están en el artículo 12 de la Ley así como en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Competencia. Ahora es interesante en esta materia mencionar algunos criterios que se han establecido a nivel internacional para definir mercados relevantes sobre todo en la industria farmacéutica. La razón por la que cito a la industria farmacéutica es porque la mayoría de los precedentes que nos vamos a encontrar en donde ha habido conflictos entre la Propiedad Intelectual la competencia económica es en la materia farmacéutica y así por ejemplo nos encontramos, esto es básicamente en Estados Unidos aunque hay algunos precedentes también en Europa, que las cortes en Estados Unidos han definido los mercados relevantes en materia farmacéutica y les va a sorprender por ejemplo si tratan la misma enfermedad y les voy a poner un caso concreto: si se acuerdan hace un par de años Pfizer a nivel mundial compró Farmacia, dentro de las discusiones para la compra, uno de los temas que había era que Pfizer tenía el 95% de un producto que en este caso era el Viagra y el posible competidor de ese producto, el otro 5% lo tenía Farmacia, entonces la discusión era que al permitir la fusión de Pfizer con Farmacia se iban a quedar con el 100% del mercado, después de una serie de discusiones la operación fue aprobada. Pero aquí por ejemplo, la discusión para efectos de los tribunales, era que el mercado quedaba definido de esa manera, todos aquellos productos que pudieran resolver el problema de una enfermedad específica. En otros casos no se ha determinado el mercado relevante con base a lo que es la enfermedad, sino como los ingredientes activos que componen a la medicina, si es una aspirina, etc. En otros casos lo han definido a la dosis, al tipo de dosis, que si es tomada , que si es una vez al día, etc., etc., entonces este tema de la definición del mercado relevante parece ser un tema muy sencillo, decir simplemente, bueno hay que poner estas son las reglas y vamos a ver quién está ahí. Al final del día en la práctica es probablemente el tema más polémico y del cual va a depender en mi opinión, una buena parte de la resolución a favor de una parte o a favor de la otra parte sobre si realmente existe el ejercicio de poder sustancial dentro de un mercado relevante específico. Hay un caso muy interesante para completar este tema de mercado relevante, que fue un caso que se dio durante el 2002, también de una farmacéutica , que se resolvió también en Estados Unidos y básicamente aquí la discusión era: Una farmacéutica era titular de la patente de un producto, siendo además titular de otros productos genéricos, . Ésta farmacéutica no había introducido al mercado todavía los productos genéricos. Lo que se argumentaba en este caso era que ésta farmacéutica, al no introducir al mercado este producto genérico, estaba ejerciendo un poder monopólico, porque solamente vendía el patentado y obviamente estaba pidiendo un precio muy alto, si ponía el otro producto en el mercado, iban a competir entre ellos e iba a tener que bajar el precio. Al final del día y esto creo que es un tema muy importante, la farmaceutica en cuestión fue absuelta porque le demostró a la Corte y la convenció de cómo se debería definir el mercado, la contraparte había definido el mercado como básicamente el producto patentado de la farmacéutica más sus productos genéricos. Este producto era un suplemento de Potasio, la farmacéutica lo que argumentó es: el mercado se debe definir como todos aquellos productos que sean un suplemento de Potasio y demostró que en vez de tener el


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100% del mercado que la parte acusadora estaba argumentando, existían 6 o siete jugadores y la farmacéutica tenía menos del 10% del mercado, entonces independiente de otros argumentos de poder sustancial, se acreditó fehacientemente que al haber, insisto, un campo de fútbol mucho más grande, la participación de la farmacéutica era muy pequeña y fue absuelta en su totalidad. Entonces esto les da una idea más o menos de lo que es el concepto de mercado relevante y por qué es muy importante en cualquier tema de competencia económica, pero mucho más todavía, cuando se habla de la Propiedad Intelectual. Lo mismo sucede en el caso del poder sustancial, en el caso del poder sustancial el artículo 13 de la Ley Federal de Competencia Económica, nos da una serie de criterios para definir si existe o no poder sustancial, primer elemento y fundamental es: ¿cuál es la participación en el mercado?, entonces vuelve a hacer un argumento circular, para yo poder decir cuánto es mi participación en el mercado, tengo que saber de qué tamaño es el campo de fútbol; si vamos al caso de la farmacéutica, una parte decía el 100%, el argumento de la farmacéutica fue, como el campo de fútbol es mucho más grande mi participación en el mercado es muy pequeña.. Entonces una vez definido el mercado, yo tengo que saber qué participación tengo, en la medida en que mi participación sea menor, es más poco probable que yo pueda ejercer un poder sustancial, porque obviamente el consumidor tiene muchas más alternativas en el mercado. Igualmente, para poder determinar el poder sustancial, otro elemento importantísimo es el relativo a barreras de entrada, este es probablemente el elemento más importante y que más se contrapone con la materia de Propiedad Intelectual, por qué, porque en materia de Propiedad Intelectual por definición, hay una barrera de entrada; si yo tengo el derecho o una patente para un X producto, vamos al caso concreto de la farmacéutica que era este suplemento de potasio, con esas características nadie más lo podía producir ni lo podía vender porque estaba protegido por Ley entonces es una barrera de entrada autorizada por la Ley, entonces es muy probable que el titular de un derecho de Propiedad Intelectual pueda ejercer un poder sustancial que por definición tiene una barrera de entrada. Otro tema importante es: qué otros competidores hay en el mercado, volvemos a los mismo, qué es el mercado relevante, si sólo es uno indudablemente que si además tiene la titularidad de un derecho de Propiedad Intelectual, el señor estará ejerciendo un poder monopólico por definición, pero si se puede acreditar que a pesar de ser titular de un derecho de Propiedad Intelectual que da un patente para un producto específico pero existen otros bienes que satisfacen la misma necesidad, yo no lo voy a ejercer. Lo anterior fue ampliamente discutido en un caso que seguramente todos ustedes han escuchado que es el famoso caso de MicroSoft, en donde en inglés, perdón que use la palabra en inglés pero creo que refleja muy bien lo que les voy a tratar de explicar es lo que se llama Net Work Effect o el Efecto de Red , qué es lo que sucede con Microsoft, cuando Microsoft a través de sus sistemas de Software introduce el Explorer va y les dice a los principales fabricantes de computadoras: si meten el Software de Microsoft con el Internet Explorer yo les doy a ustedes a un precio muy bajo, pero se obligan a que no puede haber ningún Software que le de la entrada a otros como Nestcape, qué fue lo que sucedió, a la hora de ver la demanda por parte de los consumidores que compraban el producto llámese Dell, llámese Compact, Hewlet Packard, etc., y estaban muy interesados en que tuvieran Internet Explorer, dijeron perfecto y además Microsoft les daba un precio muy interesante, entonces Microsoft a través de este efecto de red qué fue lo que logró, como ya tenía el producto que era un Software era muy sencillo, en la medida en que vendía más, en la medida en que tenía más usuarios podía bajar más el precio pero tenía más ingresos y desplazaba a sus competidores, entonces la discusión aquí era Netscape argumentando que por el ejercicio del derecho de Propiedad Intelectual lo estaba aplicando a través de un contrato donde les ataba la venta, que es una práctica monopólica relativa prohibida, por qué les ataba la venta? Les decía: yo te doy a ti un precio muy bueno y te dejo que lo pongas dentro de tu computadora Dell pero me das la exclusiva, no puedes permitir que ningún otro explorador de internet se suba o se pueda utilizar a través de tu computadora, todo esto implicó que entonces Netscape fuera perdiendo ventas, fuera perdiendo clientes hasta que hubo un momento en que dijo tengo que ejercer mis derechos . Eso es poder sustancial, al final del día es un caso muy complejo que en Estados Unidos se ha resuelto parcialmente, en Europa no se ha resuelto y todavía obviamente estamos viendo sus efectos. Esos son los temas principales: prácticas monopólicas absolutas, relativas, mercado relevante y poder sustancias, en ese contexto le pediría a Gabriel que por favor nos lea brevemente el caso y entremos al análisis lo más rápido posible de los pros y los contras del caso. (Lic. Pardo) Fecha 14 de enero del 2002, las sociedades denominadas Comercializadota de Medicamentos, S.A., Unidos por la Salud, S. De R.L. de C.V., Innovando por la Salud, S.A. de C.V., y Farmacias Siglo XXI, se reunieron con el Director General para México de PHARMA, S.A. DE C.V. y con el Director para América Latina de PHARMA, INC., a efecto de explorar las posibilidades de que


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PHARMA, INC., le otorgara una licencia de uso de la patente PANACEA, cuyo título de patente fue expedido a la sociedad denominada PHARMA, INC.. Después de haber sostenido diversas reuniones, la sociedad PHARMA, INC., envió a mis poderdantes un proyecto de contrato y licencia de uso en el cual se contenían cláusulas que mis poderdantes consideraron inaceptables. Entre otras cláusulas contenidas en el proyecto del contrato enviado por PHARMA, INC., se indicaban: i) los precios a los que debía de ofrecerse la medicina PANACEA, ii) la obligación de adquirir únicamente productos elaborados por PHARMA, INC. y comercializar en todos los centros de distribución de mis poderdantes, únicamente productos fabricados por PHARMA, INC., iii) la obligación de no participar en ventas o gobierno, independientemente de que se tratara de licitación pública y/o adjudicación directa, salvo una vez que esta participación hubiera sido concertada con PHARMA, INC.,. y con cualquier otro licenciatario de la patente PANACEA obligación a la que quedarían sujetos todos y cada uno de los licenciatarios, además de, iv) cifras de regalías por encima del 80% de los ingresos que mis poderdantes pudieran obtener al comercializar la medicina PANACEA. Con fecha 28 de diciembre del 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria del Consejo de Salubridad General que el virus epideológico grave gestado en el norte del país ocasiona enfermedades graves que deben ser atendidas de manera prioritaria por el Consejo de Salubridad General. Con fecha 6 de enero de 2004, las Sociedades denominadas Comercializadora de Medicamentos Unidos por la Salud, Innovando por la Salud y Farmacias Siglo XXI, presentaron ante el IMPI un escrito solicitando les sea concedida una licencia obligatoria y/o una licencia de utilidad pública para explotar la patente PANACEAen nuestro país, en condiciones que permitan la libre concurrencia de éstas y de cualquier otro distribuidor de productos PANACEA. Con fecha 28 de enero del 2004 las Sociedades denominadas Comercializadora de Medicamentos Unidos por la Salud, Innovando por la Salud y Farmacias Siglo XXI, presentaron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un escrito en alcance al escrito de fecha 6 de enero de 2004, indicando que no obstante la declaratoria antes referida, fue publicada con anterioridad a la fecha en que fue publicada la reforma del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, en la que claramente se hace referencia a la procedencia de la licencia de utilidad pública en los casos de enfermedades que se consideren de atención prioritaria por parte del Consejo de Salubridad General, las Sociedades antes mencionadas manifestaron que aún en los términos del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, vigente hasta antes de la reforma antes mencionada, la licencia de utilidad pública es procedente. Con fecha 10 de febrero del 2004, las Sociedades denominadas Comercializadora de Medicamentos Unidos por la Salud, Innovando por la Salud y Farmacias Siglo XXII, presentaron denuncia prácticas monopólicas absolutas ante la Comisión Federal de Competencia. Con fecha 15 de febrero del 2004, el representante de las sociedades Comercializadora de Medicamentos Unidos por la Salud, Innovando por la Salud y Farmacias Siglo XXII, solicitó al representante de PHARMA, INC., , se reunieran el día 19 de febrero a efecto de intercambiar sus posiciones, invitación que fue aceptada por el representante PHARMA, INC. Bueno, brevemente por el tiempo, déjenme decirles las razones por las que mis representadas presentaron ese escrito ante el Instituto y en qué términos presentaron la denuncia de prácticas monopólicas ante la Comisión Federal de Competencia, respecto de los escritos y las solicitudes de licencia presentadas ante el IMPI, mis representadas consideran que la licencia obligatoria es procedente toda vez que la patente fue otorgada en 1997 y a la fecha no ha sido explotada por PHARMA, INC., , por tanto han transcurrido tres años después de la fecha del otorgamiento de la patente y en términos de la Ley de la Propiedad Industrial es procedente el otorgamiento de una licencia obligatoria. Por otro lado también solicitaron una licencia de utilidad pública toda vez que durante el mes de diciembre hubo enfermedades graves en el norte del país, y al ser consideradas por el Consejo de Salubridad General como de emergencia nacional, es procedente también el otorgamiento de la licencia de utilidad pública. Respecto al escrito presentado ante la Comisión Federal de Competencia denunciando prácticas monopólicas, entre otros argumentos se hizo valer que la Sociedad PHARMA, INC., titular de la patente había condicionado el otorgamiento de una licencia de uso de la patente a que ninguna empresa, incluyendo mis representadas, participaran en ninguna licitación pública si no era habiendo concertado con los demás licenciatarios y con el titular de la propia patente. Al Lic. Fuentes, representante de la sociedad PHARMA, INC., , se le ha corrido traslado de los escritos de solicitud presentados ante el IMPI para el otorgamiento de una licencia de utilidad pública y para una licencia obligatoria; igualmente se le ha corrido traslado del escrito denunciando prácticas monopólicas ante la Comisión Federal de Competencia.


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En esta ocasión vamos a escuchar parte de los argumentos que el Lic. Fuentes haría valer ante la Comisión Federal de Competencia, argumentando que el proyecto de contrato y las condiciones en las que PHARMA, INC., pretende operar en México, no constituyen prácticas monopólicas. (Lic. Fuentes) Gracias Gabriel, brevemente, los principales argumentos que yo usaría si representáramos a PHARMA, INC., los voy a dar brevemente y también dar la contraparte para que ustedes tengan más o menos idea de cómo se podría defender de un lado y del otro. Gabriel en la medida que él considere pertinente me interrumpirá para o ahondar más en el tema o bien entrar a la parte de Propiedad Intelectual en la cual me declaro totalmente limitado para hablar sobre el tema. Primer argumento que yo daría como lo mencioné al principio es, yo a la Comisión Federal de Competencia le diría: mi cliente, de acuerdo con el artículo 28 Constitucional que estaba a su vez previsto en el artículo 5º. de la Ley Federal de Competencia Económica es el titular legítimo de una Derecho de Propiedad Intelectual porque tengo una patente, obviamente el argumento en contra sería el mismo artículo 28 Constitucional y la misma Ley Federal de Competencia en virtud de que los artículos 9 y 10 establecen que yo no puedo desplazar indebidamente a terceros, aún y cuando tenga un derecho de Propiedad Intelectual. Segundo argumento, PHARMA, INC., no es el único agente en el mercado relevante lo que yo explicaba antes, yo voy a tratar de definir si yo fuera el abogado de PHARMA, INC., el mercado relevante más amplio posible para que haya otros jugadores. Cuál es el argumento en contra? Obviamente los demás productos que como PHARMA estoy tratando de decir son sustitutos, son económicamente sustituibles? No lo son y el único que existe como en el caso de PANACEA es el patentado por PHARMA, INC. Tercer argumento, en este contexto del mercado relevante que he definido yo como abogado de PHARMA, INC., manifiesto ante la Comisión Federal de Competencia que yo represento el 20% del mercado los demás jugadores son 10 y ellos representan el 80% restante, obviamente no puedo ejercer un poder sustancial dentro de ese mercado. El argumento contrario pues obviamente, sí tienes poder sustancial porque eres el único participante en el mercado relevante. Siguiente argumento, y este es bien importante, voy a empezar al revés aquí , dentro del caso hay un tema muy importante y que yo creo que en México no existe todavía la cultura, lo que yo no puedo hacer es arreglarme con terceros para participar en licitaciones públicas y de ahí claramente se infiere, si yo fuera el abogado de la contraparte, que PHARMA, INC., llegó primero con los seis posibles licenciatarios y después con los dos que firmaron les dijo, la única manera de hacer que este negocio funcione es que cada vez que haya una licitación nos pongamos todos de acuerdo, eso es ilegal, ahora desde el punto de vista del argumento de PHARMA, INC., lo que yo diría es, nuevamente de acuerdo con el 28 Constitucional yo tengo el derecho de ejercer mi derecho de Propiedad Intelectual y en la medida de un acuerdo de voluntades, yo le puedo otorgar los derechos a quien yo considere y en los términos que yo considere pertinentes. La verdad, siendo honestos creo que este argumento desde el punto de vista del abogado de Farma es muy débil, los otros son más defendibles pero este en concreto, el simple hecho de tener la reunión y proponerlo o en su caso firmar el contrato con esta cláusula claramente me va a poner en una situación difícil de probar lo contrario de que no cometí una práctica monopólica absoluta. Por el otro lado, creo que aquí es un tema donde Gabriel tendrá mucho más que ahondar en el tema que yo. Una cosa que se ha resuelto no en México, pero sí en Estados Unidos y Europa es que el no ejercicio de una patente no es una constancia de que existe una práctica monopólica, yo puedo ser titular de la patente del viagra y puedo estar loco y no ejercerla nunca y puedo hacer que nadie se pueda beneficiar de lo que el viagra implica, pero por lo pronto si yo no lo quiero ejercer, no implica eso un monopolio eso como lo mencionaba yo está resuelto. Entonces en el caso concreto del que hablamos donde se refiere a que hay una epidemia llamemos el caso concreto: el sida, yo no estaría obligado a darle la licencia a nadie aún ni cuando yo no la explote. (Lic. Pardo) Justamente una de las razones por las que se reformó el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial y que el 70 de la Ley de la Propiedad Industrial ya prevee las licencias obligatorias es justamente el evitar lo que se conoce como las patentes de corso , en las que el titular de una patente digamos en el extranjero, vía Tratado PCT para protección de patentes, protege la misma invención en diversos países y no comercializa ni distribuya el producto patentado en ese país pero al mismo tiempo no permite que nadie lo haga, ni siquiera algo similar, un proceso similar que pueda violar alguna de las reivindicaciones de su patente, de manera que eso sin duda iría contra los principios económicos y desarrollo contenidos en el artículo 25 y 28 Constitucionales porque impediría que en el mercado existieran productos patentados en el extranjero en perjuicio del desarrollo nacional, por tanto esa es la intención del legislador al preveer en el artículo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial, las licencias obligatorias y en el caso de las


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licencias de utilidad pública, en virtud de que se trata de un asunto de seguridad nacional, una emergencia grave es, no es posible justificar un derecho de Propiedad Industrial en perjuicio de la seguridad Nacional. (Lic. Fuentes) Nada más un último tema, creo que es importante. El último tema que está también en el caso práctico tiene que ver con el tema de fijar precios, si ustedes recuerdan las características del caso, la propuesta de PHARMA del contrato es: yo voy a fijar el precio de final de venta, eso implica que exista un acuerdo entre competidores, por qué, porque como yo tengo varios licenciatarios, que inclusive les puedo dividir geográficamente el mercado, lo que yo puedo hacer es saber que todos cobren, todos vendan en el mismo precio, entonces todos al vender al mismo precio, indirectamente estoy llevando a cabo una práctica monopólica absoluta, obviamente el argumento en contrario que creo que también sería muy débil, es decir que en virtud de mi derecho de Propiedad Intelectual yo puedo definir a qué precio vendo y creo que ahí sí el artículo 28 Constitucional en la parte de la Competencia Económica le limita al titular de la patente la posibilidad de decir, yo voy a ver, yo voy a decidir a qué precio se le vendo al consumidor. Sesión Preguntas y Respuestas. Nos pregunta Mari Carmen Ruiz de Lexcorp Abogados, si la negación de producto siendo el titular de la patente sería considerado como práctica monopólica relativa, la negación de otorgar producto siendo el titular de la patente sería considerado como práctica monopólica relativa. (Lic. Fuentes) De acuerdo con los distintos supuestos que están previstos en la Ley para efectos de prácticas monopólicas relativas, la denegación de trato puede llegar a ser una práctica monopólica relativa, obviamente como estamos hablando de una relativa como se los mencioné, hay dos elementos: el mercado relevante y una vez definido éste debe acreditarse si el titular de la patente tiene poder sustancial en el mercado, en la medida que se acredite que tiene poder sustancial en el mercado relevante es el titular de la patente que está denegando el trato a uno o más agentes económicos, se estará en una situación de práctica monopólica relativa. (Lic. Pardo) Adicionalmente a lo que comenta el Lic. Fuentes, habría que distinguir si la denegación del producto es a un distribuidor, a un usuario o consumidor final, si se tratara la denegación a un consumidor final la Ley Federal de Protección al Consumidor prevee como infracción a la Ley, el negar un producto a un consumidor, de manera que si el producto aún cuando fuere patentado está en el comercio no puede ser negado a un consumidor final. Si se tratara de un distribuidor, habría que observar lo que comentó el Lic. Fuentes, pero en principio el titular de la patente no está obligado a celebrar ningún contrato de distribución con ningún agente económico ni tampoco a otorgar una licencia, la restricción es que en la medida que lo haga no se generen actos prohibidos o no se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Federal de Competencia, pero tampoco se le podría obligar, salvo las excepciones del artículo 70 y del 77 a otorgar una licencia. La siguiente pregunta dirigida al Lic. Francisco Fuentes, por qué desde un punto de vista de fusiones y adquisiciones no existe un precepto legal a través del cual se prohiba o limite la adquisición de un derecho de Propiedad Industrial, ejemplo Marca por una empresa, con el fin de sustituirla por una propia y así efectivamente eliminándola, creando así de facto un posible monopolio dependiendo esto claro está, en el número de competidores que hay en el mercado. (Lic. Fuentes) Creo que es una muy buena pregunta y nos permite entrar brevemente a la otra parte que protege la Ley Federal de Competencia Económica cuando hablamos de la prácticas monopólicas básicamente estamos hablando de prohibiciones postfacto, es decir primero se da el hecho y después se prohibe y obviamente se sanciona si se da. En el caso concreto de lo que son concentraciones como define el término, la Ley Federal de Competencia o fusiones y adquisiciones como está previsto en la pregunta es preventivo ya que la Ley Federal de Competencia Económica establece que bajo ciertos umbrales que básicamente tienen que ver con el tamaño de los agentes económicos que participan y/o el tamaño de la operación involucrada hay que notificarle a la Comisión de Competencia previo a poder llevar a cabo la fusión o la adquisición; y la concentración es un término definido en la ley muy difícil de definir no sólo en la mexicana pero creo que no fue lo más bien hecho por parte del legislador, incluye la concentración de activos es decir, la compra de un activo obviamente la Propiedad Intelectual, el Derecho de Propiedad Intelectual es un activo, entonces en este caso concreto si estamos arriba de los umbrales vamos a tener que notificar previo a poder perfeccionar la venta, la compra de un derecho de Propiedad Intelectual por otro.


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El caso concreto que era el que decía Agustín, Coca Cola trata de comprar Bicola, si se pasa de los umbrales por el tamaño de los agentes o por el tamaño de la operación tiene que notificarse a COFECO. Ahora, aquí hay una distinción importante, en ciertas legislaciones por ejemplo en Brasil, la operación se notifica una vez que se cerró la operación, no sé si ustedes leyeron en los últimos días en Brasil a pesar de que lleva dos años de haberse cerrado la operación, Nestlé había comprado a un jugador muy grande creo que de chocolates, llevaba dos años que había cerrado la operación, la autoridad de competencia en Brasil resolvió después de dos años que no procedía porque ya era un monopolio y había que echar la operación para atrás, en el caso concreto de México estamos en intermedio, porque hay otras legislaciones donde después de cierto monto no se puede cerrar la operación sin autorización, en México es preventiva en el sentido de que yo tengo que notificar antes de poder completar la operación y una vez notificada puedo cerrar, pero la autoridad obviamente tiene la facultad aún cuando yo haya cerrado de obligarme a desconcentrarme, si en este caso concreto si se diera el supuesto de que es muy grande el participante en el mercado, puede ser que la autoridad no permita que se lleve a cabo la operación o en su caso, no el ejemplo que puse de Coca Cola, si fueran dos pequeños no habría ningún problema en que se autorizara, por qué , porque volvemos a lo mismo, en el mercado relevante hay otros jugadores, no voy a poder ejercer un poder sustancial, por lo tanto no habría entonces problema pero va a depender del caso concreto. Blanca Orozco Flores: favor de profundizar un poco más en cuanto a la plática de monopolio absoluto entendida ésta como el ponerse de acuerdo en participar en licitaciones públicas, acorde a la Ley de la materia es legal, la coparticipación de empresas para licitar bienes o servicios, es decir, cuando se autoriza el monopolio, es impugnable? (Lic. Fuentes) No pero aquí es importante y creo que es bastante sencillo contestar, es cierto que bajo la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas es posible llegar a tener un consorcio para participar de manera conjunta, pero eso no es lo que prohibe la ley, lo que prohibe la ley es ponerse de acuerdo para que participe uno o participe el otro, poder ofrecer un precio más alto en la licitación y al no haber otros agentes que compitan saber que va a ganar, cuál es la naturaleza, la naturaleza de cualquier licitación es yo tengo que tratar de bajarme porque sé que hay otros participantes, en la medida que esos participantes puedan ganarme, pues tengo que pensar también además de los criterios técnicos, en los criterios económicos, si yo lo que quiero es tener un consorcio, yo voy a ir con uno o más competidores, pueden ser o no competidores, pero juntos vamos a ir con un solo agente económico y vamos a decir nosotros ofrecemos tanto. Aquí la diferencia sería: hay tres posibles participantes en esta licitación, que los tres se pongan de acuerdo y digan: tú eres el único que participa jugadora, nosotros dos no participamos, tú cobras más y después por atrás nos subcontratas, esa sería una práctica monopólica absoluta. Del Instituto Mexicano del Seguro Social, Elias Mizrahi: puede el titular de una patente tener tratos distintos, comisiones, etc., con sus distribuidores, no es esto una práctica relativa en el mercado relevante? (Lic. Pardo) Depende cuál es el mercado relevante y si tiene poder sustancial, obviamente en la medida en que tenga poder sustancial en el mercado relevante yo creo que si no ha dividido los mercados, que tenga diferentes tratos, no me parece equivocado, sin embargo podría ser simplemente un reflejo para tener por abajo un acuerdo y dividirse entre ellos la participación o las utilidades por la venta de un producto, pero habría que ver el caso concreto. Lic. Agustín Velázquez G. L. (moderador) Recuerdo una operación en la que participaron distintos despachos en la que se condicionó a una empresa de bebidas alcohólicas en la fusión con otra, a que se deshiciera de 4 o 5 de sus marcas porque consideraban que si se quedaba con ellas tendría el 80% del whisky y el 40% del vodka, por decir algo, que no se debió haber defendido el punto diciendo: oye pues por mí que se emborrache la gente con lo que quiera, el mercado es más grande que el vodka y el whisky y defender el tema de esas marcas haciendo valer el argumento relativo a los sustitutos de bebidas alcohólicas (Lic. Fuentes).- En el caso concreto de bebidas, la definición del mercado de bebidas ha sido un tema muy polémico en el mundo y como bien dices Agustín, ha habido casos donde inclusive hasta productos de aguas hace una discusión si son sustituibles o no y obviamente si en el tema de aguas es discutible, en el tema de whisky versus vodka es más discutible porque no necesariamente a alguien que le guste el vodka le va a gustar el whisky, entonces pues obviamente es lo mismo, es la definición del mercado relevante que en mi opinión es uno de los temas más complejos, más interesantes, pero por el otro lado también sumamente polémico. Lic. Agustín Velázquez (moderador). Entonces hasta los borrachitos tienen sus derechos .... les agradezco mucho la participación del Lic. Francisco Fuentes Ostos y del Lic. Gabriel Pardo Lelo de Larrea


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MODULO VII. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EXISTEN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO

Lic. Alejandro Staines Anzaldo Presentación Lic. Alejandro Staines Anzaldo A raíz del desarrollo de Internet a nivel mundial lo que se conoce como la famosa carretera de red de redes, y el uso del mismo para el ofrecimiento de bienes y servicios, esto es, el uso de Internet no solo para intercambio de información, sino como un medio comercial, surgió la necesidad de reemplazar el “Internet Protocol Address” por una palabra o una serie de letras, a efecto de facilitar la localización de sitios o páginas en Internet. Lo anterior y aunado a la falta de regulación en materia de nombres de dominio, surge el problema del uso desmedido de marcas de productos o servicios para identificar sitios totalmente ajenos al de los titulares de las marcas, creando así un abuso de mala fe sobre marcas famosas para identificar los sitios de Internet Por lo que hace a las marcas, no podemos soslayar que estas tienen dentro de sus principales funciones, además de identificar a los productos o servicios entre los de su misma naturaleza, la de evitar la competencia desleal entre competidores por medio del uso de signos distintivos similares al de una marca comercial en productos de inferior calidad Uno de los fines principales de las marcas, es proteger tanto a productores como consumidores mediante la identificación de los productos o servicios con determinadas características de calidad, de aquellos terceros que, de mala fe, intentan aprovechar el prestigio obtenido en el mercado, mediante el esfuerzo comercial para posesionar un producto. Ante esa situación debemos tener presente que la legislación en materia de marcas, otorga al titular de una marca el derecho exclusivo de su uso de éstas en la comercialización de cierto tipo de productos o servicios en determinados territorios, esto es que las marcas cuentan con características de especialidad y territorialidad, que en un principio y frente al uso de los nombres de dominio, podría interpretarse como limitantes en cuanto a sus derechos de exclusividad en su uso. Por su parte y con un origen diferente, los Nombres de Dominio, cumplen en un principio la función técnica de ser localizadores de un sitio de Internet reemplazando los números del Protocol Address por letras, es decir se le ha creado para que el sitio tenga una dirección amigable y fácil de identificar, lo que podríamos comparar con una denominación social en las empresas. No obstante lo anterior, y por razón de la explosión comercial que ha representado el Internet, los Nombres de Dominio, se han convertido en identificadores de productos o servicios prestados por empresas que cuentan con un sitio en Internet, esto es, que en ocasiones se le ha dado el carácter de medios distintivos de productos o servicios, sin embargo, ello no debe permitir el derecho de invadir derecho del uso de marcas existentes previamente registradas y protegidas por la ley de la materia. Por otro lado nos encontramos ante individuos o entidades que han encontrado en el uso del nombre de dominio una buena oportunidad para obtener ganancias registrando como Nombres de Dominio marcas comerciales aprovechando su fama o bien para bloquear un posible registro de una marca ya existente, con el propósito de vender posteriormente dicho Nombre de Dominio al titular de la marca. Ante esa situación los problemas más frecuentes que se originan como consecuencia de la utilización de los “Nombres de dominio” en Internet en relación con las “Marcas” derivan en las diferencias conceptuales existentes entre los derechos de marca y el uso de los nombres de dominio en relación con dos cuestiones principalmente: Principio de Territorialidad: en materia de marcas rige el principio llamado de territorialidad. En este sentido los derechos de marcas tienen carácter territorial, toda vez que se circunscriben a un determinado territorio, habitualmente correspondiente con el territorio nacional del país. Por el contrario, ciertos nombres de dominio, no están circunscritos a un determinado territorio.


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Por otro lado, los nombres de dominio son utilizados en la red, y por lo tanto son accesibles desde cualquier país del mundo lo cual otorga un carácter extraterritorial a este tipo de nombres.

Ello origina un primer problema, toda vez que los titulares de la misma Marca en diferentes países del mundo no pueden utilizar el mismo nombre de dominio genérico de primer nivel (.com .org. etc) ya que el sistema de nombres de dominio únicamente permite otorgar el mismo a una única persona o empresa.

Ello conduce a la incongruencia de que mientras varias empresas pueden utilizar la misma Marca legalmente en diferentes países del mundo únicamente una de ellas puede tener derecho a registrar el nombre de dominio genérico de primer nivel para dicha denominación

Principio de Especialidad: Se refiere a que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada, por lo que una marca no puede registrarse para cubrir cualquier producto o servicios ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Ello quiere decir que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.

En ese sentido, surge el problema del principio de especialidad, toda vez, que en materia de marcas, se puede otorgar el derecho uso exclusivo sobre la misma denominación a diferentes personas en el mismo territorio siempre y cuando dicha marca se utilice para actividades suficientemente diferenciadas como para que pueda entenderse que no existe riesgo de confusión y/o de asociación.

Ello en la práctica se materializa con la división de los productos y servicios comerciales en 45 clases correspondientes al denominado Nomenclátor Internacional para la Clasificación de Marcas gobernado por el Arreglo de Niza y que permite, de forma satisfactoria, dicha convivencia de registros de Marca.

Dicho principio de la especialidad únicamente se rompe en el caso de Notoriamente Conocidas, en las que, en determinadas circunstancias no se permite el registro ni el uso de la misma marca registrada previamente para productos o servicios que no sean similares, cuando la reputación alcanzada por ésta, pudiera dar lugar a que el uso de la misma por un tercero para otras actividades, resultara en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo del renombre de la Marca anterior o fuera perjudicial para el renombre de la misma.

Dicho principio de especialidad, no resulta compatible con el sistema de otorgamiento de nombres de dominio, en el que, únicamente se permite registrar el mismo nombre de dominio a nombre de una determinada empresa.

Por lo tanto, a pesar de que en un determinado territorio existan diferentes emp resas que tengan derecho a utilizar en exclusiva una denominación para actividades distintas, únicamente se da la posibilidad de registrar como nombre de dominio dicha marca al primero que lo solicita a pesar de que el resto de las empresas tengan derecho a utilizar dicha denominación, dicha situación da lugar a que las empresas se apresuren a registrar como nombres de dominio sus marcas para ser las primeras en tener derecho a utilizarlas como nombres de dominio.

En virtud de todo lo antes mencionado y aunado al crecimiento del comercio electrónico y de la utilización de Internet para el intercambio de información y transacciones de carácter comercial y el abuso en algunos casos de los registro de Nombres de Dominio, debe de existir un principio regulador en la leyes aplicables que permitan, evitar el de marcas de productos o servicios como nombres de dominio por personas o entidades que no tengan derecho o licencia para su utilización.

Por lo que los titulares de marcas de productos o servicios, deberán de tomar las medidas pertinentes para evitar la oinvasión de sus marcas, evitando el registro por parte de terceros no autorizados de nombres de dominio con la denominación de sus marcas.

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