ip infringement while selling and advetising on marketplace 2017

Ризик порушення ТМ при продажі товарів і наданні послуг

щодо товарів на marketplaceІларіон ТомаровКерівник IP практикиEterna Law INTA round table, Kyiv, April 06, 2017

2

Використання ТМ для супутніх послуг в ЄС

Ст. 14(1)(с) Директиви № 2015/2436:Правовласник не має права забороняти використання ТМ третій особі в комерційній діяльності ТМ з метою ідентифікації чи посилання на товари чи послуги як такі, що виготовляються правовласником, коли використання ТМ є необхідним для позначення конкретного призначення товару чи послуги, наприклад в якості аксесуару чи запасної частини.Використання здійснюється третьою особою у відповідності з добросовісною практикою у промислових та комерційних відносинах.

Marketplace IP protection

3

Справа CJEU C-228/03Gillette Company v La-Laboratories

«All Parason Flexor and Gillette Sensor handles are compatible with this blade»


4

Справа CJEU C-228/03Gillette Company v La-Laboratories

Рішення CJEU від 17.03.2005 р.:Використання ТМ третьою особою - не правовласником, є необхідним…, якщо таке використання є єдиним способом повідомити споживачеві зрозумілу та вичерпну інформацію про конкретне призначення товару з метою збереження неспотвореної системи конкуренції на ринку для даного продукту.Чесна практика … являє собою вираження обов’язку діяти справедливо по відношенню до законних інтересів правовласника.


5

C‑324/09 L’Oréal SA, Lancôme parfums v eBay

Рішення CJEU від 12.07.2011 р.:L'Oréal подав декілька позовів проти eBay про притягнення до відповідальності за продаж через веб-сайт контрафактних та «сірих» товарів, і зобов’язання докласти більших зусиль для перешкоджання продажу товарів, що порушують права на ТМ.Через eBay треті особи реалізували (не призначені для продажу) тестери косметичних продуктів L’Oréal, а веб-платформа з метою сприяння збільшення продажів забезпечувала розміщення контекстної реклами з використанням ТМ позивача в пошукових системах (Google).


6

C‑324/09 L’Oréal SA, Lancôme parfums v eBay

1) зображення ТМ в пропозиціях до продажу не є використанням ТМ (оператором торговельної платформи)2) при розміщенні контекстної реклами із використанням ТМ в пошукових мережах оператор торговельної платформи здійснює (незаконне) використання ТМ3) на оператора торговельної платформи поширюється дія Art. 14(1) Директиви 2000/31 (safe harbor).Оператор несе відповідальність, якщо він сприяє користувачам в оптимізації пропозицій продажу для їх рекламування4) заходи забезпечення є ефективними, пропорційними та не повинні створювати перешкод для вільної торгівлі

5


7

Mazda v Car service (Австрія)

Верховний суд Австрії вирішив, що використання ТМ при наданні послуг з ремонту авто є порушенням (рішення від 15.12.2015 р. у справі № 4 Ob 211/15f):Виняток, передбачений Директивою №2015/2436 застосовується тільки щодо словесної ТМ.Використання зображувальних або комбінованих ТМ зазвичай не є необхідним, і, отже, є незаконним, якщо споживачі здатні асоціювати словесне позначення (або словесний елемент комбінованого позначення) із правовласником.


8

Використання ТМ на marketplace в Україні

Ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не пов'язує вичерпання прав власника ТМ з введенням товару за його згодою в цивільний оборот виключно на території України. Відсутність територіальних обмежень вказує на застосування в Україні міжнародного принципу вичерпання прав (п. 9 Оглядового листа ВГСУ від 28.02.2017 р. № 01-06/521).

Використання товару з ТМ, який введено в цивільний оборот правовласником або за його згодою є правомірним та не потребує отримання додаткового дозволу від правовласника.


9

Справа № 826/8292/13-аТОВ «Бауміт Україна» до ДПІ Голосіївського району

м. Києва ДПСУхвала Київського апеляційного адміністративного суду від 23.08.2013 р.:

Позивач замовляв зразки реклами, що розміщувались на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг та на продукції, яка реалізовувалась товариством зазначена ТМ.

ДПІ прийшла до висновку, що за відсутності ліцензії витрати по розміщенню рекламних матеріалів з використанням ТМ не пов'язані з господарською діяльністю Позивача

9


http://reyestr.court.gov.ua/Review/33421756


10

Справа № 826/8292/13-аТОВ «Бауміт Україна» до ДПІ Голосіївського району

м. Києва ДПСЗ аналізу норми [ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»] вбачається, що після першого використання ТМ, зокрема, у рекламі, не потребує згоди особи продажу товару, що має виключні права на ТМ.Перше введення в цивільний оборот товарів під ТМ відбувається за межами території України, а тому Позивач не потребує дозволу правовласника для використання ТМ в рекламі товарів, придбаних Позивачем, якщо правовласник не висловить такої вимоги (доказів чого відповідач не надав)


11

Cправа № 2а-12435/11/2670ТОВ «Мішелін Україна» до ДПІ Голосіївського

району м. КиєваУхвала Київського апеляційного адміністративного суду від 19.06.2012 р.Рекламні послуги стосувалися товарів (автомобільних шин Michelin), що продавалися позивачем, а не ТМ.Господарською діяльністю позивача є торгівля автомобільними шинами, тому існує зв'язок рекламних послуг з розміщення рекламних матеріалів про автомобільні шини, з його господарською діяльністю.Позивач отримав ліцензію на ТМ MICHELIN, ALPIN, ENERGY, засвідчену апостилем, з правом використання у рекламі, у т.ч. в мережі Інтернет.





12

Cправа № 2а-12435/11/2670ТОВ «Мішелін Україна» до ДПІ Голосіївського

району м. КиєваЗ аналізу норми [ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»] вбачається, що після першого використання ТМ, зокрема, у рекламі, не потребує згоди особи, що має виключні права на ТМ.

Перше введення в цивільний оборот товарів під ТМ Michelin відбувається за межами території України, а тому Позивач не потребує дозволу правовласника для використання ТМ в рекламі товарів, придбаних ТОВ «Мішелін Україна», якщо правовласник не висловить такої вимоги.

12


13

Справа № 2а-13416/12/2670ТОВ «ОСТІН» до ДМС України, Київської

регіональної митниціУхвала Київсього апеляційного адміністративного суду від 07.03.2013 р.:

Доводи про те, що законний продаж товарів під ТМ без укладання суб'єктом ліцензійного договору з правовласником неможливий, взагалі є хибними та не ґрунтуються на законі.

Після першого продажу товарів (введенням в цивільний оборот) правовласником або іншою особою за його згодою, подальший продаж товарів не потребує укладання ліцензійного договору.

Імпорт і подальший продаж товарів, позначених ТМ «0'STIN», а також придбання і подальший продаж таких товарів на митній території України не пов'язані з укладенням Субліцензійних договорів.





14

Як захиститися marketplace у разі пред’явлення вимог правовласником?

1) ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів»:Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції для задоволення своїх особистих потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника.2) ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (міжнародне вичерпання прав на ТМ)3) Marketplace Terms of use


Іларіон Томаров Керівник IP практики ETERNA LAW

Sophia Business Center6 Rylskiy lane

Kyiv 01601, UkraineT: +38 (044) 490 70 01F: +38 (044) 490 70 [email protected]

www.eterna.law

mailto:[email protected]

