May–June, 2018 Vol. 108 No. 3

If the IP Fits, Wear It: IP Protection for Footwear—A U.S. Perspective Jonathan Hyman, Charlene Azema, and Loni Morrow

El Principio de Primacía de la Realidad en la Jurisprudencia Sobre Propiedad Industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Hugo R. Gómez Apac

The Principle of Primacy of Reality in Judicial Precedent on Industrial Property of the Court of Justice of the Andean Community Hugo R. Gómez Apac

Ex Parte Seizure Orders Under 15 U.S.C. § 1116(d) (Section 34 of the Lanham Act): Recent Developments in Case Law Brian W. Brokate and Maja Szumarska

La Marca en la Industria Farmacéutica: El Uso de la Marca del Laboratorio Innovador Para la Promoción del Medicamento Genérico, en el Derecho Español Blas A. González Navarro

Trademarks in the Pharmaceutical Industry: Use of the Innovative Laboratory’s Trademark to Advertise the Generic Drug in Spanish Law Blas A. González Navarro

Commentary: Rethinking Post-Sale Confusion Kal Raustiala and Christopher Jon Sprigman

Commentary: Trademark Strength and Fame: The Federal Circuit Corrects the Trademark Trial and Appeal Board J. Thomas McCarthy

Book Review: Kane on Trademark Law: A Practitioner’s Guide. Siegrun D. Kane. Raffi Zerounian

Book Review: You Don’t Own Me: How Mattel v. MGA Entertainment Exposed Barbie’s Dark Side. Orly Lobel. Pamela Chestek

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Vol. 108 TMR 801

LA MARCA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA: EL USO DE LA MARCA DEL LABORATORIO

INNOVADOR PARA LA PROMOCIÓN DEL MEDICAMENTO GENÉRICO,

EN EL DERECHO ESPAÑOL∗

By Blas A. González Navarro∗∗

Table of Contents

I. Introducción ...........................................................................803 II. Los Hechos: el Laboratorio de Medicamentos Genéricos

los Publicita Haciendo Uso de la Marca del Competidor .....807 III. La Infracción del Derecho de Marca: Aspectos

Relevantes ..............................................................................811 A. La función publicitaria de la marca ajena ......................811 B. Inexistencia de riesgo de confusión .................................812 C. La protección de las marcas notorias / Inexistencia

de riesgo de confusión ......................................................816 D. Un caso de publicidad comparativa ................................819 E. La excepción del uso meramente informativo ................822

IV. El Caso de los Medicamentos Genéricos en España ...........824 A. Publicidad ilícita: existencia de publicidad adhesiva

o parasitaria .....................................................................824 1. En casos como el presente no es necesario usar la

marca ajena para identificar el EFG .........................827 2. Los requisitos de visibilidad y claridad en el uso

de la marca ajena sólo rigen para los casos de usos lícitos de la misma ......................................................829

∗ INTA retained a professional legal translation service, whose linguists are accredited by

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∗∗ Abogado; Magistrado en excedencia, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15a.

802 Vol. 108 TMR

3. Existencia de publicidad ilícita, por adhesiva, y con ello, infracción a la Ley de Competencia Desleal (LCD) .............................................................829

4. AUTOCONTROL declara la publicidad ilícita, pero no declara la existencia de infracciones a la Ley de Marcas o a la Ley de Competencia Desleal ...831

B. Últimas sentencias dictadas al respecto .........................832 1. El caso de la rivastigmina ..........................................832 2. El caso del montelukast y la mometasona .................834

a. Infracción del derecho de marca ..........................835 b. Actos de competencia desleal ...............................837

(1) Falta de veracidad ..........................................837 (2) La bio-apariencia ............................................838

V. Conclusiones ...........................................................................840

Vol. 108 TMR 803

I. INTRODUCCIÓN El presente estudio tiene como objeto una práctica extendida

durante años en España: el uso de las marcas de titularidad de los laboratorios innovadores por los fabricantes de medicamentos genéricos para la promoción publicitaria de sus productos

El escenario es el siguiente: • En primer lugar, nos movemos en un contexto marcado por

la extinción definitiva de las exclusivas que otorgaba la patente farmacéutica, que obliga a la industria a extremar la diligencia en la protección de otro de sus activos intangibles nucleares, como son sus marcas. El laboratorio innovador, merced a sus esfuerzos en I + D y sus enormes inversiones, ocupa, en virtud de la exclusiva legalmente otorgada por la patente y mientras ésta despliega sus efectos (20 años en España, más la posibilidad de un certificado complementario de protección durante otros cinco) una posición de evidente prevalencia. La atención que esta situación genera se focaliza tradicionalmente en la invención farmacéutica, en su novedad y actividad inventiva, sustento de la correspondiente patente, que es la que permite al laboratorio que innova, como activo de propiedad industrial exclusivo y excluyente, recuperar su inversión y cumplir con su objeto social, sin perjuicio por supuesto del beneficio colectivo que sus productos puedan generar para el progreso humano (en este sector, en la salud de las personas). Pero esta perspectiva no puede ocultar el desarrollo en paralelo de otro activo intangible y sustancial, que nace y se consolida en conjunto con la patente, como es la marca.

• La marca, en efecto, creada para informar sobretodo la procedencia empresarial del medicamento original, acaba por convertirse en un signo distintivo fuerte y poderoso, altamente eficaz: al amparo de la exclusiva del laboratorio titular sobre el producto o el procedimiento farmacéutico de que se trate, que es ligado necesariamente con la empresa durante 20 años o más en el mercado, la marca se convierte para el consumidor y los profesionales sanitarios en un signo muy conocido y consolidado, al extremo de que, en caso de blockbusters (fármacos absolutamente innovadores respecto de las alternativas terapéuticas existentes, que han sido capaces de penetrar en la comunidad científica debido a sus magníficas cualidades terapéuticas dentro de una patología bastante prevalente en la población, alcanzando grandes ventas), asistimos por lo general a marcas notorias, si no renombradas, o incluso a casos palmarios de vulgarización,

804 Vol. 108 TMR

en lo que el público acaba por identificar el principio activo con su denominación comercial.1

• Pero la extinción de la patente ha de llegar. De hecho, los últimos años nos han permitido asistir a la desaparición de la exclusiva de ciertos laboratorios sobre patentes enormemente exitosas a nivel planetario, exclusivas protegidas por patentes de extensión internacional y europea que constituían el nucleo de muchos planes de negocio. Es en este escenario, en el que el laboratorio innovador accede por primera vez al mercado sin exclusivas y debe competir con medicamentos idénticos al original, cuando debe detener su mirada en un activo intangible generado durante los años de duración de la patente y que ahora ha pasado a tener una mayor significación en el mercado post-patente: la marca del medicamento original.

• Se trata además de un mercado fuertemente regulado, con una intervención de la Administración Pública muy potente, justificada por motivos de interés general, traducidos en un sistema de autorización previa de la comercialización de cualquier medicamento de uso humano, a la que deben acudir todos los medicamentos genéricos.2 El objetivo de los laboratorios fabricantes de genéricos será acreditar ante la instancia nacional encargada (en España la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en adelante la AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad) que sus productos son bio-equivalentes a los originales. Si lo

1 Los ejemplos del ácido acetilsalicílico y el medicamento ASPIRINA, la toxina botulínica

y el producto BOTOX, o el sildenafilo y el fármaco VIAGRA son perfectamente conocidos, dicho esto sin entrar en la problemática de la vulgarización jurídica del signo en cada país, dependiente de la existencia, en su Derecho de Marcas, de sistemas de vulgarización objetiva o subjetiva.

2 Si examinamos la normas aplicables en España y en la Unión Europea (la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios 29/2006, de 26 de julio y la Directiva CE 2001/83, de 6 de abril de 2001), en la definición de un medicamento genérico resaltan cuatro elementos nucleares: en primer lugar, el medicamento genérico debe contener el mismo principio activo y a la misma dosis que el medicamento de referencia, aunque puede diferir en los excipientes. En segundo lugar, se considera que forman parte de un mismo principio activo las diferentes sales, ésteres, éteres, isómeros, mezclas de isómeros, complejos o derivados del mismo principio activo. En tercer lugar, deben tener la misma forma farmacéutica que la del medicamento de referencia, salvo en el caso de formas farmacéuticas de liberación inmediata administradas por vía oral (por ejemplo, cápsulas y comprimidos). Y por último, la equivalencia con el medicamento de referencia se debe demostrar por medio de estudios fármaco-cinéticos de biodisponibilidad, ya que éstos son los más sensibles para detectar diferencias entre formulaciones que contienen el mismo principio activo. Sin embargo, en ocasiones, no son necesarios estos estudios in vivo, siempre que se cumplan ciertos requisitos detallados en las guías o directrices de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), por ejemplo la “Guía sobre la investigación de la bio-equivalencia.”

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logran, recibirán una autorización administrativa para comercializarlos en el mercado.

• Este mercado se caracteriza en España (haciendo un juicio general y dejando al margen las especificidades de las distintas Comunidades Autónomas que integran el Estado español con competencias en materia sanitaria) por un fuerte estímulo y protección a la industria del medicamento genérico: dado que el Sistema Nacional de Salud debe sufragar en España la atención sanitaria de los ciudadanos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, existen poderosas razones financieras y de gasto público que aconsejan que la prescripción de los médicos y la dispensación de los farmacéuticos sean preferiblemente de medicamentos genéricos y no de medicamentos de marca, en principio más caros. La política de precios de los laboratorios innovadores, una vez extinguida la patente, se ve sometida pues a una enorme tensión y a la necesidad ineludible de tratar de reducirlos para resultar mínimamente competitivos. Pero el legislador español se ha decantado por un sistema en el que se ordena, ex lege, a los profesionales sanitarios optar por el genérico si es más barato, y en igualdad de precio con el original, igualmente por aquél.3

Pues bien, en este nuevo contexto, los titulares marcarios detienen la mirada en prácticas que durante años no han sido cuestionadas y han pasado más desapercibidas, como es la promoción por parte de algunas compañías de medicamentos genéricos de sus productos sirviéndose del uso de la marca del laboratorio innovador, hasta ese momento el único operador en ese mercado. Es decir, una promoción publicitaria sustentada en el prestigioso innovador original cuya patente, al extinguirse, les ha dado el acceso al mercado. Parece fácil comprender que los laboratorios innovadores necesitan más que nunca mantener intacta y continuar la explotación de sus marcas comerciales, evitando usos indebidos por parte de otros laboratorios de su reputación y su valor distintivo, acumulado durante años merced a su esfuerzo e inversión. Será ésta un arma fundamental, si no la

3 Los conceptos técnicos que determinan la autorización de los genéricos, la bio-

equivalencia con el medicamento original y la intercambiabilidad con éste, que manejan las agencias de medicamentos nacionales, son idénticos en todos los países de la UE, pero las políticas de sustitución son distintas en los distintos Estados miembros de la UE, e incluso en distintas regiones o instituciones dentro de un mismo Estado. Estas políticas de sustitución son en la UE más estrictas que en USA, y dependen de las características de sus sistemas de salud y son además variables en el tiempo. En España, todos los medicamentos de referencia se pueden sustituir por genéricos y éstos entre sí, salvo los que se encuentren recogidos en la Orden Ministerial SCO/2874/2007 (por ejemplo, los medicamentos biológicos en los que no se pueda asegurar que el principio activo es el mismo).

806 Vol. 108 TMR única, para tratar de reducir la situación de desventaja competitiva en la que la normativa los ha colocado.

Puede el laboratorio innovador, titular de la marca, tratar de impedir el uso de su signo distintivo por el competidor de medicamentos genéricos en su publicidad, o está legalmente obligado a soportarlo?

Ya cabe anticipar mi respuesta, que es claramente afirmativa respecto de la primera pregunta y negativa respecto a la segunda: sí puede reaccionar ante este uso de una marca ajena y no está obligado a soportarlo, salvo aquellos casos meramente informativos que se dirán y que, como veremos, por lo general no resultan atractivos para el competidor desde el punto de vista de marketing y publicitario, por lo que resultarán generalmente marginales.

El problema que estas prácticas han generado se origina por un defectuoso entendimiento de las fronteras existentes entre el terreno puramente administrativo de la autorización de un medicamento de uso humano por el Ministerio de Sanidad, y el campo mercantil en el que el medicamento, una vez autorizado, accede al mercado y se comercializa. Esa pretensión, perfectamente consciente, de diluir las fronteras entre los dos espacios cristaliza en el argumento troncal que se han podido podido encontrar en los casos analizados como defensa de las compañías fabricantes de genéricos, como es basar el uso de la marca del innovador al acceder el genérico al mercado en el hecho de ser la marca original la usada en los estudios de bio-equivalencia, lo que a su juicio también legitimaría el uso posterior de la marca ajena en el mercado.

Esta tesis, evidentemente orientada por estrategias de marketing, es decir, construida con el propósito de servir de base técnico jurídica a medios promocionales que aseguren un mejor posicionamiento de entrada del medicamento genérico en el mercado farmacéutico, con captación de una importante cuota del mismo para quien así proceda, hace uso del ya mencionado escenario regulatorio, que favorece al genérico en detrimento del innovador (art. 86.5 de la Ley 29/2006 de Garantías), lo que se traduce con frecuencia en una generalización de la sustitución de éste por aquél en farmacia más allá de lo legalmente establecido. Pero desde la perspectiva del Derecho Mercantil, que es la que ocupa este artículo, dicha tesis ha planteado un serio problema en tres facetas:

• Infracción marcaria, al no poder justificar ningún uso meramente informativo de la marca del laboratorio innovador.

• Publicidad ilícita, al servirse el laboratorio de genéricos del prestigio y la reputación del competidor en sus promociones comerciales.

• Actos de competencia desleal, por aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Vol. 108 TMR 807

Examinaremos la respuesta que estas cuestiones han de recibir y han recibido en España, tanto desde las instancias de autorregulación publicitaria como desde los tribunales de justicia; se mostrará la evolución cronológica del problema hasta el momento actual, en el que ya se cuenta con sentencias firmes sobre la materia que han marcado la dirección correcta, partiendo de la existencia de una clara infracción marcaria y apuntando a la necesidad de establecer una distinción nítida entre la fase administrativa de la autorización de comercialización de un medicamento genérico y la fase mercantil o publicitaria de acceso al mercado.

En efecto: no es reprochable evitarle al laboratorio de genéricos que legítimamente pretende obtener una autorización de la AEMPS el tener que iniciar ex novo el expediente del fármaco en cuestión, como si la eficacia contrastada del mismo durante años no fuera relevante, y por tanto, cabe hacer uso de la marca del medicamento de referencia en el desarrollo de un procedimiento abreviado de obtención de la autorización de comercialización de especialidades genéricas para facilitar al funcionario evaluador (entre otros medios de identificación que se usan de forma simultánea) la identificación del fármaco con el que se compara el potencial genérico.

Sin embargo, no existe sustento alguno que pueda hacer pensar que dicho uso administrativo, consentido por el titular de la marca, legitima al laboratorio de genéricos a hacer uso de esa marca ahora ya en el mercado, ante sus clientes y frente a sus competidores, soslayando, con base en dicha práctica consentida anterior y producida en un entorno cerrado Administración-administrado, las más elementales normas de concurrencia en el mercado. Pretender que las normas de Derecho Público que en esa fase permiten el uso de las marcas de los medicamentos innovadores son transferibles y aplicables sin más desde el seno de la AEMPS al campo de los mensajes publicitarios en el comercio privado, supone despreciar normas de rango legal como son el Reglamento de Marca de la Unión Europea, la Ley de Marcas española (en adelante LM) y la Ley de Competencia Desleal (en adelante LCD).

Analicemos más concretamente el supuesto de hecho.

II. LOS HECHOS: EL LABORATORIO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS LOS PUBLICITA HACIENDO USO DE LA

MARCA DEL COMPETIDOR El supuesto típico al que asistimos acontece, como se ha dicho,

tras la expiración de la patente del medicamento original (es posible imaginar un caso de anuncio publicitario inmediatamente anterior a ese momento, para preparar al mercado posterior a la extinción, pero los problemas de competencia desleal y uso de la marca se multiplican y se añaden a la protección de la patente misma).

808 Vol. 108 TMR

Pongamos el caso de un principio activo muy conocido, el montelukast. Se trata de un medicamento de prescripción (con receta médica) eficaz para el tratamiento de asma y rinitis, absoluto referente en el área terapéutica de respiratorio, siendo el primer tratamiento oral (en comprimidos o granulado para diluir en el biberón de los niños) frente a los tratamientos inhalados disponibles en su época. La importancia de este producto viene reflejada en estos datos:

(a) desde su comercialización, sólo en España, 236.000 pacientes fueron tratados con dicho fármaco en el año 2012, aliviando sus problemas respiratorios; y

(b) en el año 2012, el laboratorio que lo patentó facturó en España 80.654.784 euros con la venta de dicho fármaco.

Es decir, estamos ante un fármaco “superventas.” Como es lógico, el titular de la patente también protege su producto con una marca, generalmente marca de la Unión Europea y marca nacional, denominativas y mixtas. En nuestro supuesto de hecho la marca original para el medicamento con el principio activo de montelukast fue SINGULAIR.

El laboratorio titular de la patente forma parte de un grupo de empresas innovadoras de la industria farmacéutica, que dedican una parte sustancial de sus inversiones y recursos a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos que pretenden mejorar las terapias existentes y/o contribuir a curar o tratar enfermedades severas. Este tipo de empresas explotan comercialmente sus invenciones desde que obtienen la autorización de comercialización de la AEMPS, que por lo general llega en torno a 10 años después de la solicitud de la patente que protege legalmente la exclusiva: se tarda, en efecto, unos 10 años en realizar todos los estudios y ensayos clínicos necesarios para demostrar que el medicamento es eficaz, seguro y de calidad, y otros 3 años aproximadamente en obtener con esta documentación el registro o autorización de comercialización de la Agencia del Medicamento. La explotación comercial en exclusiva, por tanto, comienza en este momento y finaliza con la extinción legal de la patente o del certificado complementario de protección que haya podido concederse: esa extinción legal de la exclusiva abre el mercado a la competencia.

El laboratorio de genéricos es igualmente una gran empresa, por lo general integrante de un sector productivo de enorme peso en el sector farmacéutico nacional y, con ello, de sensible importancia para la industria del país. Este tipo de entidades comienzan su actividad a partir del vencimiento de los derechos de patente en régimen de libre competencia y mercado, aunque sujetas todas ellas a los precios intervenidos por la Administración, que obligan a una rebaja inmediata (ajustando el precio al medicamento más barato del mercado) para favorecer el ahorro farmacéutico público en el

Vol. 108 TMR 809 nuevo entorno post-patente, también conocido como precios de referencia.

Los laboratorios de genéricos deben por supuesto acreditar que su producto es igualmente eficaz como medicamento para el ser humano, pero dado que la eficacia del principio activo ya ha sido contrastada durante años, tan sólo deben demostrar la bio-equivalencia con el medicamento de referencia, para lo que cuentan con una vía administrativa preferente que permite, para medicamentos que lleven más de 8 años en el mercado (periodo llamado “exclusividad de datos de registro”), utilizar una vía regulatoria o administrativa abreviada mucho más rápida que puede completar—sin que por ello exista infracción—antes del vencimiento de los derechos de patente,4 de manera que prácticamente al día siguiente de vencer los derechos de patente está en condiciones de iniciar la comercialización, permitiendo de esta forma beneficiarse lo antes posible de la bajada de precios que trae consigo la entrada de competidores genéricos a fin de expandir el uso coste/eficiente de medicamentos eficaces bien establecidos. Concedida la autorización, el medicamento genérico es una EFG, es decir, un “Equivalente Farmacéutico Genérico”: la inclusión de estas siglas en el envase del medicamento ya acredita, per se, que el Ministerio de Sanidad ha comprobado la bio-equivalencia y ha autorizado el producto.

El mercado de fármacos genéricos que se abre tras la expiración de los derechos de patente se convierte así en un mercado extraordinariamente competitivo, en el que concurre una importante característica, crucial para el objeto de este artículo: según todos los estudios,5 la cuota de mercado obtenida en el momento de la apertura es fundamental para que el laboratorio de genéricos acceda al mercado con éxito, puesto que genera una suerte de mercado cautivo, es decir, esa cuota inicial o de conquista suele prolongarse en el tiempo, convirtiéndose así en elemento muy codiciado por todos los nuevos competidores. Mientras el fármaco innovador necesita dar a conocer un tratamiento completamente nuevo con grandes inversiones y diferenciarse de las otras terapias o fármacos existentes al momento de su lanzamiento para poder penetrar en el mercado, y su penetración será mayor cuanto mejor 4 Ver estado actual de la cuestión de la cláusula Bolar, ya recogida y afinada en nuestro

ordenamiento jurídico tras la promulgación de la nueva Ley de Patentes. 5 Resulta de interés referenciar en este punto los propios estudios y análisis de la Comisión

Europea sobre las licencias de entrada anticipada (early-entry agreements), que pueden firmar los laboratorios innovadores al final de la vida útil de la patente y que sirven al laboratorio de genéricos, precisamente, para asegurar esa primera cuota del mercado al que accede. Se trata de licencias de interés en caso de indemnizaciones por infracción basadas en licencias hipotéticas (vid. Blas A. González Navarro, Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, CEFI, nº 68 enero-abril 2013, “Acción de indemnización por infracción de patentes farmacéuticas: las licencias hipotéticas,” pags. 19-34).

810 Vol. 108 TMR se diferencie de los tratamientos existentes, el medicamento genérico, por el contrario, apenas se distingue de sus competidores, siendo sus cualidades en principio iguales (la ya indicada bio-equivalencia) al original y al resto de genéricos del mismo producto.6

De ahí que las estrategias comerciales de las farmacéuticas genéricas traten precisamente de ligarse a la eficacia del medicamento original y de centrarse para diferenciarse en aspectos como el precio, el coste (y en definitiva el margen), la capacidad de distribución o las actividades “push” y de “stock” en las farmacias o mayoristas.

Esto hace fácilmente comprensible el interés que despierta entre los laboratorios genéricos la posibilidad de, justo en el momento de apertura del mercado post-patente, vincular de alguna forma su fármaco genérico a la marca ya ampliamente conocida y reconocida por los profesionales sanitarios.

En el caso del montelukast (principio activo) y del SINGULAIR (la marca del medicamento original), ante la expiración de los derechos de patente sobre el primero, la inmensa mayoría de operadores del mercado de genéricos prepararon con antelación el lanzamiento de su propio montelukast, ordenando a sus departamentos de marketing y comerciales el diseño de las correspondientes estrategias de lanzamiento para conseguir el mejor posicionamiento en el mercado.

Pues bien, en ese contexto, uno de esos laboratorios de genéricos decide realizar una serie de inserciones publicitarias en una publicación profesional, dirigida como público a los profesionales sanitarios,7 prensa especializada de máxima tirada, en las que se da notoria importancia al hecho “diferenciador” de que su producto es una versión “genérica de SINGULAIR,” es “bio-aparente al fármaco original” SINGULAIR y tiene las mismas indicaciones que éste. Se imita además la forma, color y tamaño de los fármacos de SINGULAIR, destacándose el parecido logrado, para lo que la publicidad reproduce los comprimidos de SINGULAIR y las compara gráficamente con las del genérico, reproduciendo a continuación ese mismo comprimido comparado en el empaquetado. Se adhiere de forma expresa y contundente a la marca SINGULAIR mediante la afirmación “genéricos con la calidad del original” e incluso trata de posicionarse como parte del sector innovador (“Respirar. Innovar”).

6 Evidentemente, dejo a un lado la viva discusión existente sobre en qué medida esta

afirmación puede ser matizada dependiendo de la aproximación del medicamento genérico al original en su porcentaje de principio activo y respecto de sus excipientes, pues la propia regulación asume que no estamos en presencia de productos absolutamente idénticos.

7 Es importante recordar que, en España como en otros muchos países del entorno, la publicidad de medicamentos con receta está restringida y sólo es posible hacerla a los profesionales, nunca al gran público. Volveremos sobre ello.

Vol. 108 TMR 811

La publicidad no indica la titularidad de la marca ajena empleada, y sólo lo hace en páginas interiores de la publicación (ficha de especificaciones técnicas), haciéndolo además de forma incompleta, errónea, y poco visible: (a) se incluye una referencia minúscula en la última línea de la ficha técnica anexa (por mandato legal) a la publicidad; y (b) fichas técnicas en donde no se menciona en ninguna parte el nombre del titular de la marca ajena utilizada.

Este puede ser un caso modelo, ciertamente intenso y claro, que evidentemente tendrá variaciones en la práctica. Por ejemplo, es posible que el laboratorio de genéricos señale que su producto es “sustituible en farmacia,” estimulando así a los farmacéuticos para, si el médico ha recetado el principio activo montelukast, sustituir en la dispensación el producto original por el genérico.

La señalada pieza publicitaria fue objeto de reclamación por parte del laboratorio innovador cuando fue detectada, pero el requerimiento remitido fue rechazado. Ello abrió una fase previa de mediación, asumida por buena parte de la industria farmacéutica ante FARMAINDUSTRIA (asociación a cuyo código deontológico ambas sociedades estaban adheridas y que cuenta con un procedimiento específico para la resolución de disputas promocionales) y una vez fracasado este intento, ante AUTOCONTROL (así se llama el Jurado español de autorregulación publicitaria). El laboratorio perjudicado, titular de la marca, presentó su reclamación por la publicidad infractora y el Jurado (integrado por prestigiosos juristas expertos en publicidad y profesionales de la comunicación), resolvió favorablemente a los intereses del laboratorio innovador. Luego volveremos sobre ello.

Sin embargo, ello no fue obstáculo para que el laboratorio de genéricos, convencido de que podía hacer el uso que hizo de la marca ajena, siguiera con este tipo de conductas promocionales con otros productos, lo que a su vez contaba a favor con un hecho: AUTOCONTROL, como organismo estrictamente de control publicitario, se centró en resolver sobre las piezas publicitarias, pero se negó a resolver en base a la Ley de Marcas española o a la Ley de Competencia Desleal, remitiendo a las partes a los tribunales de justicia si estuvieran interesadas en que se declarara que, en efecto, en esa práctica existe una infracción marcaria y/o un acto de competencia desleal, o por el contrario, que no las hay y la práctica es perfectamente lícita.

III. LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCA: ASPECTOS RELEVANTES

A. La función publicitaria de la marca ajena Importa destacar desde el principio que, en el supuesto de hecho

que se analiza, es decir, en el uso de la marca del innovador por parte del laboratorio del genérico, no nos encontramos con un

812 Vol. 108 TMR problema de confusión: el público destinatario de la publicidad no se confunde sobre la procedencia empresarial de los medicamentos. El riesgo de confusión es una cuestión irrelevante en este debate.

Como el lector las conoce perfectamente, recordamos aquí apenas resumidamente las funciones que cumple la marca como signo distintivo: indicar el origen empresarial de los productos o servicios; indicar su calidad; condensar el eventual goodwill que la marca puede ostentar, es decir, la buena fama, la reputación o prestigio de que gozan entre el público los productos por ella diferenciados8 y finalmente, desempeñar su función publicitaria, ya que el signo que la conforma puede conjugar el doble papel informativo y persuasivo que caracteriza a la publicidad como actividad de comunicación, siendo la marca un medio publicitario en sí misma.9

B. Inexistencia de riesgo de confusión Sirva lo anterior para mostrar cómo, en ocasiones, el uso de la

marca ajena no pretende generar ninguna confusión sobre la procedencia empresarial ni sobre la calidad de los productos: lo pretendido es, estrictamente, aprovecharse de la buena fe y reputación de un signo distintivo, buscando aumentar las ventas y posicionarse en el mercado al rebufo de una marca que ya existe en el mercado y ha demostrado su potencia comercial. El titular de la 8 Esta condensación convierte la marca en un activo de enorme valor y estimula el progreso

económico. Vid. SSTJUE Hag II de 17 de octubre de 1990 e Ideal Stándar de 22 de junio de 1994.

9 Como decía Fernández-Nóvoa, en la marca existe un componente psicológico de enorme importancia: es preciso que la relación entre el signo y el producto sea percibida por los consumidores, pues son éstos quienes eligen los productos y servicios ofrecidos en el mercado en función de sus gustos y preferencias, y éstos se pueden determinar por la marca. Con ello se cierra el círculo: la publicidad de la marca no sólo facilita la elección de un producto o servicio que cubre las expectativas del público, sino que, al mismo tiempo, refuerza el carácter distintivo de este signo, pues según Fernández-Nóvoa (“Tratado sobre Derecho de Marcas,” Edit. Marcial Pons 2004), “el uso intenso de una marca a través de medios publicitarios genera una amplia difusión de la misma en el público consumidor, fortaleciendo así el carácter distintivo de la marca.”

Siempre me ha resultado una asignatura pendiente el estudio de otra faceta de la marca: su componente semiótico. Por ejemplo, Antonio Caro, profesor la Universidad Complutense, en “Pensar la Publicidad” 2011, vol. 5, nº 2, págs. 159-180 mantiene que semio-capitalismo, marca y publicidad forman un continuo estructural cada uno de cuyos elementos remite al resto; de manera que no es posible entender en todas sus dimensiones el mencionado modo de producción-consumo si no tenemos en cuenta los elementos primordialmente semióticos, la marca y la publicidad, de los que aquél se vale.

Es decir, es bueno tener presente que nos movemos en el seno de un neocapitalismo de signos, en los que marca y publicidad funcionan como los ingredientes semióticos en virtud de los cuales se ha producido la transición entre un tipo de capitalismo mercantil o productivista gobernado por la dialéctica entre valor de uso y valor de cambio teorizada por Marx y un sistema como el actual, en cuyo seno el signo/marca inmaterial ocupa el lugar central que antes correspondía al producto material, como plantea Jean Baudrillard. Pero esto, evidentemente, excede del objeto de este estudio.

Vol. 108 TMR 813 marca trata de reaccionar ante un uso de su marca que la menciona de forma expresa en un acto comercial de un tercero, un acto que, si bien, como lo vimos, no llama a confusión (el público distingue perfectamente las empresas origen sin asociarlas siquiera entre ellas), vincula la calidad e imagen de su marca con los productos o servicios ajenos, creando asociaciones o conexiones no deseadas o inconvenientes, lo que puede hacer que el signo prioritario se vea difuminado o diluido, o simplemente que se aproveche de la posición adquirida en el mercado, de su reputación, adquiriendo una ventaja competitiva sin esfuerzo previo ni inversión semejante a la del titular.

Como ha señalado la jurisprudencia, el artículo 9 del Reglamento de Marca de la Unión Europea 2015/2424 de 16 de diciembre de 2015 (en adelante RMUE), el artículo 10 de la Directiva de Marcas 2015/2436 de la misma fecha (en adelante la Directiva), y el artículo 34.3.d) de la LM española, confieren al titular de una marca el ius prohibendi frente al uso del signo en documentos y publicidad.

Según la STMUE de 31 de mayo de 2013, existe un uso en el sentido señalado cuando éste sea real y efectivo con fines publicitarios, y, además, merma o tiene la facultad de mermar, no sólo la función indicadora del origen empresarial, sino también las restantes: “Y si un signo es usado de manera pública y hacia el exterior, como es el caso, con el fin de crear o conservar un mercado para determinados productos, hay utilización del mismo, que sí es dable confrontar con los signos prioritarios del espacio donde se produce la utilización.”

En España, nuestros Tribunales han declarado en diversas ocasiones que el uso real y efectivo del signo infractor puede hallarse en el uso publicitario: entre otras, la SAP Madrid (Sección 28ª), de 25 de mayo de 2012:

No ha lugar, por ello, a la descalificación genérica y absoluta del uso publicitario como acto susceptible de integrar un uso efectivo de la marca. En este sentido, se viene admitiendo de forma pacífica por la doctrina la relevancia a los efectos que aquí estamos examinando del uso publicitario de la marca que precede a la efectiva introducción en el mercado de los productos o servicios designados con ella, o cuando, como aquí sucede (documento número 8 aportado por la propia parte actora, consistente en el folleto destinado a las empresas franquiciadas de la campaña 2004, dentro, por lo tanto, del periodo relevante), se utiliza como vehículo efectivo de promoción de un producto que ya es objeto de comercialización en el mercado. Pues bien, este uso publicitario no tiene necesariamente que

lesionar la función indicativa del origen empresarial. Más al contrario, la tesis sostenida del TJUE es que la infracción puede ser

814 Vol. 108 TMR ajena a esa función esencial siempre que se lesionen otras funciones relevantes como las de indicación de calidad, inversión y publicidad10 En España, cabe citar por ejemplo la SAP Alicante secc. 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria de 14 de septiembre de 2015.

El caso de los metatags y las keywords en internet ejemplifica bien que la infracción de la marca no necesita del siempre del riesgo de confusión.11

Aunque uno de los ejemplos más claros y recientes, que como veremos ha sido de especial utilidad para resolver el problema de la marca de los medicamentos genéricos, ha sido el de los llamados perfumes de equivalencia, que en España también ha sido resuelto en los últimos años. Se trata en este caso de saber si existe una infracción de marca, por lesionar alguna de las funciones que antes hemos expuesto, en la utilización comercial y promocional por parte de una empresa de listas de perfumes notorios y muy conocidos, que se identifican cada uno con su marca respectiva, para la venta de otros perfumes propios y con una marca distinta, o con simples referencias numéricas, pero que en su comercialización en los puntos de venta citan a las marcas ya establecidas o notorias: la idea es facilitar el acto de compra de los consumidores al ayudarles a identificar el aroma, las características del perfume a elegir, pues el producto se supone huele como el de la marca prioritaria pero resulta ser más barato.

En 2007 se planteó este tema de las tablas de equivalencia ante el TJUE a instancias del grupo L’Oreal y para proteger marcas tan conocidas como TRESOR, MIRACLE o NOA. En su sentencia (STJUE 18 de junio de 2009, c. L’Oreal vs Bellure C-487/07), el TJUE, preguntado por la Court of Appeal (England & Wales, Civil Division) sobre si el artículo 5.2 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse infractor un uso que le proporciona al tercero una ventaja por la comercialización de sus productos o de sus servicios, aunque no entrañe un riesgo de confusión para el público ni cause o pueda causar un perjuicio a la marca o a su titular, afirmó que por supuesto que existe infracción cuando mediante el uso de la marca ajena

intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.12

10 SSTJUE 18 de junio de 2009, 23 y 25 de marzo de 2010 asuntos acumulados 236 a 238/08. 11 Vid. STJUE Gran Sala de 23 de marzo de 2010, asuntos acumulados C‑236/08 a

C‑238/08, Google y Louis Vuitton. 12 Más concretamente:

36 Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, éstas son consecuencia de un determinado grado de

Vol. 108 TMR 815

Como corolario, en el apartado 50 de esta sentencia el TJUE establece:

similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas ADIDAS-Salomon y ADIDAS Benelux, apartados 29 y 31, y ADIDAS Benelux, apartado 41). 37 La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la protección a favor de las marcas de renombre (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 31 y 32). 38 Esas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 27). 39 En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 29). 40 En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos «difuminación» o «degradación», tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca. 41 El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca»—también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»—no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre. 42 Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 28). 43 De ello se desprende que la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca pude ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos más generales, al titular de ésta.

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50 A la vista de cuanto precede, ha de responderse a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna. Esta tesis ha sido mantenida en España en dos sentencias de la

Audiencia Provincial de Alicante secc. 8ª, Tribunal de Marca Comunitaria.13

C. La protección de las marcas notorias / Inexistencia de riesgo de confusión

Como se observa, ese aprovechamiento de la reputación y la buena fama ajenas, que genera un ilícito marcario aunque no concurra ningún riesgo de confusión o asociación, supone fácticamente la existencia de dicho goodwill consolidado, lo que suele acontecer en el caso de marcas notorias o renombradas.

Como sabemos el artículo 9.1.c) del RMUE14 y el artículo 34.2.c) de la LM española15 confirman que el aprovechamiento de la notoriedad de la marca ajena es ilegal per se, sin riesgo de confusión.

13 Caso Saphir, de 14 de septiembre de 2015, y caso Equivalenza de 13 de junio de 2014. 14 La marca comunitaria confiere a su titular un derecho de exclusivo. El titular

estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (…) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.

15 El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (…) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Vol. 108 TMR 817

En España, la STS de 23 de julio de 2012 resume muy bien la cuestión de decidir cuándo estamos ante una marca notoria o renombrada:

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados. (…) A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001: “La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.” Esta definición está inspirada en la “Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas,” aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como “Recomendación de la OMPI.” Respecto a la fuerza protectora, las marcas renombradas se

extienden sin más a cualquier género de productos, servicios o actividades, según señala el artículo 8.3 de la LM, mientras que las notorias operan según el grado de notoriedad: su protección “alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.”

La consecuencia de lo anterior es que, además del rigor en la apreciación del riesgo de confusión y asociación clásicos, que trasciende la especialidad de los productos o servicios marcados, el titular de una marca notoria o renombrada puede reaccionar, en efecto, no ya ante marcas meramente confundibles, sino ante el uso de signos que se aprovechen indebidamente de su notoriedad, que menoscaben la misma o que se aprovechen indebidamente o menoscaben su carácter distintivo. Así lo expresa la STUE de 1ª Instancia de 22 de marzo de 2007, en el conocido caso VIPS:

41 Este último tipo de riesgo debe distinguirse del riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión se define como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios designados por la marca solicitada proceden de la misma empresa que los de la

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marca anterior o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI—Petit Liberto (Fifties), T 104/01, Rec. p. II 4359, apartado 25; véanse también, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C 39/97, Rec. p. I 5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, Rec. p. I 3819, apartado 17]. En cambio, en los casos a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, el público pertinente relaciona las marcas en conflicto, es decir, establece un vínculo entre ambas, pero no las confunde (véase, por analogía, la sentencia ADIDAS Salomon y ADIDAS Benelux, citada en el apartado 32 supra, apartado 29). Por tanto, la existencia de un riesgo de confusión no es un requisito para la aplicación de esta disposición (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C 251/95, Rec. p. I 6191, apartado 20). En el mismo sentido otras decisiones posteriores del Tribunal

General.16 Además, importa destacar dos posibles supuestos en los que la

norma es de aplicación: que los productos o servicios, aunque las marcas notorias y renombradas trasciendan el principio de especialidad, sean de todas formas idénticos o similares; y que los signos no sean confundibles pero sí creen un vínculo con la marca notoria. Al primer caso se refiere la misma sentencia VIPS de 2007, con cita de otras anteriores:

En otros términos, según la interpretación del Tribunal de Justicia, en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares, la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2003, DAVIDOFF , C 292/00, Rec. p. I 389, apartados 24 a 26, y de 23 de octubre de 2003, ADIDAS Salomon y ADIDAS Benelux, C 408/01, Rec. p. I 12537, apartados 19 a 22). Respecto al segundo supuesto, el Tribunal Supremo alemán, que

evolucionó hacia una posición en la que mantenía que a pesar de que los signos no eran confundibles podía haber infracción de una marca notoria o renombrada, planteó la cuestión al TJCE, preguntando si, afirmado que los productos o servicios pueden ser los mismos o semejantes, debería entonces interpretarse la similitud entre los signos valiéndose de un criterio diferente al de la confusión, directa o indirecta, sobre el origen empresarial. La respuesta en la STJCE

16 Por ejemplo, sentencia de 19 de mayo de 2011, caso Pepequillo.

Vol. 108 TMR 819 antes citada del caso ADIDAS Salomon de 23 de octubre de 2003 fue que

la protección que se confiere en el artículo 5.2 de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca renombrada tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.17

D. Un caso de publicidad comparativa También importa destacar que, tanto en el caso de los perfumes

de equivalencia como en el que nos ocupa, el de la promoción de los medicamentos genéricos, podemos encontrarnos ante un supuesto lícito de publicidad comparativa.

La Directiva 97/55 introdujo en la Directiva 84/450/CEE de 10 de septiembre, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de publicidad engañosa, ciertas disposiciones relevantes en materia de publicidad comparativa.18

Esta Directiva 84/450 tuvo por objeto, en particular, establecer las condiciones en las que está permitida la publicidad comparativa. El artículo 2.2bis de esa Directiva define la publicidad comparativa como “toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor.”

El artículo 3bis.1 de esta Directiva dispone: La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:

17 En términos semejantes, la ya citada STJCE de 18 de junio de 2009, en el caso L’Oreal

vs Bellure. 18 Así, los considerandos 13º a 15º señalan:

13) Considerando que el artículo 5 de la [...] Directiva 89/104 [...] confiere al titular de una marca registrada un derecho exclusivo que incluye, en particular, el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o, en su caso, incluso para otros productos; 14) Considerando que, no obstante, puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparativa eficaz, identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual éste último es titular o a su nombre comercial; 15) Considerando que una utilización tal de la marca, del nombre comercial u otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva.

820 Vol. 108 TMR

a) que no sea engañosa según la definición del apartado 2 del artículo 2 y lo dispuesto en el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 7; […] d) que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor; e) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; […] g) que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores; h) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos. Las listas comparativas, en efecto, o las campañas que hemos

usado de modelo (la del principio activo montelukast), pueden calificarse de publicidad comparativa. Según el TJUE, por ejemplo en la sentencia L’Oreal vs Bellure, constituye publicidad en el sentido del artículo 2.1 de la Directiva 84/450, toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios. Según el citado artículo 2.2bis, esa publicidad debe calificarse de comparativa si identifica, implícita o explícitamente, a un competidor o los bienes o servicios ofrecidos por un competidor. Habida cuenta de tan amplia definición, la publicidad comparativa puede presentarse bajo muy variadas formas.19 Para que exista publicidad comparativa, pues, basta con que exista una comunicación que haga referencia, aunque sólo sea implícitamente, a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por éste.

Siendo así, el TJUE ha declarado en varias ocasiones que el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar los productos o los servicios ofrecidos por éste es un uso para los propios productos o servicios del anunciante, en el sentido del artículo 5,

19 Véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de octubre de 2001, Toshiba Europe, C‑112/99,

apartados 28 y 31; de 8 de abril de 2003, Pippig Augenoptik, C‑44/01, apartado 35; de 19 de abril de 2007, De Landtsheer Emmanuel, C‑381/05, apartado 16, y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C‑533/06, apartado 42.

Vol. 108 TMR 821 apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104. Con arreglo a esas disposiciones, dicho uso puede prohibirse, en su caso.20

Ciertamente, el Tribunal de Justicia ha precisado que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si ésta cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3bis.1 de la Directiva 84/450.21 No obstante, cuando se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 5.1.b) de la Directiva de Marcas (en la numeración anterior) para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada, se excluye que la publicidad comparativa en la que se use dicho signo cumpla la condición de licitud enunciada en el artículo 3bis.1 de la Directiva 84/450.

Es decir, que en caso de identidad o similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección. La Directiva de Marcas sólo es aplicable si, debido a la identidad o a la similitud tanto de las marcas como de los productos o servicios designados, existe riesgo de confusión por parte del público.22

¿Y si no concurre ningún riesgo de confusión? En los casos en los que, como hemos visto, la infracción de la marca ajena no proviene de un riesgo de confusión en el consumidor, ¿debe el titular de la marca soportar ese uso por mor de la Directiva de publicidad comparativa y las sentencias expuestas del TJUE?

La respuesta es negativa: el ius prohibendi del titular de la marca se mantiene activo y operativo, sí que podrá oponerse a ese uso. Las expresiones del TJUE se están refiriendo a la confrontación entre una publicidad comparativa lícita, ajustada a los requisitos de la Directiva 84/450, y un derecho de marca igualmente sin limitaciones. En tal caso, si no existe riesgo de confusión no es posible restringir esa publicidad comparativa. Pero ello no quiere decir que se admita en tal caso una publicidad comparativa que no se ajusta al estándar comunitario. Y no se ajusta y es ilegal una publicidad por comparación que, según señala el artículo 3bis.1 de la Directiva 84/450, “saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores.”23

20 Véase la sentencia O2 Holdings y O2 (UK), antes citada, apartados 36 y 37. 21 Misma sentencia, apartados 45 y 51. 22 Sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C‑120/04, apartados 24 y 25. 23 También es una publicidad comparativa ilícita aquella que, según señala el artículo

3bis.1.h) de la Directiva 84/450, “presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.” Pero ello es inevitable en el caso de la publicidad de los medicamentos genéricos, que por concepto son sustancialmente idénticos, bio-equivalentes, al medicamento de referencia.

822 Vol. 108 TMR

La Directiva de Marcas y la Directiva de Publicidad Engañosa coinciden y están armonizadas: una publicidad comparativa que se trata de aprovechar de la reputación de la marca de un tercero, lo que generalmente afectará a una marca notoria, no puede ser protegida y cederá ante la defensa de la marca por su titular, pues éste no tiene limitación alguna: se trataría, a los efectos de los artículos 12 del RMUE, 14 de la Directiva vigente y 37 de la LM, de un uso de la marca por el tercero no conforme y contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial.24

E. La excepción del uso meramente informativo Efectivamente, no obstante todo lo anterior (las marcas pueden ser infringidas sin generarse ningún riesgo de confusión o asociación, siempre que se vulneren otras funciones relevantes como las de indicación de calidad y condensación del goodwill, lo que es particularmente importante en el caso de las marcas notorias y renombradas), es sabido que las marcas no son derechos ilimitados. También las exclusivas otorgadas por las marcas tienen ciertos límites para sus titulares, casos en los que no podrán imponer su ius prohibendi y, por el contrario, deberán permitir el uso del signo por los terceros. De esta forma, aunque la exclusiva que concede el derecho de marca, al cumplir con las funciones básicas expuestas, genera transparencia en el mercado y propicia un sistema de competencia basado en los méritos de quienes concurren en él, en algunas ocasiones puede dar lugar a disfunciones, que enturbien esa transparencia o lesionen directamente otros derechos o intereses legítimos de los competidores. Una de estas ocasiones puede acontecer cuando la exclusiva marcaria cercena el derecho de los operadores económicos de manifestar y de los consumidores de conocer que existe una cierta conexión entre determinados productos o servicios.

En efecto, los artículos 12 del RMUE y 37 de la LM contemplan la misma limitación o excepción del ius prohibendi. Usemos las

24 La STJUE L’Oreal vs Bellure de nuevo nos sirve de ejemplo:

65 Habida cuenta de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones primera y segunda que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca

Vol. 108 TMR 823 palabras del artículo 12 del RMUE, que se replican en la legislación nacional y en el artículo 14 de la Directiva, aunque éste con alguna diferencia final.

Limitación de los efectos de una marca de la Unión. 1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: a) de su nombre o su dirección, cuando el tercero sea una persona física; b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio; c) de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio. 2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. El análisis de esta limitación por las SSTJUE de 25 de enero de

2007, C-48/08 caso Adam Opel AG v. Auter AG, y de 23 de febrero de 1999, C-63/97 caso BMW v. RK Deenik permite concluir, sin embargo, que para que esa limitación sea eficaz contra el titular de la marca, es preciso que concurran dos presupuestos básicos:

(i) que la marca se use como indicación de una característica del producto o servicio, como puede ser la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, etc;

(ii) y que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, entendida en la STJUE de 11 de septiembre de 2007 (caso Céline) como “la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de una marca.”

Por su parte, la STJUE de 17 de marzo de 2005 (casoGillette) exige para la concurrencia del primer presupuesto, es decir, para que se de esa finalidad meramente informativa, que excluye la existencia de un uso a título de marca:

(i) que el uso en cuestión sea el único medio de proporcionar una información;

(ii) que no se efectúe de forma que pueda crear la impresión de que existen vínculos comerciales entre las empresas en juego en esa referencia expresa;

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(iii) y que no afecte al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido de su prestigio y renombre.

Sin la concurrencia de estos requisitos, pues, no podrá hacerse valer como uso meramente informativo lo que no es más que un uso de la marca ajena destinado a aprovecharse de la reputación de ésta; mientras que si, por el contrario, se entiende que, en efecto, el uso no es a título de marca, el titular marcario deberá tolerar dicho uso en el mercado y no podrá activar su ius prohibendi.

IV. EL CASO DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN ESPAÑA

Como era de prever, en España la pretensión de los titulares marcarios de que se impidiera el uso por parte de los laboratorios de medicamentos genéricos de sus marcas fue respondida por éstos afirmando que sí que es lícito usar la marca del medicamento de referencia para promocionar sus medicamentos genéricos, pues dicho uso no se hace a título de marca y sólo con la voluntad de informar a los profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos) sobre el medicamento original y que sirvió de referencia en los estudios de bio-equivalencia. Para ello, se esgrime la inexistencia de riesgo de confusión entre marcas, la licitud de la publicidad comparativa efectuada, la inexistencia de competencia desleal y la aplicación de los artículos 12 del RMUE y 37 de la LM.

A. Publicidad ilícita: existencia de publicidad adhesiva o parasitaria

Como vimos en el apartado de los hechos, el compromiso adquirido por las empresas de la industria farmacéutica española de tratar de resolver sus discrepancias primero con la intervención mediadora de la asociación profesional en las que se integran, Farmaindustria, hace que, antes de acudir al Jurado de la Publicidad, se inicie una vía previa de conciliación, rigiendo al respecto el Código de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos de dicha asociación profesional.25 25 Farmaindustria adoptó en 1991 como Código Español el Código Europeo de Buenas

Prácticas para la Promoción de los Medicamentos, aprobado por la Federación Europea de las Asociaciones e Industria Farmacéutica (EFPIA). Desde esa primera versión, ha sido revisado (la última versión es de junio de 2014, aunque de publicarse de pendiente el de 2016, cuyo texto fue aprobado en la Asamblea General de mayo de este año) para adaptarse a modificaciones normativas y nuevas iniciativas en materia de autorregulación, así como para dar cobertura al conjunto de actividades desarrolladas por las compañías farmacéuticas con los grupos de interés con los que se interrelaciona e interactúa.

Según la propia Farmaindustria, el Código se constituye en pieza clave para garantizar que la información proporcionada en el marco de la promoción de los medicamentos de prescripción es completa, inmediata y veraz, todo ello en beneficio de los intereses de la Administración Sanitaria, como de la propia industria farmacéutica y en aras de la

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¿También es aplicable ese sistema previo a los laboratorios de genéricos, que no se integran en la industria innovadora, que es la base de Farmaindustria? No necesariamente, pues en efecto no formarán parte por regla general de ese sistema. Sin embargo, el hecho de que, cada vez en mayor medida, las grandes empresas farmacéuticas sean grupos empresariales que disponen de laboratorios innovadores pero también de laboratorios de genéricos, de forma que un mismo grupo de sociedades comercializa tanto unos productos como otros, produce en la práctica el efecto de que también existan laboratorios de medicamentos genéricos voluntariamente adheridos a Farmaindustria y a su Código, al igual que lo hace su matriz. Esto explica que, en el caso de la promoción de los genéricos usando la marca de un laboratorio innovador, el problema pueda verse primero en este escenario.

En el caso de que, a pesar de los esfuerzos de mediación y avenencia de Farmaindustria (concretamente de su Comisión Deontológica), no sea posible llegar a un acuerdo, las partes entonces deben acudir (así lo establece el artículo 29 del Código de Buenas Prácticas) a AUTOCONTROL, el sistema general de autorregulación publicitaria en España,26 al que se remiten las

protección y mejora de la salud pública. El Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica es así la base del sistema de autorregulación de la industria farmacéutica en España.

El Código incorpora, entre otros, los principios previstos en: • La Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre

de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano.

• El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

• La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. • Los Códigos de la Federación Europea de las Asociaciones e Industria Farmacéutica

(EFPIA) de Interrelación con Profesionales Sanitarios, de Interrelación con Organizaciones de Pacientes y de Transparencia.

• El Código de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (IFPMA). • El Informe del Gabinete Jurídico Número 2016-0172 (REF 143318/2016) de fecha 22

de abril de 2016 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), reproducido en el Anexo I del Código.

El Código aplica a los laboratorios miembros de Farmaindustria (asociados) y a los que, voluntariamente, se han querido someter a sus preceptos (adheridos).

26 Los sistemas de autorregulación son la respuesta de la propia industria a la exigencia de la sociedad de que existan garantías de confianza y credibilidad en la publicidad. Por tanto, la autorregulación publicitaria no pretende ser un sustituto del control legal, sino servirle de complemento.

Con el objetivo de gestionar el sistema español de autorregulación publicitaria se crea en 1995 AUTOCONTROL, una Asociación sin ánimo de lucro, compuesta por los principales anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociaciones profesionales relacionadas con la actividad publicitaria en España. En este momento,

826 Vol. 108 TMR actuaciones en el plazo máximo de dos días y que, conforme al compromiso de la industria farmacéutica, resolverá de forma vinculante sobre la disputa promocional de los medicamentos (art. 32 Código de Farmaindustria, y Convenio con AUTOCONTROL de 2002).

Pues bien, el caso que nos ocupa (recordemos, una inserción publicitaria en un diario líder en el sector farmacéutico, en la cual, de forma destacada, el laboratorio que accede al mercado con su medicamento genérico hace uso de la marca del medicamento original: las referencias a dicha marca se incluyen en un lugar destacado de la página, cuál es su parte superior, con caracteres y contraste superiores al resto de las menciones del mismo, e incluyen otras muchas alegaciones que pretenden equiparar el medicamento de marca y el medicamento promocionado. Alegaciones tales como: “Genérico de SINGULAIR,” “Mismas indicaciones que el original,” “Bio-aparente al fármaco original,” “Genéricos con la calidad del original,” por otro lado usadas en numerosas piezas similares por varios laboratorios y diversos fármacos; en este caso incluso se resalta la identidad en la apariencia externa y color de las pastillas) pasó por la mediación previa de Farmaindustria—el laboratorio de genéricos estaba voluntariamente adherido al sistema de Farmaindustria al estarlo su matriz—sin resultado ninguno, por lo que el asunto llegó finalmente al Jurado de autorregulación publicitaria.

sus más de 485 miembros directos y 2.000 indirectos están vinculados aproximadamente con el 70 % de la inversión publicitaria en nuestro país (fuente: web de la asociación).

Desde sus inicios, AUTOCONTROL gestiona el sistema de autorregulación de la comunicación comercial sobre la base de tres instrumentos principales: un Código de Conducta, un órgano independiente (el Jurado de AUTOCONTROL de la Publicidad) que se encarga de resolver las controversias y reclamaciones y un Gabinete Técnico formado por profesionales expertos en Derecho y deontología publicitaria, que se encargan de atender consultas jurídicas, dar respuesta a las consultas previas o COPY ADVICE sobre anuncios o proyectos de anuncios y elaborar informes sobre cuestiones legales y deontológicas relacionadas con la comunicación comercial; y por profesionales expertos en publicidad digital, en tecnología y en protección de datos que se encargan de atender consultas técnicas y jurídicas sobre las cookies y de elaborar informes técnico-jurídicos de consultoría sobre las mismas (COOKIE ADVICE ).

El sistema de autorregulación publicitaria creado por AUTOCONTROL se ha convertido en el mecanismo preferente de resolución de controversias publicitarias en nuestro país, por encima de los Tribunales de Justicia. Desde su creación, hasta el 1 de enero de 2016, AUTOCONTROL ha tramitado más de 3.270 casos. AUTOCONTROL ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Competencia Desleal para los sistemas de autorregulación y, de conformidad con lo previsto en la Ley, en el año 2000 fue notificado por el Gobierno español a la Dirección General de Salud y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea. Desde entonces, AUTOCONTROL pertenece a la red europea de órganos de resolución extrajudicial de litigios con los consumidores gestionada, en la actualidad, por la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea.

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1. En casos como el presente no es necesario usar la marca ajena para identificar el EFG

La respuesta dada por AUTOCONTROL se contiene en sus resoluciones de fecha 8 de mayo de 2014, dictada ésta por su Sección 6ª, y de 25 de junio de 2014, dictada por el Pleno. Es preciso tener presente que se trata de un jurado de publicidad integrado por catedráticos y juristas de enorme prestigio y profesionales relevantes del mundo de la comunicación.

La respuesta fue clara y contundente. En primer lugar, se descarta de entrada una pretendida

necesidad de informar a los profesionales sanitarios sobre cuál es el medicamento de referencia de dicho equivalente o especialidad genérica.

El contexto es el de la publicidad de medicamentos con receta, que en España se encuentra restringida de acuerdo con el estándar europeo. La Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, recoge en su artículo 86 la definición de publicidad de medicamentos en los siguientes términos: “toda forma de oferta informativa, de prospección o de incitación destinada a promover la prescripción, la dispensación, la venta o el consumo de medicamentos”27 Estas previsiones aparecen recogidas en la normativa interna española, concretamente en el vigente Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, que regula la publicidad de los medicamentos de uso humano.

La Ley 34/1988, General de Publicidad, en su artículo 5.4, señala que “los productos estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos, destinados al consumo de personas y animales, solamente podrán ser objeto de publicidad en los casos, formas y condiciones establecidos en las normas especiales que los regulen.” Es decir, que opera una remisión a la normativa sectorial, cuyos exponentes fundamentales son, además de la Directiva y el Real Decreto mencionados, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (en adelante Ley de Garantías), que se ocupa de la publicidad en su artículo 78. Pues bien, según el artículo 7 del Real Decreto 1416/1994, relativo a los “Medicamentos excluidos de la publicidad,” quedan excluidos de la publicidad destinada al público los medicamentos i) que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa, (ii) que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes con arreglo a lo definido 27 En particular, la Directiva establece que el concepto de publicidad comprende la

publicidad de medicamentos destinada al público, destinada a personas facultadas para prescribirlos o dispensarlos, la visita médica, el suministro de muestras gratuitas, los patrocinios de reuniones promocionales a las que asistan personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos, la incitación a prescribir o dispensar mediante concesión, oferta o promesa de ventajas, pecuniarias o en especie, excepto cuando su valor intrínseco resulte mínimo.

828 Vol. 108 TMR en los convenios internacionales, o (iii) los que forman parte de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. En el mismo sentido el artículo 78 de la Ley de Garantías, que excluye igualmente a los medicamentos destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios.

En ese contexto general, y no pudiendo por tanto dirigirse la publicidad del medicamento con receta al público en general, los profesionales sanitarios a los que se dirige la publicidad reclamada, tal y como se informó al Jurado de Autocontrol por un perito independiente, no necesitan de la referencia a la marca para la adecuada identificación del medicamento genérico, siendo completamente suficiente la referencia al principio activo, unida a la referencia del laboratorio responsable del medicamento genérico y a la indicación de que se trata de un EFG (un Equivalente Farmacéutico Genérico como ya sabemos).

La misma idea fue remarcada por el Pleno del Jurado en la resolución de 25 de junio: “la referencia a la marca ajena no contribuye ni aporta nada de cara a la correcta identificación del medicamento promocionado por parte de profesional sanitario al que se dirige la publicidad”.

Esta declaración supuso en sí misma una conquista de la industria farmacéutica innovadora. Sus razonamientos, ante el uso injustificado de una marca del competidor para promocionar los productos propios, ponen coto y cierran el paso a la pretendida utilización del artículo 37.b) de la LM española y el artículo 12 del RMUE: el titular marcario no está obligado a soportar ese uso de su signo distintivo pues no existe ningún uso descriptivo o informativo que lo justifique. Y ello se asentaba en sólidos cimientos jurisprudenciales, conforme a los cuales se debía afirmar que, en el ámbito de la publicidad de medicamentos dirigida al colectivo médico y farmacéutico, la utilización de la marca del medicamento de referencia sin autorización no puede justificarse en la necesidad de identificar al genérico.

En particular, así lo declaró la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de febrero de 2006 en un caso similar (el caso del medicamento Idaptán), al entender que, en atención al destinatario de la publicidad—el colectivo médico—bastaría con que la publicidad hubiese informado sobre el principio activo del genérico para que dichos profesionales fueran capaces de prescribir el mismo sin problema alguno.28 28 Sus palabras a este respecto fueron las siguientes:

Es precisamente la condición profesional de las personas a las que va dirigido el mensaje, la que pone de manifiesto la improcedencia de la reseña del nombre comercial por innecesario, pues bastaría con informar sobre el principio activo del genérico para que dichos profesionales, conocedores también de la composición del medicamento de referencia, sin mayores esfuerzos, pudieran prescribir el genérico sin problema alguno, máxime cuando aquellos fármacos en los que se ha procedido a la creación y comercialización de los correspondientes genéricos, son

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La misma Audiencia madrileña, en el caso del medicamento PROZAC, en sentencia de 14 de octubre de 2005, luego confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 7 de abril de 2010, ya había considerado que ese uso de la marca ajena era innecesario e injustificado.

2. Los requisitos de visibilidad y claridad en el uso de la marca ajena sólo rigen para los casos de

usos lícitos de la misma Ligado con lo anterior, el Pleno del Jurado añadió una conclusión

igualmente relevante, alcanzada en torno al artículo 3.7 del Código de Farmaindustria, según el cual “sólo pueden citarse las marcas o nombres comerciales de medicamentos de otras compañías indicando inequívocamente y de forma clara y visible que son propiedad del comercializador de aquéllas”.

Pues bien, si el laboratorio del genérico identifica con claridad y visibilidad (tampoco era el caso examinado por el Jurado) al propietario de la marca ajena y ello es perceptible por el público, no estamos ante una conducta sanadora: ello no significa que se legitime el uso de antijurídico de la marca del competidor, es decir, el sistema no parte de la premisa de que ese uso de la marca ajena estará permitido en tal caso.

La conclusión del Pleno del Jurado fue ésta: Por el contrario, una recta interpretación del mismo debe conducirnos a declarar que la finalidad del artículo 3.7 del Código de Farmaindustria es regular ciertos requisitos específicos del uso de la marca ajena en la publicidad de medicamentos, pero tan sólo en aquellos supuestos en que dicho uso sea aceptable en atención a las circunstancias del caso y a las normas que resulten de aplicación, tanto deontológicas como legales.

3. Existencia de publicidad ilícita, por adhesiva, y con ello, infracción a la Ley de

Competencia Desleal (LCD) Si no está justificado usar una marca ajena, la del medicamento

original, para promocionar comercialmente y posicionar el medicamento genérico que accede al mercado, la publicidad efectuada sólo persigue un objetivo: colocarse al rebufo del prestigio y la reputación que la marca original adquirió en el mercado.

los que bajo su marca originaria, han conseguido una mayor difusión, lo que supone, para los profesionales del sector—médicos y farmacéuticos—, el conocimiento, tanto del nombre comercial, como del principio activo que caracteriza al fármaco y justifica su prescripción.

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De acuerdo con el artículo 10.e) de la LCD, la publicidad comparativa lícita queda condicionada a que los productos o servicios en cuestión (i) no contengan información falsa o información veraz que, por su contenido o presentación, induzca o pueda inducir a error (publicidad engañosa o actos de engaño del artículo 5 de la LCD); (ii) no omitan u oculten información necesaria para la adopción de decisiones de consumo (omisiones engañosas del artículo 7 de la LCD); (iii) no se desacrediten o denigren (actos de denigración del artículo 9 de la LCD); (iv) no se obtenga indebidamente una ventaja de la reputación de la marca (actos de explotación de la reputación ajena del artículo 12 de la LCD); y (v) no se produzca confusión entre ellas (prácticas engañosas por confusión para los consumidores del artículo 20 de la LCD).

Por contraposición a la publicidad lícita comparativa, existe una expresión de la publicidad que utiliza igualmente bienes o servicios de un competidor pero no para compararse, distinguirse, diferenciarse, y que ha sido de forma reiterada condenada por los Tribunales. Nos referimos a la denominada publicidad “adhesiva” o “parasitaria,” incardinada en el apartado e) antes destacado en tanto en cuanto conduce a la explotación de una reputación no propia sino ajena.

Es la publicidad adhesiva aquella que pretende no distanciarse, diferenciarse, destacar unas características de su producto o servicio respecto de las de la competencia, sino “adherirse” a esta, sumarse a ella, asociarse a ella. En la publicidad adhesiva o parasitaria, el anunciante pretende equiparar su oferta a la de uno o varios competidores buscando aprovecharse del prestigio, reputación o renombre que éstos tengan en el mercado a partir de su esfuerzo e inversión en la calidad de sus prestaciones, investigación, publicidad, marketing, entre otros.

Pues bien, AUTOCONTROL, en sus resoluciones de 8 de mayo y 25 de junio de 2014, afirma y confirma que en casos como el que analizamos, en el que se hace un uso de la marca ajena innecesario y destinado tan sólo a asociarse, a equipararse al medicamento original para aprovecharse indebidamente de su prestigio y reputación (de hecho el Pleno destaca que la práctica totalidad de los mensajes publicitarios recogidos en la publicidad cuestionada incidía en esa equiparación, de modo que no existía más objeto que ésta), no cabe duda de que se asiste a una publicidad ilícita.

En la ya citada sentencia del caso PROZAC, de 4 de octubre de 2005, se recogió igualmente un supuesto de publicidad muy similar, señalando expresamente que se trata de “publicidad adhesiva y no meramente comparativa.”29 29 SEXTO: El uso de la marca ajena en la publicidad de los productos o servicios

propios, es una actividad muy controvertida desde el punto de vista del derecho. Un ejemplo claro de explotación o aprovechamiento de la reputación ajena es el de denominada publicidad parasitaria o adhesiva, a través de la cual un empresario

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4. AUTOCONTROL declara la publicidad ilícita, pero no declara la existencia de infracciones a la Ley de Marcas o a la Ley de Competencia Desleal

La doctrina del Jurado de Publicidad, como es de ver, reviste una enorme importancia desde la perspectiva que le es propia, la publicitaria, y vino a poner orden en un sistema competitivo que carecía de él a la hora de promocionar los medicamentos.

No obstante, AUTOCONTROL se consideró de forma expresa como carente de competencia para declarar la existencia de infracciones marcarias o de determinados actos de competencia desleal, pues eso es algo, a su juicio, reservado a las instancias judiciales competentes, que extraen de tales actos antijurídicos las consecuencias que marca la Ley.

Nunca nos ha convencido este argumento, más ligado a nuestro juicio a una consciente posición equidistante del Jurado en un conflicto mucho más global. Y es que, aunque se declare que no es posible que un jurado de autorregulación publicitaria haga declaraciones sobre infracciones de leyes como la de Marcas o la de Competencia Desleal, sí que es preciso que el Jurado, y así lo expresa él mismo en sus resoluciones, maneje, interprete y aplique dicha normativa legal, pues según el artículo 3.8 del Código de Farmaindustria “la publicidad comparativa deberá respetar en todo caso las normas de una competencia leal,” precepto que tanto la resolución de 8 de mayo como la confirmatoria de 25 de junio ligan expresamente con los artículos 10 y 12 de la LCD; y según el artículo 20 del propio Código de Conducta Publicitaria “la publicidad no deberá contener ni explícita ni implícitamente referencias a los

anunciante intenta equiparar su oferta a la de uno o varios competidores, buscando de este modo aprovechar para sí el prestigio, la reputacón o el renombre que éstos hayan podido alcanzar en el mercado. Publicidad adhesiva y publicidad comparativa son realidades diferentes. La denominada publicidad comparativa puede definirse, según la doctrina, como “aquella publicidad en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o inequívocamente identificables, con el resultado, directo o indirecto, de resaltar las ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos”. Por tanto, en la publicidad comparativa se busca el distanciarse del competidor para mostrar al consumidor la superioridad de la propia oferta. En la publicidad adhesiva o parasitaria lo que se busca es equipararse a la oferta ajena, intentando colocar la oferta propia en un plano de igualdad respecto de la oferta competidora. Es un hecho no discutido que “DISTA, S.A.” y “ELI LILLY AND COMPANY” comercializan en España con gran éxito el medicamento PROZAC, uno de los más conocidos y vendidos del mercado. La publicidad efectuada por la demandada “RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.” (documentos nº 8 y 12 de la demanda) debe considerarse indudablemente adhesiva y no meramente comparativa, pues, examinada en su conjunto, resulta evidente que pretende aprovecharse del prestigio alcanzado entre el colectivo médico español por el medicamento comercializado por las actoras, utilizando en su propio beneficio la marca “PROZAC” de la que es titular en exclusiva “ELI LILLY AND COMPANY.”

832 Vol. 108 TMR signos distintivos de otro anunciante, fuera de los casos legal o convencionalmente admitidos de publicidad comparativa aceptable.”

Como dijo la resolución de 8 de mayo de 2014: al analizar la corrección de la publicidad examinada (cuestión ésta que obviamente sí es competencia de este Jurado), el Jurado podrá determinar la relevancia que para dicho análisis tiene la presencia en la publicidad de referencias a una marca ajena o de un producto que pueda tener una forma semejante a la de un competidor. Pero estos extremos se analizarán a los solos efectos del análisis de la corrección de la publicidad analizada, sin que el Jurado se pronuncie en modo alguno sobre la eventual existencia de un supuesto de infracción de marca o sobre la eventual existencia de un supuesto de imitación desleal de la forma de un producto. Es decir, que las resoluciones de AUTOCONTROL no declararon

la existencia de infracciones legales, pero sí declararon la existencia de una publicidad ilícita que resultaba contraria a leyes como la de Marcas o la de Competencia Desleal.

B. Últimas sentencias dictadas al respecto No era de extrañar, pues, que los laboratorios afectados

hubieran de acudir al auxilio judicial, ya que, evidentemente, el caso trascendía el ámbito estricto de la publicidad ilícita. Y la respuesta judicial ha sido, de nuevo, bien clara.

1. El caso de la rivastigmina El primer caso que traigo a colación es el resuelto por la

sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid de 31 de marzo de 2016, aunque quizás fuera apropiado decir que ya antes vino resuelto, algo que el propio magistrado de la primera instancia reconoce, por el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de 9 de enero de 2015, que ya indicó que el uso que en ese caso se hacía de la marca del innovador por el laboratorio del genérico era igualmente antijurídico e infractor.

Se trataba en este caso de la comercialización de parches de rivastigmina, destinada a afecciones del sistema nervioso central, una vez extinguida la patente de ese principio activo. El laboratorio de medicamentos genéricos lanza al mercado su producto y apoya el lanzamiento con una inserción publicitaria, también en una publicación profesional líder por su tirada nacional, en la que los parches de rivastigmina, mantiene el laboratorio del medicamento innovador (que lo venía comercializando en solitario bajo la marca EXELON), son imitados en forma, tamaño y color, y en la que, además, se hace un uso publicitario de la marca ajena: se incluye,

Vol. 108 TMR 833 junto a “parches transdérmicos EFG,” la expresión “bio-aparente y bio-equivalente a EXELON.”

El caso comenzó con vacilaciones. El mismo juzgado, mediante auto de cautelares de fecha 7 de mayo de 2014, consideró que el uso de la marca era meramente informativo, pues tan sólo se pretendía, dijo, informar al profesional sanitario del medicamento de referencia. Se trataba de una decisión sorprendente, pues aunque sin duda el enjuiciamiento propio de la sede cautelar es siempre interino y basado en apariencias de Derecho, lo cierto es que la resolución no mencionaba precedentes judiciales que, como hemos visto, tienen mucha relevancia y significación respecto del tema que aquí nos ocupa, como lo son las ya mencionadas sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de octubre de 2005 (Caso PROZAC), la sentencia de 7 de abril de 2010 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, que la confirmó, y la sentencia de la misma Audiencia Provincial de Madrid de fecha 28 de febrero de 2006 (Caso IDAPTÁN). La STJUE de 18 de junio de 2009 L’Oreal vs Bellure ya se había dictado y apuntaba en otra dirección, y el Jurado de AUTOCONTROL acababa de pronunciarse en sentido distinto al del Juzgado (aunque casi con seguridad eran estas últimas resoluciones que no eran conocidas por el Magistrado cuando resolvió en la pieza de medidas cautelares).

El auto, en fin, fue recurrido, y la Audiencia, en efecto, sin descartar que existan usos marcarios en estos caso que respeten los límites del artículo 37 de la ley española y el artículo 12 del RMC, rechazó que en aquel caso esos límites se respetaran. Y teniendo presente que el caso enjuiciado consistía en una inserción publicitaria en la que el genérico se promocionaba señalando a doble página “bio-aparente” y bio-equivalente con EXELON, se hace difícil, aunque posible, imaginar usos de la marca ajena que sean publicitariamente eficaces y potentes desde el punto de vista promocional y que, al tiempo, no violen derechos marcarios ajenos.

Tanto la Audiencia como el Juzgado enmarcan la infracción marcaria en el escenario de los límites al derecho de marca que establece el artículo 37 de la LM, que como ya hemos visto en efecto impide al titular poner en juego su ius prohibendi (art. 34 LM) si el tercero hace uso de su marca de una forma meramente descriptiva del producto o servicio del que se trate (apartado b), o si es necesario para informar del destino de éstos, como ocurre en casos de accesorios o recambios (apartado c). Y si bien el artículo 37 literal c) de la LM es el que literalmente menciona el requisito de cumplir con el criterio de necesidad, ello no significa que el artículo 37 literal b) de la LM esté amparando usos innecesarios.

Si esto es así desde una perspectiva general del Derecho de Marcas, asomarse a la visión específica del sector farmacéutico conduce a la misma conclusión, por supuesto. De hecho, es aún más evidente cuando el destino del esfuerzo publicitario que incorpora la

834 Vol. 108 TMR marca es un colectivo profesional especializado, como el colectivo sanitario (médico y farmacéutico) que receta y dispensa los medicamentos, respectivamente. Los profesionales sanitarios españoles están suficientemente preparados como para no necesitar que les aclaren de qué principio activo se trata.

La respuesta de la Audiencia de Madrid y posteriormente del Juzgado en su sentencia definitiva se hace eco de lo anterior y concluye que, en efecto, existía infracción marcaria en el caso de la rivastigmina: se hizo un uso reiterativo, insistente y enfático de la marca del innovador, a la que se le destaca con doble tamaño y color diferente, y por todo ello innecesario, es decir, no conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

La decisión del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, sin embargo, no quiere ir más allá y siguió la pauta del tribunal superior, que sí que vio clara la existencia de una marca vulnerada más allá de los límites legales al derecho marcario, pero en realidad se convenció, por alguna razón, de que el laboratorio innovador quiere con este tipo de demandas extender el monopolio que ya ha perdido por mor de la extinción de la patente. Por esta razón se negó a reconocer indemnización alguna al laboratorio perjudicado y negó toda posibilidad de competencia desleal.

Los reproches de manipular el derecho de marcas o instrumentalizar estas demandas para extender una exclusiva ya extinta son argumentos propios de los laboratorios de genéricos, quejosos ante la defensa que hace el innovador de un activo sustancial como su marca, pero deben descartarse por improcedentes: el titular marcario, precisamente porque la patente se ha extinguido, debe proteger más que nunca un activo intangible tan poderoso como su marca, cuyo goodwill y buena reputación ha ganado durante años de esfuerzo.

No parece coherente estimar la demanda, condenar al laboratorio demandado por una violación de una marca ajena que se da por cierta y acreditada, y al tiempo decir que se ha instrumentalizado o desnaturalizado el proceso. Más bien al contrario, la condena proviene de que el laboratorio demandado ha instrumentalizado las marcas de los demás competidores en beneficio propio.

2. El caso del montelukast y la mometasona Ha sido el caso del principio activo montelukast, sin embargo, el

más claro y coherente al respecto. La decisión proviene del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, de Marca Comunitaria, y tiene fecha de 15 de junio de 2016.

El caso era el que hemos empleado en este estudio como modelo, es decir, exactamente el mismo ya examinado por el Jurado de Autocontrol en sus resoluciones de fecha 8 de mayo de 2014, dictada ésta por su Sección 6ª, y de 25 de junio de 2014, dictada por el Pleno:

Vol. 108 TMR 835 la promoción efectuada por un laboratorio de medicamentos genéricos de su EFG de montelukast, aunque en fase judicial el innovador acumuló la misma acción por una conducta similar de la parte demandada en relación a un producto de mometasona.

a. Infracción del derecho de marca El Juzgado de Marca Comunitaria comienza admitiendo que, en

efecto, la marca no es un derecho absoluto y admite limitaciones, pero para concluir si esos límites son de aplicación o no según la jurisprudencia comunitaria parte del concepto del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que en publicidad de medicamentos con receta, vedada para el gran público, solo puede ser el personal sanitario. Y siendo así, el magistrado afirma lo siguiente para justificar la existencia de una clara infracción marcaria:

• El uso de la marca ajena por el laboratorio del genérico no puede considerarse meramente informativo y amparado en el límite de los artículos 12 del RMUE y 37 de la LM, porque la necesidad de designar el medicamento de referencia por su denominación comercial o marca no puede deducirse sin más de la normativa de autorización de la comercialización de medicamentos contenida en el RD 1345/2007 de 11 de octubre, ya que esta normativa hace referencia a medicamentos de referencia, no a las marcas de los medicamentos de referencia.

• Debe distinguirse entre lo que es un producto, en este caso un medicamento para el tratamiento del asma y la rinitis, de lo que es la marca, que son signos distintivos que cumplen funciones distintas. De ahí que lo regulado en el procedimiento administrativo de concesión de autorización de comercialización de medicamentos genéricos e híbridos no pueda ser invocado para afirmar la corrección de la designación publicitaria de la marca ajena para indicar el medicamento de referencia. Ambos planos juegan totalmente desconectados: la fase pre-comercial de concesión administrativa, en el que no es posible hablar de un uso de marca a título de marca, de la fase de comercialización de los productos identificados con la marca, en el que es posible hablar de un uso publicitario de la marca.

• Dentro del sistema de precios de referencias establecido para la dispensación de medicamentos, en lo que se refiere a la agrupación homogénea de medicamentos, la D. Ad. 14ª de la Ley de Garantías hace referencia a que se identifican por medio de un Nomenclátor de productos farmacéuticos que únicamente proporciona el Ministerio a través de su base de datos, lo que descarta que sea precisa su designación con

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referencia a la marca identificativa, ya que el propio sistema sanitario tiene su propio sistema de identificación o designación de los productos farmacéuticos.

• La marca de referencia es precisa para poner en marcha el procedimiento de bio-equivalencia, pero una vez autorizado el medicamento, éste tiene vida propia y es autónomo; los medicamentos genéricos bio-equivalentes se identifican por el principio activo y las siglas EFG, y no por referencia a los medicamentos de referencia; la publicidad en la que se indica que las marcas de referencia no añaden nada nuevo a lo que deben conocer los profesionales sanitarios.

• La característica fundamental para identificar un medicamento no es la marca, sino su principio activo, por lo que lo verdaderamente descriptivo sería el signo que hiciera referencia al principio activo y no a la marca.

• No es cierto que la indicación de la marca del medicamento de referencia en la publicidad ofrezca más información que el principio activo, ya que la marca no recoge la composición, la forma farmacéutica o la vía de administración y dosificación. La marca del medicamento de referencia únicamente, como tal signo distintivo, puede condensar la reputación o prestigio de un producto o servicio, o indicar el origen empresarial de ese producto o servicio, o servir de instrumento para la fidelización de clientela, pero en ningún caso se ha reconocido a las marcas ninguna función condensadora de las características de un producto, y mucho menos de un medicamento. De hecho, si tuviera este efecto, el signo no sería distintivo, sino descriptivo, y no podría registrarse como marca.

• El uso marcariamente relevante de los signos infractores obedece a una finalidad puramente parasitaria, tratando de lograr la transferencia de las cualidades o atributos de los medicamentos de la parte demandante, medicamentos innovadores, a los medicamentos genéricos o híbridos de la demandada, asumiendo, sin incurrir en los costes de investigación y desarrollo del innovador, la imagen de calidad de los medicamentos de éste, asegurado por la autorización administrativa de bio-equivalencia, para de esta forma lograr una más rápida y fácil penetración en el mercado, o al menos, más sencilla y rápida que la que proporciona el mercado de los medicamentos equivalentes.30

30 Ya he argumentado en esta sentencia que la indicación de los medicamentos de

referencia es innecesaria, ya que el público objetivo de la publicidad identifica el medicamento innovador con la mención del principio activo, así como redundante, ya que no aporta ninguna información relevante sobre la composición, la forma farmacéutica o la vía de administración del medicamento. De ahí que la expresión

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La claridad del mensaje judicial es evidente. En coherencia con lo anterior, en este caso sí que se condenó al laboratorio demandado al pago de una indemnización al titular de la marca vulnerada.

b. Actos de competencia desleal La sentencia que comentamos, sin embargo, no se detiene aquí.

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo sobre el principio de complementariedad relativa que rige las relaciones entre los ilícitos de marca y los de competencia desleal (vid. SSTS 11 de marzo de 2014 o 17 de octubre de 2012), el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante destaca la existencia de dos conductas de concurrencia ilícita en el mercado no subsumidas en la infracción marcaria y que, por tanto, merecen un reproche autónomo:

• La conducta del artículo 10 de la LCD, por remisión de los artículos 3 y 6 de la Ley General de Publicidad (en adelante, LGP) respecto de la publicidad desleal, por cuanto que la campaña promocional y los anuncios relativos al medicamento de mometasona contenían información objetivamente falsa, al manifestar que su medicamento es bio-equivalente y que es sustituible, induciendo al médico y al farmacéutico a pensar que se trata de un medicamento genérico y que procede sustituir las recetas del medicamento original por aquél.

• La publicidad relativa al genérico de montelukast trata de promocionarlo mediante la idéntica forma de presentación publicitaria del medicamento de referencia (la forma de las pastillas, sus colores.

(1) Falta de veracidad La primera de ellas proviene del hecho de que la mometasona en

un spray nasal, como es el caso, es un medicamento híbrido, en el que la imposibilidad de asegurar la misma dosis hace imposible asegurar la bio-equivalencia como cuando se trata de una pastilla o una cápsula. Por esa razón, el Juzgado acierta de nuevo al señalar que, en efecto, el mensaje de que es sustituible no puede considerarse veraz si los medicamentos híbridos, como se desprende de la normativa de autorizaciones sanitarias, no se pueden sustituir. Una cosa es la sustitución desde el punto de vista de la incorporación a una agrupación homogénea, que es un punto de vista económico o

utilizada en la publicidad “genéricos con la calidad del original” únicamente puede interpretarse como denotativa de la intención parasitaria de la publicidad. Igualmente, el hecho de que la titularidad de la marca ajena aparezca en letra de tamaño ínfimo en la ficha técnica del medicamento, y no a tamaño medio en la pieza publicitaria, es claramente indicativa de la finalidad parasitaria, ya que, al ocultar el origen empresarial del medicamento, la parte demandada se aprovecha del esfuerzo de ésta para transferir a ella la imagen de marca con menor coste.

838 Vol. 108 TMR comercial, y otra distinta es la sustitución desde el punto de vista de la bio-equivalencia, que es un punto de vista farmacéutico. La intención era, otra vez, asociar de forma adhesiva este atributo al híbrido para promocionar su venta entre los destinatarios de la publicidad:

La publicidad es desleal porque hace uso de un mensaje falso con carácter adhesivo, es decir, con la finalidad de transferir los atributos del medicamento de la parte demandante al medicamento de la parte demandada, de tal forma que el público objetivo del mensaje publicitario pueda establecer la asociación de la perfecta equivalencia entre ambos medicamentos, y que por igualdad de efectos sanitarios, prescriban el medicamento genérico, produciendo de esta forma una disminución de costes de inserción del medicamento en el mercado. Es decir, se trata, como ya dijera “el Jurado de Autocontrol” de una publicidad ilícita, que por tener una función adhesiva o parasitaria.

(2) La bio-apariencia La segunda conducta que el Juzgado considera igualmente

competencia desleal es lo que se ha dado en llamar “bio-apariencia.” Sobre esta cuestión he tenido la oportunidad de pronunciarme en el pasado,31 comenzando por discutir la procedencia del mismo término. La mal llamada bio-apariencia (mejor iso-apariencia) es la muestra de las tensiones entre intereses contrapuestos, que es en definitiva el sustrato de todo el Derecho. El lógico interés de las autoridades sanitarias, pacientes y asociaciones médicas en que no disminuya la adherencia a los tratamientos en pacientes poli-medicados, generalmente mayores y crónicos, por mor de la continua sustitución de las formas, tamaños y colores de las pastillas, se asienta en un problema real, digno de la atención de las autoridades sanitarias. Pero ninguna solución pública a ese problema puede pasar por desconocer derechos legalmente concedidos y previos, como son los que ostentan los laboratorios innovadores en relación a esos comprimidos, unas veces de índole de propiedad industrial, otras relativas a la competencia desleal. No obstante, no advertimos razones para que, protegidos estos derechos, la ponderación del interés público no pudiera traducirse, de modo subsidiario, en una imposición legal de una forma concreta para todos aquellos que accedan al mercado tras la extinción de la patente, sin que por ello su libertad de empresa se resintiera de modo relevante. Esto es algo que, obviamente, sólo tendría sentido desde una perspectiva de mercado global y en todo caso europeo, pues con frecuencia los 31 Blas A. González Navarro, Cuadernos de Derecho Farmacéutico Fundación CEFI, nº 49

abril-junio 2014, “A vueltas con la bio-apariencia y su licitud como argumento comercial,” págs. 6-13.

Vol. 108 TMR 839 genéricos lo son de medicamentos de referencia comunitaria, sustituyendo a medicamentos de marca con diversas formas nacionales.

En todo caso, y mientras no se avance en esa línea, debe insistirse en que la imitación de las pastillas—que los pacientes han insertado de tal forma en sus hábitos que les lleva, con la sustitución, a poder poner en riesgo la continuidad del tratamiento—, pretende en muchas ocasiones colocar a la prestación del equivalente genérico en mejor posición comercial que los demás, aprovechándose del esfuerzo y, sobre todo, la reputación ajena, lo que puede integrar un acto de imitación desleal prohibida según el artículo 11 de la LCD. E incluso asumiendo que tal imitación no fuera desleal, sí que lo es aprovechar ese argumento como arma publicitaria, pues supone una publicidad adhesiva igualmente antijurídica. Bien podrían los laboratorios interesados en la iso-apariencia, de entenderse a efectos dialécticos concurrencialmente lícita, emplearla sin más en sus prestaciones, sin publicitar que lo hacen. El interés público sería atendido y la lesión a intereses ajenos se vería sensiblemente paliada.

Pues bien, dentro de esa doble aproximación (imitación desleal y publicidad ilícita), el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante aborda la cuestión sólo desde la segunda perspectiva. Es decir, no se discute si imitar las pastillas del innovador demandante era o no una imitación confusoria que trataba de aprovecharse del esfuerzo y/o la reputación ajena, sino que se centra en el aspecto publicitario. La defensa trataba de oponer el argumento recurrente en estos casos, como es que mediante la reproducción de las pastillas no pretendía adherir los atributos del medicamento de referencia, sino ilustrar sobre la bio-apariencia de su fármaco, garantizando al farmacéutico que podrá sustituir el fármaco original por el genérico. Pero la respuesta judicial es también diáfana:

Este Juzgador dista mucho de compartir la apreciación de la parte demandada, ya que si lo que se pretende es transmitir la información de la bio-equivalencia y la sustituibilidad, debería acudir la entidad demandada a una forma y colores distintos del fármaco original, pero que contuviera los mismos gramos, la misma composición y la misma vía de administración que éste. Al elegir, de entre las distintas formas posibles, las mismas que las pastillas del medicamento SINGULAIR, y al escoger, de entre los distintos colores posibles, los mismos que el medicamento de referencia, está transmitiendo una información distinta, o al menos adicional, a la bio-equivalencia y a la sustituibilidad, y es que el medicamento genérico participa de los mismos atributos de éxito que el medicamento original, aprovechándose de esta imagen exitosa para lograr reducir los costes de búsqueda del

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consumidor y lograr su fidelización, o al menos considerar que están los medicamentos en cuestión en la misma agrupación homogénea y que procede la dispensación del medicamento genérico. Es decir, estamos ante una publicidad ilícita, como ya dijera el Jurado de Autocontrol, que por estar destinada a una función adhesiva o parasitaria, debe declararse desleal.

V. CONCLUSIONES A la vista de todo lo anterior, debe saludarse que en España,

tanto la justicia ordinaria como el propio Jurado de autorregulación publicitaria, de enorme influencia en materia publicitaria, hayan puesto algo de orden en el mercado de los medicamentos. Se confirma por fin que las reglas que rigen el proceso administrativo destinado a la autorización de la comercialización de un medicamento, de carácter público, no pueden ser las mismas que rigen el mercado, sujeto a normas estrictamente mercantiles: el que una marca sea empleada en el plano administrativo por las agencias ministeriales del medicamento para comprobar que un genérico cuenta con la debida bio-equivalencia con el medicamento de referencia, no significa en modo alguno que, al acceder al mercado libre, el titular de la marca deba soportar sin más que su signo sea empleado para el beneficio del competidor, que puede aprovecharse así de la reputación ganada durante años por el innovador.

Las declaraciones de ambas instancias, firmes y definitivas, sobre la existencia de una infracción marcaria en el uso que los laboratorios de medicamentos genéricos han venido haciendo hasta ahora de las marcas del innovador y sobre la existencia de una publicidad ilícita por adhesiva y no meramente comparativa, han supuesto un indudable éxito para la industria farmacéutica del país.

Para la industria del medicamento genérico se trata también de resoluciones muy útiles. Las indemnizaciones concedidas al innovador demandante tanto en AUTOCONTROL como en el Juzgado de lo Mercantil han sido, o simplemente inexistentes (caso de la promoción de la rivastigmina examinado en el Juzgado de Madrid), o moderadas (caso del montelukast). Es decir, no es un asunto estrictamente monetario. Era preciso establecer y fijar las reglas de juego, algo de lo que todos salen beneficiados. La mayoría de los laboratorios de medicamentos genéricos no acuden a campañas publicitarias tan agresivas como las aquí examinadas. Y para los que sí optan por este tipo de publicidad más aguerrida, el mensaje ha sido claro: ni AUTOCONTROL ni los tribunales han declarado con carácter general que no se pueda usar la marca del innovador al promocionar el genérico, sino que no es viable hacerlo para aprovecharse de ella y de su prestigio y reputación.

No obstante, creo que el uso de la marca del innovador para comercializar un medicamento genérico, una vez se ha declarado de

Vol. 108 TMR 841 forma tan contundente por el Jurado de publicidad y los tribunales de marca comunitaria que no es necesario para informar al profesional sanitario, no tiene mucho futuro. No es preciso informar con la marca, sino con el principio activo, que es lo que hace la mayoría de laboratorios de genéricos, con acierto; y si se hace uso de la marca, es preciso asegurar que la marca ajena no se emplea aprovechándose de su selling power y su goodwill. Por ello, su uso perderá todo su atractivo como técnica publicitaria.