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1 – INTRODUÇÃO

Quer seja em Portugal ou na China a função primordial de uma Marca é a mesma:

Referenciar e distinguir produtos e/ou serviços de uma entidade face a outras entidades concorrentes

O registo de Marca enquanto direito de Propriedade Industrial concede ao Titular a possibilidade de exercer perante terceiros todas as medidas legais disponíveis e adequadas que permitam impedir o seu uso sem o devido consentimento.

A Marca é um sinal distintivo do comércio e nessa medida uma marca “forte”, com elevada capacidade distintiva, será fundamental na conquista de novos mercados/clientes.

• Na nossa vida diária, desde o que vestimos, comemos, utilizamos até aos serviços que procuramos, estão identificados com uma MARCA.

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1.2 - Importância Económica

• Na ótica do consumidor

Centro de imputação das qualidades ou defeitos que atribuem a um produto ou serviço através do seguintes fatores:

- Experiência própria ou alheia;

- Publicidade;

- Reputação que goza a marca;

- Reconhecimento do titular.

• Na ótica do titular

Captação e fidelização de Clientela através dos seguintes meios:

- Promoção de vendas;

- Política de qualidade;

- Campanhas de publicidade;

- Inovação e acompanhamento das evoluções e tendências dos mercados.

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1.3 - Internacionalização

• Existe exportação e comercialização efetiva dos produtos, noutros Países, assinalados com a Marca

• Estão em curso contratos de franchising para implementação de conceitos de negócios ou de prestação de serviços noutros Países

• Existem perspetivas, nos próximos 3-5 anos a comercialização de produtos ou prestação de serviços, sob determinado sinal (marca)

ENTÃO É URGENTE INICIAR O PROCESSO DE PEDIDO DE REGISTO

• As Marcas são direitos territoriais e neste sentido, excluindo alguns Países em que a legislação de

Propriedade Industrial prevê e confere proteção mediante o uso provado das marcas, só a concessão do pedido de registo confere direitos e salvaguarda os Titulares.

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2 – INTERNACIONALIZAÇÃO – CHINA

2.1 – Alertas Prévios

• É importante salientar que na China vigora o sistema “first-to-file” no que concerne a registos de Marcas.

• Significa que a proteção legal pretendida pode ser posta em risco se já estiver registada uma marca idêntica ou semelhante.

• É pois essencial que, antes de entrarem no mercado Chinês, registem ou formalizem os pedidos de registo das marcas o que reduzirá o risco das mesmas virem a ser registadas por outros (normalmente importadores ou empresas locais concorrentes).

• O pedido de registo deverá ser feito o quanto antes considerando que o processo até à obtenção de uma decisão definitiva poderá demorar 18 meses.

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2.2 – Legislação

• “Trademark Law” - de 1 de Março de 1983, revista em 1 de Maio de 2014

• “Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)” - desde 3 de Junho de 1980

• “Paris Convention for the Protection of Industrial Property” –19 de Março de 1985

• “Madrid Agreement “ - Registo Internacional de Marcas – 4 de Outubro de 1989

• “Nice Agreement” – Classificação Internacional de Produtos e Serviços – 9 de Agosto de 1994

• “Protocol related to the Madrid Agreement” - Registo Internacional de Marcas – 1 de Dezembro de 1995

• “World Trade Organization – WTO’S TRIPS Agreement” - 11 de Dezembro de 2001

A CHINA como membro da Convenção de Paris e da WTO permite, aos Requerentes de marcas usufruírem da prioridade de 6 meses de pedido idêntico noutro País, que faça parte da mesma Convenção, no caso Portugal ou outros Países Europeu, contando para o efeito a data do pedido inicial.

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2.3 – Que tipo de Marcas podem ser registadas

O sinal (marca) pode ser composto por:

• Palavras

• Figuras

• Letras; números; imagens tridimensionais (formas); combinações de cores; ou

• Quaisquer combinações dos elementos acima referidos.

Não podem constar do sinal da marca ou serem os únicos elementos do sinal:

• Referências ou imagens de Bandeiras de Países; símbolos nacionais e internacionais; imagem da “Cruz Vermelha” ou de outras organizações internacionais; imagens ou conteúdos discriminatórios, ofensivos, de carácter pejorativo ou enganador.

• Determinados símbolos ou imagens podem fazer parte de composições de marcas desde que devidamente autorizados pelas entidades competentes.

Os sinais/composições devem ser:

• Distintivos - adequados a assinalar e distinguir os produtos e/ou serviços de uma entidade individual ou colectiva dos de outras.

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2.4 – Registabilidade

• Antes do pedido de registo de uma marca deverão ser efectuadas pesquisas prévias de viabilidade para aferir se a marca está disponível.

• Recomenda-se a realização das pesquisas por escritórios de Agentes Oficiais Chineses especializados em Propriedade Industrial.

2.5 – Vias de Registo

• Via DIRECTA junto do Instituto local - CTMO

• Via REGISTO INTERNACIONAL no Instituto Internacional

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3 – COMO PROCEDER AO PEDIDO DE REGISTO

3.1 - VIA DIRECTA

• Sem qualquer pedido/registo de marca noutro País

• Com base em pedido de registo de marca portuguesa, pedido de marca comunitária ou pedido de marca de País Membro da Convenção de Paris (actualmente 95 Países), dentro dos 6 meses posteriores à data do pedido reivindicando prioridade

Para

De

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3.2 - VIA REGISTO INTERNACIONAL

• Com base noutro pedido/registo de marca Internacional – mediante Extensão Territorial / Designação Subsequente

• Com base num pedido de registo ou registo de marca portuguesa – o pedido de registo de marca internacional designando a CHINA é apresentado junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em Portugal

• Com base num pedido de registo ou registo de marca comunitária – o pedido de registo de marca internacional designando a CHINA é apresentado no Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM em Alicante

Atenção: durante o período de 5 anos, a contar da data do pedido, a marca internacional está dependente do pedido/registo base. Se durante este período a marca base que sustenta o registo internacional for alvo de anulação/nulidade ou caducidade o registo internacional será também afectado e acabará por ser cancelado!!

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4 – PEDIDO DE REGISTO

4.1 Directo / via Internacional

PROCESSO DIRECTO PROCESSO INTERNACIONAL

REQUERENTE - para entidades

estrangeiras, sem domicílio

ou sede na China, o pedido

tem de ser apresentado por

um Agente local de marcas.

- necessária procuração

assinada / carimbada

- o pedido é formalizado no

Instituto da Marca base, pelo

próprio ou pelo seu Agente de

Marcas

LÍNGUA DO PEDIDO Chinês Inglês / Françês / Espanhol

ABRANGÊNCIA Multi-Classes (*) Multi-Classes

CLASSIFICAÇÃO -Internacional de Nice – 45

classes

- Classificação chinesa incluindo

sub-classes (*)

Internacional de Nice – 45

classes

CERTIFICADO DE REGISTO Emitido pelo CTMO na língua

chinesa.

É importante para comprovar a

existência do registo em

medidas contra terceiros.

-Emitido pela WIPO

- pode ser requerido ao CTMO

na língua chinesa, se necessário,

demora cerca de 3 meses a

emissão.

VALORES / TAXAS - excluindo

honorários profissionais *

. pedido de registo por classe

até 10 produtos/serviços - USD

180

. cada produto/serviço adicional

– USD 15

. pedido de registo (base

portuguesa até 3 classes) – CHF

753 + EUR 10,41

. pedido de registo (base

comunitária até 3 classes) – CHF

1152 + EUR 300,00

PRAZOS DE EXAME 12 - 18 meses 12 – 18 meses

VALIDADE 10 anos a contar do registo 10 anos a contar do pedido de

registo

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4.1 Classificação e Sub – Classes

• O direito exclusivo de usar uma marca registada está limitado aos produtos e serviços protegidos pelo registo.

• Por conveniência os produtos e serviços estão classificados em 45 classes de acordo com as suas aplicabilidades e características.

• A CHINA é o único País que divide as 45 classes em sub-classes. Produtos incluídos na mesma sub-classe são considerados como idênticos ou semelhantes.

• É importante, aquando do pedido de registo, abranger produtos e serviços relacionados ou afins que possam estar inseridos na mesma sub-classe para evitar que terceiros possam tentar registar marcas semelhantes para produtos e ou serviços paralelos.

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4.2 - Registo de Marcas em Chinês

• Porque o registo de uma marca em caracteres latinos não protege automaticamente a sua tradução ou significado em chinês é altamente aconselhável registar a sua versão chinesa.

• Além disso, não existe nenhum nome ou caractere chinês para marcas pedidas por requerentes “estrangeiros” e por esse motivo é muito provável que os consumidores chineses adoptarão um nome específico, quer por meio de tradução ou por meio de transliteração e não será necessariamente com o significado ou conotação certa.

• Considerando que ¼ dos consumidores mundiais são chineses os Requerentes de marcas devem ponderar de acordo com os objetivos e estratégias projetados para as suas marcas a hipótese de proceder também ao registo do sinal na versão chinesa.

• Esta decisão deverá ser tomada com o auxílio de profissionais e especialistas em Propriedade Industrial

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4.3 – Três maneiras de escolha de nomes de marcas em caracteres chineses

(Exemplos)

• Tradução Literal

- aplicável quando a marca tem um significado distinto

TRADUÇÃO

LITERAL

SIGNIFICADO

CHINÊS

MARCA

(APPLE)

'Ping Guo'

(苹果)

'maçã'

MARCA

Palmolive

'Zong Lan'

(棕榄)

tradução

exata de

'palm' e

‘olive'

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• Tradução Fonética

- com base no alfabeto fonético oficial chinês Pinyin o qual usa caracteres latinos que podem ser usados para a transliteração

TRADUÇÃO

FONÉTICA

CARACTERES

CHINESES

MARCA McDonalds 'Mai Dang Lao' (麦当劳)

MARCA SIEMENS 'Xi Men Zi' (西门子)

MARCA KFC 'Ken De Ji' (肯德鸡)

MARCA Audi 'Ao Di' (奥迪)

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• Combinação de tradução literal e fonética

- Esta será a melhor forma de proteger uma marca na China, cujo sinal possui não só em termos fonéticos (som) semelhanças com a marca “original” mas também que seja indicativo da sua distintividade possuindo ao mesmo tempo um significado positivo na cultura chinesa.

Por Exemplo:

- Depois de terem sido consideradas centenas de combinações das quatro sílabas que compõem uma

conhecida marca de bebidas finalmente foi registada como “Ke kou ke le” - (可口可乐).

- Se for apresentada a sua imagem rapidamente é possível identificar

“DELICIOUS HAPPINESS “ – site oficial da Coca-Cola

“FELICIDADE DELICIOSA”

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4.4 A reter

• Escolher um nome equivalente à marca em chinês é particularmente importante, porque não só o significado deverá ser preservado, como também o “som” de forma a que não afectem a reputação da marca.

Exemplos de duas marcas conhecidas:

Não criaram uma marca chinesa ao entrar no mercado chinês. O público em geral criou os seus próprios nomes para as duas marcas, com base nos figurativos /logotipos.

A farinha de Aveia Quaker ganhou o apelido de 'Lao Ren Pai' (老人牌) que literalmente se traduz como ‘marca do homem velho‘

Ralph Lauren descobriu que sua marca era conhecida como 'San Jiao Ma‘ (三脚马) na China, que se traduz como 'cavalo de três patas'.

A língua chinesa tem características únicas e, portanto, a marca equivalente em chinês deve ser cuidadosamente desenvolvida com a ajuda e orientação de especialistas, tradutores e nativos.

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5 – Marcas “Well-Known”

- Determinadas marcas conhecidas e reconhecidas podem usufruir deste estatuto para serem registadas na China decorrente de casos de violação ou de oposição contra terceiros.

- No entanto, não há nenhum registo oficial e o reconhecimento e aferição do estatuto de Well-Known a uma marca o mesmo é analisado caso a caso, pelas autoridades administrativas ou judiciais.

- Este estatuto é aplicado/reconhecido quando:

existe risco efectivo de confusão entre os sinais que resulte em engano para os consumidores

Porém na prática é muito difícil de “ganhar” litígios com o recurso ao estatuto de marca “Well-Known” especialmente para as empresas europeias.

A marca “L'Oreal” e “Gillette” são “Well-Known” na China porém a marca “Louis Vuitton” não conseguiu que lhe fosse reconhecido este estatuto.

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6 – MÁ-FÉ

• Como na China é o registo que confere o direito de marca perante terceiros, muitas PME’s estrangeiras, como as empresas Portuguesas que exportam para a China, são confrontadas, no momento em que pretendem fazer o registo da marca, uma vez já implementada no território Chinês, com a sua marca registada em nome de uma empresa chinesa.

• Na maior parte dos casos, a empresa chinesa registe a marca com a intenção expressa de vendê-la ao seu legítimo titular, por valores elevados.

• Estes registos de marcas são feitos de Má-Fé e constituem, actualmente, um problema significativo para as empresas europeias, pois limitam e impedem a comercialização dos produtos ou a prestação dos serviços com a marca, restringindo a sua entrada no mercado Chinês, o qual durante anos foi sendo conquistado.

• É possível intentar acções judiciais contra os Requerentes/Titulares de marcas que tenham sido efectuados de Má-Fé porém estas acções são, normalmente, dispendiosas porque toda a documentação que evidencie eventual relação comercial ou contactos prévios com o Titular do registo tem de ser traduzida para Chinês. Em casos evidentes de Má-Fé uma decisão pode ser tomada em 6 meses.

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7 –APÓS O REGISTO

7.1 – USO DA MARCA

• Uma marca tem de ser efectivamente usada para os produtos e/ou serviços para os quais foi concedida;

• Na China o uso da marca tem de ser feito no período de 3 anos a contar da data do registo;

• O uso tem de ser feito nos produtos ou na prestação dos serviços, nas suas embalagens ou recipientes, em correspondência, na publicidade, exposições ou quaisquer outras actividades relacionadas com o negócio;

• O não uso pode levar a pedidos de cancelamento / caducidade das marcas, por terceiros, na maior parte dos casos com elevado sucesso.

7.2 – VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO

• Porque algumas marcas podem ser pedidas a registo em chinês é altamente recomendável que seja feita uma vigilância sobre os novos pedidos, bem como a avaliação e aconselhamento sobre a possibilidade de reclamação, por Agentes especialistas em Propriedade Industrial chineses.

• As empresas ou individuais que detetarem registos efetuados de Má-fé devem procurar de imediato o aconselhamento de um especialista na matéria para análise da situação e eventual instauração de processo Judicial.

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8 - Questões mais frequentes - FAQS:

A MARCA

Uma marca tem direitos mesmo sem estar registada?

- Segundo a lei da China, os direitos de marcas não registadas não são totalmente reconhecidos e protegidos.

- No entanto, qualquer marca que detenha o estatuto de “well known” na China e em países estrangeiros é protegida de ser copiada por outra que se destine a identificar os mesmos produtos ou serviço, sendo proibido o seu uso e registo.

- Porém, as marcas “muito conhecidas” quando registadas, na China, dispõem de maior proteção.

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A MARCA

Que tipo de procedimentos legais ou administrativos são disponibilizados para defender os

direitos do titular de uma marca contra uma alegada violação do seu registo?

- Na China, existe um sistema duplo de defesa composto pelos sistemas administrativo e judicial.

- A nível administrativo: Inicia-se uma investigação, conduzida pela Administração Local da Indústria e Comércio, encarregue do registo e monitorização dos negócios e mercados locais.

- A nível judicial: Qualquer caso de violação de marca pode e deve ser levado a tribunal, sendo o que geralmente acontece.

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A MARCA

Marcas estrangeiras beneficiam de proteção, mesmo que não estejam a ser usadas na China?

- A proteção das marcas estrangeiras está especificada no artigo 13 da Lei Chinesa das Marcas.

- A proteção destas marcas não é fácil de obter e é limitada, visto que a marca tem que ser reconhecida como famosa ou “well known” na China.

- O reconhecimento é obtido segundo o artigo 14.

- A prova pode incluir a data em que a marca estrangeira foi introduzida na China; por que via; a abrangência geográfica dos seus produtos, etc.

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- Questões mais frequentes - FAQS:

REGISTO:

Durante quanto tempo o registo mantém-se eficaz/efetivo e quais os requisitos para o manter?

- A duração do registo é de 10 anos após a sua concessão, podendo ser renovado, enquanto o Titular mantiver o interesse no registo.

É o uso da marca condição necessária para a sua vigência ? Se sim, qual a prova de uso necessária?

- Segundo a lei, o uso da marca ou apresentação de prova de uso não são requeridos para a marca continuar registada.

- No entanto, qualquer marca registada pode ser submetida a cancelamento por “não uso” se não for utilizada por 3 anos consecutivos, após o registo e em qualquer altura dentro da validade do mesmo.

- Prova de uso: A prova e uso deve ser apresentada como resposta a um pedido de cancelamento por “não uso”, sob a forma de documentação que comprove o uso da marca na China durante o tempo que o examinador considere suficiente, pelo titular ou por licenciado, com licença de exploração devidamente averbada no registo da marca.

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REGISTO:

Quais os benefícios de registar uma marca?

- O registo da marca confere proteção total ao titular da mesma.

- A marca que é registada passa a constituir um direito do Titular, concedendo-lhe:

- O Uso Exclusivo da mesma;

- Proteção contra eventuais importações ou exportações sem o o seu consentimento prévio;

- Possibilidade de agir contra a violação dos produtos / serviços identificados com a marca.

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INFRAÇÃO

Quem pode agir contra a alegada violação da marca e em que condições?

- Os titulares das marcas podem processar e procurar soluções, responsabilizando os alegados infratores, inclusive recorrer a uma providência cautelar e indemnização em determinados casos.

- O autor da ação (Titular dos direitos) pode ainda intentar uma queixa-crime contra o(s) infrator(es).

- Contudo, qualquer pessoa pode fazer uma queixa, na entidade local respetiva, desde que diga respeito a atos de violação de marcas registadas.

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NOMES DE DOMÍNIO NA CHINA (.CN)

1 – Condições de Registo

Apenas podem ser pedidos por uma entidade coletiva ou individual (ou subsidiária) com sede/morada na China

2 – Entidade Registadora e responsável pela resolução de conflitos: “China Internet Network Information Center (CNNIC)

3 – Em que situações se pode apresentar “queixa” contra o registo indevido de nome de domínio?

Quando o nome de domínio em disputa é idêntico ou muito semelhante ao nome ou à marca do interessado o qual tem direitos prioritários;

- O titular do nome de domínio não tem o direito ou interesse legítimo em relação ao nome de domínio ou à parte relevante do nome de domínio;

- O titular nome de domínio procedeu ao registo do nome com evidente Má-Fé

- Quando é evidente que o propósito do registo é a sua venda ou transmissão para empresa ou individual que apresenta a queixa e que é o proprietário do nome ou marca;

- O titular do nome de domínio registou ou adquiriu o nome de domínio com o propósito de prejudicar a reputação do queixoso, prejudicar o seu negócio ou criar confusão com direitos de marcas existente, de modo a induzir o público em erro.

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+351 21 3907373

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Patentes

João Jorge

AICEP ROADSHOW Portugal Global 2015.09.22


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Patente

“Contrato” entre o Estado e o titular, em que o Estado cede ao titular o direito de impedir a terceiros :

• o fabrico, a oferta, a armazenagem, introdução no comércio ou a utilização do objeto da patente ou, no caso de um processo, de um objeto obtido por esse processo.

• importação ou posse para alguns dos fins anteriores.

Duração: 20 anos (contados a partir da data do pedido)

Em troca de:

Divulgação da invenção e da melhor forma de a realizar

(Taxas oficiais: todos os anos; CN – apenas após concessão!)

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Invenção:

tudo o que resolva um problema técnico (Patente: … de uma forma não óbvia!)

“Novos” dispositivos

“Novos” produtos

“Novas” composições

“Novos” métodos/processo de preparação

“Novas” utilizações de matéria conhecida

Novidade

Atividade inventiva (CN – criatividade)

Aplicação industrial (CN – utilização prática)

Caráter técnico

problema/solução melhor forma de realização da solução detalhe suficiente para ser posta em prática pelo especialista na técnica

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Vias de obtenção:

• País a País

• Acordos de cooperação internacionais

Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT)

Convenção da Patente Europeia (EPC)

País a País

• Pedidos apresentados no INPI de cada país, no prazo máximo de um ano a contar do primeiro pedido (normalmente no país de origem do(s) titulares)

• Processo de acordo com a lei de cada país

• Forma de apresentação

• Respostas a notificações (exames formais e de conteúdo)

• Concessões/Recusas

• Pagamentos de taxas

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Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT)

• Pedido único (148 países)

• Pesquisa única (um único conjunto de documentos para analisar)

• Exame único (opinião de exame igual para todos os países aderentes)

• Taxas únicas

• Adia respostas e taxas país a país até 30 meses

NÃO CONCEDE O DIREITO

• Necessidade de “transitar” o pedido para os países desejados, para se obter concessões.

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• Exame formal (margens erradas, tipo de letra errado, possíveis partes ilegíveis, forma dos desenhos, forma das reivindicações, estrutura da descrição, …)

• Publicação – geralmente aos 18 meses após a apresentação da prioridade

» Patentes só têm valor de lei após concessão mas podem reclamar-se danos desde a data da publicação (em alguns países, incluindo CN, só após a disponibilização de uma tradução)

• Exame Substantivo (requisitos de patentabilidade)

• Concessão – proteção até 20 anos desde o pedido

Processar infratores por danos

Comprar, vender ou licenciar

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Pedido Nacional (PT) - início

Pesquisa Preliminar – até aos 8 meses

Pedido PCT – até 1 ano (prazo de reivindicação da prioridade)

Publicação – 18 meses

Proteção provisória (apresentação de tradução das reivindicações, desenhos e título)

Relatório de Pesquisa – 19 meses

Relatório de Exame Preliminar (facultativo) – 24 – 28 meses

Entrada nas fases regionais/nacionais (EPC, US, CN, …) – 30 meses

Exame - ---

Notificações - ---

Concessão - ---

(EP - Validação – Apresentação da tradução do texto (3 meses após concessão))

Acordos PPH (prossecução acelerada): INPI – SIPO; PCT – SIPO

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Podem ser objeto de patente

• as invenções novas,

• implicando atividade inventiva (CN- criatividade),

• se forem de aplicação industrial (CN – utilização prática),

Podem obter-se patentes para quaisquer invenções,

• quer se trate de produtos ou de processos,

• em todos os domínios da tecnologia,

Podem igualmente ser objeto de patente

• os processos novos de obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos.

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Não podem ser objeto de patente:

• As descobertas, assim como as teorias científicas e os métodos matemáticos;

• Os materiais ou substâncias já existentes na natureza e as matérias nucleares;

• As criações estéticas;

• Os projetos, os princípios e os métodos do exercício de atividades intelectuais em matéria de jogo ou no domínio das atividades económicas, assim como os programas de computadores, como tais, sem qualquer contributo;

• As apresentações de informação;

• os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico do corpo humano ou animal

e os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal,

podendo contudo ser patenteados

os produtos, substâncias ou composições utilizados em qualquer desses métodos.

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Não podem ser objeto de patente: (cont.)

As invenções cuja exploração comercial seja contrária

à lei,

à ordem pública,

à saúde pública e aos bons costumes,

nomeadamente:

a) Os processos de clonagem de seres humanos;

b) Os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano;

c) As utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais;

d) Os processos de modificação de identidade genética dos animais que lhes possam causar sofrimento sem utilidade médica substancial para o homem ou para o animal, bem como os animais obtidos por esses processos.

• O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e do seu desenvolvimento, bem como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a sequência ou a sequência parcial de um gene;

• As variedades vegetais ou as raças animais, assim como os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou animais.

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Textos de patentes

“O âmbito da proteção é determinado pelo conteúdo das reivindicações, servindo a descrição e os desenhos para as interpretar.”

Reivindicações - é o texto que tem valor legal e que define o âmbito

da proteção

Descrição - texto que fundamenta as reivindicações e que serve

como “dicionário” para as reivindicações

Desenhos - ilustram formas de realização preferidas

Resumo - não tem enquadramento legal; serve para

pesquisas e classificação

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Requisitos de Patentabilidade

Novidade – quando não está compreendida no estado da técnica (tudo o

que antes da data de pedido da patente foi tornado acessível ao público,

dentro ou fora do País, e outros pedidos de patentes com data anterior

ainda que não publicados);

Actividade inventiva – se não resultar evidente do estado da técnica, a

um perito na especialidade

Aplicação industrial – se puder ser fabricado ou utilizado em qualquer

género de indústria ou na agricultura

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SIPO (2014)

Pedidos de patente: 2360000

Concessões: 1302000 (EP – 64000)

Infração / violação de patente

• (Ignorância não é defesa)

• Custos elevados

• Fim de produção

• Apreensão de documentos, máquinas, stocks,…

• Danos

• Pagamento de licenças

• Custos legais elevados

• Deslocação de recursos humanos e técnicos (do futuro para o passado)

• Danos morais (desmotivação e imagem comercial afectada)

• Perda de anos de trabalho

Como evitar:

Bom trabalho de pesquisa, estudo e opinião

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Pesquisas

Validade - estado da técnica (formalidades, novidade e actividade inventiva)

Infração - estado da técnica (direitos em vigor para análise de infração)

Freedom to operate - infração seguida de análise de validade

Antes, durante e após: I&D, M&A, financiamento e investimento, comercialização.

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6 questões mais comuns sobre patentes

Como - através de um AOPI – “patent attorney” (CN - obrigatório para não residentes);

Onde - dependente do mercado, localização de centros de produção dos competidores, localização de centros de produção próprios, nacionalidade dos requerentes; começar por um pedido nacional e subsquente internacionalização

Quando - o mais cedo possível; possibilidade de licenciamento, departamento de marketing pronto para divulgar

Porquê - para parar alguém de utilizar, oferecer, vender a nossa invenção, razões financeiras

Quem - por quem tem direito à patente

Quanto - depende da própria patente e dos países selecionados

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Conselhos práticos

•Sistema “first to file”: apresentar o mais cedo possível

•Textos em chinês: traduções cuidadas

•Invenções “feitas” na China tem de ser apresentadas na China; ou obter “clearence

statement - confidentiality examination”

•Disponibilizar tradução após publicação de pedidos internacionais (proteção

provisória – pode assegurar o direito de pedir compensação)

Em caso de infração:

•Patent attorney/lawyer – análise da infração e análise de validade

•Ação civil (preferida) ou ação administrativa junto da Autoridade Administrativa para

Assuntos de Patentes (não aconselhável se o caso for de análise complexa)

•Escolha do tribunal adequado (Beijing e Shanghai têm experiência) – sede do

infrator ou local de infração (efeito sobre a economia local pode estar presente no

subconsciente dos juízes)

•Providências cautelares com depósito de garantia

•Preparar bem o caso desde o início (recurso de decisões de invalidade: 65 em 537

– 2013)

•Quem acusa prova, exceto para patentes de processo para produtos novos

(inversão do ónus)

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•Invalidade não é defesa para uma acusação de infração (não há pedidos

reconvencionais de declaração de invalidade)

•SIPO Patent Re-Examination Board – para ações de invalidade ou recusa de

concessão (da decisão do PREB há recurso para o Beijing 1st Intermediate

People’s Court – recurso para Beijing High Court)

•Grace period - 6 meses após tornar pública a invenção: numa feira ou exposição

patrocinada ou reconhecida pelo Governo Chinês; num meeting académico ou

tecnológico reconhecida pelo Governo Chinês; por terceiros sem o

consentimento do requerente

•Licenças voluntárias: aplicam-se restrições a termos que possam resultar em

monopólio de tecnologias e impedimento do desenvolvimento tecnológico

•Licenças obrigatórias – se não explorado (3 anos da concessão e 4 anos do

pedido), a pedido do interessado ou por interesse público (p. ex. emergência

nacional, saúde pública)

Dados sobre decisões

Decisão de Infração: 68% (73.8% Beijing 1st Intermediate People’s Court; 2012-84

casos)

Invalidade (SIPO): 57% (2012 – 1036 casos)

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ACPI - Secretário Geral;

Comissão de Patentes

ECTA - Design Committee;

OHIM Link Committee

FICPI - Executive Committee

CET Group 2 – Designs

CET Group 5 – Life Sciences and Software Inventions

INTA - Trademark Office Practices Committee;

European National Trademark Office Relations Subcommittee

AIPPI

UNION

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Art. 25 (CPI – CN)

Patent rights shall not be granted for any of the following:

(1) scientific discoveries;

(2) rules and methods for intellectual activities;

(3) methods for the diagnosis or treatment of diseases;

(4) animal or plant varieties;

(5) substances obtained by means of nuclear transformation; and

(6) designs that are mainly used for marking the pattern, color or the

combination of the two of prints.

The patent right may, in accordance with the provisions of this Law, be granted

for the production methods of the products specified in Subparagraph (4) of the

preceding paragraph.

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Article 60 If a dispute arises as a result of exploitation of a patent without permission of the patentee, that is, the

patent right of the patentee is infringed, the dispute shall be settled through consultation between the parties. If

the parties are not willing to consult or if consultation fails, the patentee or interested party may take legal action

before a people's court, and may also request the administration department for patent-related work to handle

the dispute. If, when handling the dispute, the said department believes the infringement is established, it may

order the infringer to cease the infringement immediately; if the infringer is dissatisfied with the order, he may,

within 15 days from the date of receipt of the notification of the order, take legal action before a people's court in

accordance with the Administrative Procedure Law of the People's Republic of China. If the infringer neither

takes legal action at the expiration of the time limit nor ceases the infringement, the said department may file an

application with the people's court for compulsory enforcement. The administration department for patent-

related work that handles the call shall, upon request of the parties, carry out mediation concerning the amount

of compensation for the patent right infringement. If mediation fails, the parties may take legal action before the

people's court in accordance with the Civil Procedure Law of the People's Republic of China.

Article 61 If a dispute over patent infringement involves an invention patent for the method of manufacturing a

new product, the unit or individual manufacturing the same product shall provide evidence to show that the

manufacturing method of their own product is different from the patented method.

If a dispute over patent infringement involves a utility model patent or a design patent, the people's court or the

administration department for patent-related work may require the patentee or the interested parties to present a

patent right assessment report prepared by the patent administration department under the State Council

through searching, analyzing, and assessing the relevant utility model or design, which shall serve as evidence

for trying or handling the patent infringement dispute.

Article 62 In a patent infringement dispute, if the accused infringer has evidence to prove that the technology or

design exploited is an existing technology or design, the exploitation shall not constitute a patent right

infringement.

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Article 63 A person who counterfeits the patent of another person shall, in addition to bearing civil liabilities in

accordance with law, be ordered by the administration department for patent-related work to put it right, and the

department shall make the matter known to the public, confiscate his unlawful gains and, in addition, impose

on him a fine of not more than four times the unlawful gain; if there are no unlawful gains, a fine of not more

than RMB 200,000 may be imposed on him; and if a crime is constituted, criminal responsibility shall be

pursued in accordance with law.

Article 64 When the administration department for patent-related work investigates and handles the suspected

counterfeiting of a patent, it may, based on evidence obtained, inquire the parties concerned, and investigate

the circumstances related to the suspected illegal act; it may conduct on-the-spot inspection of the places

where the suspected illegal act is committed; consult and duplicate the relevant contracts, invoices, account

books and other related materials; and check the products related to the suspected illegal act and seal or

detain the products that are proved to be produced by the counterfeited patent.

When the administration department for patent-related work performs its duties as prescribed in the preceding

paragraph, the parties concerned shall provide assistance and cooperation, instead of refusing to do so or

creating obstacles.

Article 65 The amount of compensation for patent right infringement shall be determined according to the

patentee's actual losses caused by the infringement. If it is hard to determine the actual losses, the amount of

compensation may be determined according to the benefits acquired by the infringer through the infringement.

If it is hard to determine the losses of the patentee or the benefits acquired by the infringer, the amount of

compensation may be determined according to the reasonably multiplied amount of the royalties of that patent.

The amount of compensation shall include the reasonable expenses paid by the patentee for putting an end to

the infringement.

If the losses of the patentee, benefits of the infringer, or royalties of the patent are all hard to determine, the

people's court may, on the basis of the factors such as the type of patent right, nature of the infringement, and

seriousness of the case, determine the amount of compensation within the range from 10,000 yuan to

1,000,000 yuan.

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Article 66 If the patentee or interested party has evidence to prove that another person is committing or is about

to commit a patent infringement, which, unless being checked in time, may cause irreparable harm to his lawful

rights and interests, he may, before taking legal action, file an application to request that the people's court

order to have such act ceased.

When filing such an application, the applicant shall provide guarantee. In the event of failure to provide

guarantee, the application shall be rejected.

The people's court shall make a ruling within 48 hours from the time of its acceptance of the application. If an

extension is needed under special circumstances, a 48-hour extension may be allowed. If a ruling is made to

order to have the relevant act ceased, it shall be enforced immediately. The party that is dissatisfied with the

ruling may file once for review, and the enforcement shall not be suspended during the period of review.

If the applicant does not take legal action within 15 days from the date the people's court takes measures to

have the relevant act ceased, the people's court shall lift such measures.

If the application is wrong, the applicant shall compensate the losses suffered by respondent due to ceasing of

the relevant act.

Article 67 To check a patent infringement, when evidence might be lost or might be hard to acquire thereafter,

the patentee or interested party may, before taking legal action, file an application with the people's court for

evidence preservation.

If the people's court takes preservation measures, it may order the applicant to provide guarantee. If the

applicant fails to provide guarantee, the application shall be rejected.

The people's court shall make a ruling within 48 hours from the time of its acceptance of the application. If it

rules to take preservation measures, such a ruling shall be enforced immediately.

If the applicant does not take legal action within 15 days from the date the people's court takes preservation

measures, the people's court shall lift such measures.

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Article 70 Where any person, for the purpose of production and business

operation, uses, offers to sell or sells a patent-infringing product without knowing

that such product is produced and sold without permission of the patentee, he

shall not be liable for compensation provided that the legitimate source of the

product can be proved.

Article 68 The period of limitation for action against patent right infringement shall

be two years, commencing from the date when the patentee or interested party

knows or should have known of the infringement.

If an appropriate royalty is not paid for using an invention during the period from the

publication of the invention patent application to the grant of the patent right, the

period of limitation for taking legal action by the patentee for requesting payment of

royalties shall be two years, commencing from the date when the patentee knows

or should have known of the use of that patent by another person. However, the

period of limitation for action shall commence from the date when the patent right is

granted, if the patentee knows or should have known of the use before the patent

right is granted.

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Rule 18 The description of an application for a patent for invention or utility model shall state the title of

the invention or utility model, which shall be the same as it appears in the request. The description shall

include the following:

(1) technical field: specifying the technical field to which the technical solution for which protection is

sought pertains;

(2) background art: indicating the background art which can be regarded as useful for the

understanding, searching and examination of the invention or utility model, and when possible, citing the

documents reflecting such art;

(3) contents of the invention: disclosing the technical problem the invention or utility model aims to

settle and the technical solution adopted to resolve the problem; and stating, with reference to the prior

art, the advantageous effects of the invention or utility model;

(4) description of figures: briefly describing each figure in the drawings, if any;

(5) mode of carrying out the invention or utility model: describing in detail the optimally selected mode

contemplated by the applicant for carrying out the invention or utility model; where appropriate, this shall

be done in terms of examples, and with reference to the drawings, if any;

The manner and order referred to in the preceding paragraph shall be followed by the applicant for a

patent for invention or for utility model, and each of the parts shall be preceded by a heading, unless,

because of the nature of the invention or utility model, a different manner or order would result in a better

understanding and a more economical presentation.

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