marques de commerce, 2010 in review

Trio de décisions récentes en marques de

commerce: enseignements à tirer des affaires

Oasis, Lamontagne et iRewards

19 mai 2011

Xavier Beauchamp-Tremblay

Un agneau se désaltérait

Dans le courant d'une onde pure.Un loup survient à jeun, qui cherchait

aventure,Et que la faim en ces lieux attirait.

Le loup l'emporte et puis le mange,Sans autre forme de

procès.

“

Industries Lassonde inc. c. Oasis d'Olivia inc., 2010 QCCS 3901 (CanLII)

Lassonde:juice and fruit drinksvegetable juicesspring watersorbetsfrozen mixes for alcoholic and non-alcoholic drinks Olivia’s Oasis:

beauty products made from pure olive

oil, (notably body lotions, liquid and bar soaps, gel and beauty

aids)

OASIS

probabilité de confusion (par. 38)

diminution de la valeur de l’achanladage (par. 51)

54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.

acte de procédure manifestement mal

fondé, frivole ou dilatoire

“

54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs

compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que

celle-ci a engagés ou, si les circonstances le

justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs

“

≈100 000$

25 000$

• No unnecessary and extraneous proceedings• Interlocutory proceedings and examinations were

kept to a minimumPar 58

Obligation:

• to be vigilant• to protect their rights to their trade-mark• to assure that their rights are not pirated nor

diluted• to maintain the distinctiveness of the mark and

legal protection afforded by registration of that mark

Par 58

[59] On the other hand, was an injunction action even necessary? Plaintiffs had already contested Defendant's application to register its trademark before the Registrar of Trade-Marks by an oppositiondated July 4, 2006.

[59] On the other hand, was an injunction action even necessary?

“shotgun approach”

[63] It is also obvious from the record and evidence that Plaintiffs unnecessarily pursued a claim they knew or should have known would not succeed.

Quand poursuivre alors?

+ de 20%de chances?

+ de 40%de chances?

Enregistrement LMC388255 pour la marque OASIS en association avec:« Valve pour l'opération et l'ajustement de système d'irrigation souterraine »

Lassonde: “Les tribunaux ont d'ailleurs reconnula notoriété des Marques OASIS à plusieursreprises”

C’est à dire :

• 2 consentements à jugement

• 1 jugement par défaut

[65] Plaintiffs actually failed to disclose the one contested judgment which is the only judicial authority concerning its mark, a case Plaintiffs actually lost.”

[65] Plaintiffs actually failed to disclose the one contested judgment which is the only judicial authority concerning its mark,

• Intimidating conclusions• threat to [Olivia’s] existence• [Olivia] was a “fledging business”

“study and report to [Congress] the extent to which small businesses may be harmed by litigation tactics [by corporations] [the purpose of which is] attempting to enforce trademark rights beyond a reasonable interpretation of the scope of the rights granted to the trademark owner”

• Disproportion entre les parties impliquées• Usage de bonne foi de la part du tiers• Intention de mener plusieurs combats de front• Décisions défavorables rendues dans le passé

© MatthiasKabel - Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Considérer les honoraires de l’autrepartie dans un budget?

Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc., 2010 QCCS 3301

(CanLII)

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Protéger ses marques sur InternetXavier Beauchamp-Tremblay

}}

Alternative à LamontagneChocolat et autres produitsActivité de financement pour touswww.campagne-de-financement.ca

Campagne de financementwww.campagne-de-financement.caChocolat à vendre Activité de financement pour tous

[126] Lorsqu'une telle offre ne comporte rien de déloyal, l'internaute fait un choix qui résulte de sa volonté, et l'annonceur ne peut être fautif d'avoir créé l'occasion d'être rejoint, comme en l'espèce.

[127] Les principes généraux de concurrence qui prévalent au pays n'interdisent pas, selon le Tribunal, d'offrir à l'internaute qui recherche de l'information de se voir offrir l'occasion d'accéder à d'autres informations à propos d'une société concurrente à celle qu'il cherche.

22. (1) Nul ne peut employer une

marque de commerce déposée par

une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.

marque est associée aux marchandises lors du

transfert

marque est montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces

services

« emploi »

marchandises:

services:

(1) Chocolat, nommément bouchées de chocolat au lait pur avec centre au caramel onctueux ou avec centre à la menthe crémeuse, emballées séparément dans un papier de couleur or et offertes dans une boîte représentant un coffre au trésor.

LMC504419

No. demande 1521137

Campagne d'autofinancement

Chocolats

• Nouveau dépôt? Trouver le « service » caché derrière vos marchandises

• Revoir le portefeuille de marques pour étudier si de nouveaux dépôts ne seraient pas appropriés

Indigo Books & Music, Inc. c. Preferred One Inc., 2010 COMC 100

(CanLII)

15 oct. 2001: Demande de Preferred One (emploi projeté)

29 oct. 2001: Début de l’usage de la marque par Indigo

16 nov. 2001: Demande de Indigo

21 mai 2004: Déclaration d’opposition de Indigo

Caractère distinctif / confusion

• Risque qu’un emploi (étendu) postérieur au vôtre bloque votre enregistrement

• Recherches de disponibilité sont importantes, mais ne sont pas des boules de crystal

Merci!